PROCESO 070-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 21, 22, 52, 238, 240 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS. Proceso Interno Nº 13.302-05-FMC.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, dentro del proceso interno Nº 13.302-05-FMC;

El auto de 11 de junio de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS.

Demandada: sociedad ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. b) Hechos Del escrito de demanda se extraen los siguientes hechos: 1. La sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS patentó el “procedimiento para la preparación del SILDENAFIL”. Dicha patente de procedimiento se encuentra en el título No. PI 99-1598 otorgado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, concedido el 30 de agosto de 1999 y vigente hasta el 4 de junio de 2017.

Por lo que tiene el derecho a explotar en forma exclusiva la invención. 2. El producto obtenido directamente del procedimiento patentado, es un medicamento cuyo principio es el SILDENAFIL y que PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS comercializa bajo la marca VIAGRA. 3. La demandada ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A., se encuentra comercializando en el Ecuador el medicamento MAX, cuyo principio activo es SILDENAFIL. 4.

En virtud de la normativa de propiedad intelectual, la señora Juez Quinta de lo Civil de Pichincha, dictó en contra de ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A., varias medidas cautelares consistentes en la prohibición de importar materia prima que contenga el principio activo SILDENAFIL, la prohibición de comercialización en el Ecuador del medicamento MAX, así como el retiro de los circuitos comerciales del producto MAX y su depósito judicial.

Tales medidas se encuentran ejecutando actualmente. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS en su escrito de demanda manifiesta que: 1. La demandada ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. ha violado los derechos de PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS consagrados en el artículo 149 literales a), b), c), d) y f) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Asimismo se alegan daños y perjuicios con base en el artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual, así como el máximo de la multa prevista en el artículo 304 de la misma ley. 2. De acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual “únicamente PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS esta (sic) facultada para fabricar, ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado en el territorio ecuatoriano, es decir tiene derecho a la explotación exclusiva de la patente concedida a su favor” y que de acuerdo a la misma norma “los derechos conferidos por la patente de procedimiento ‘se extienden a los productos obtenidos directamente de dicho procedimiento (…)’” que en el caso concreto “es un medicamento humano cuyo principio activo es el SILDENAFIL y que mi representada comercializa bajo la marca VIAGRA lo cual hace asumir que cualquier otro medicamento de uso humano que contenga el indicado principio activo no está autorizado para la comercialización en el Ecuador”. 3.

“La exclusividad en la explotación de la patente y/o del producto obtenido directamente del procedimiento patentado, constituye un principio legal recogido en Tratados Internacionales de los cuales el Ecuador es parte y que al ser normativa supranacional, son parte de la legislación nacional vigente” entre estos tratados cita la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.

El hecho de que ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. se encuentre comercializando en el Ecuador el medicamento MAX cuyo principio activo es el SILDENAFIL es una conducta que “viola los derechos derivados de la Patente de Procedimiento, especialmente lo expresamente contemplado en los literales a), b), c), d) y f) del artículo 149 de la Ley de Propiedad Intelectual (…)”.

Motivo por el cual, como se señaló en la parte de los hechos, la Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha dictó en contra de la demandada varias medidas cautelares. 5. “El envío y consecuente introducción (importación) al Ecuador de SILDENAFIL base al granel para la manufactura (fabricación) de tabletas y/o tabletas listas para ser comercializadas que contenga SILDENAFIL, para su posterior almacenamiento y oferta en el mercado ecuatoriano constituyen infracciones a las prohibiciones establecidas (…)”.

Por lo tanto, “la infracción a los derechos concedidos por la patente de procedimiento comienza cuando la mercancía infractora se pone en situación comercial y jurídica de ser introducida al país (…)”. 6. La demandada deberá demostrar “que el procedimiento que ha usado para fabricar el SILDENAFIL base, es distinto al patentado (…)”.

7. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS desconoce donde se fabrica el medicamente MAX. Sin embargo, ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. ha declarado dentro de otros procesos judiciales que “el laboratorio que le provee de SILDENAFIL para la elaboración del ‘MAX’ es la compañía ARYL S.A. una compañía de origen argentino (…)”. Por lo que el Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha, “dictó asimismo en contra de ARYL S.A. una medida cautelar, en virtud de la cual se prohibió todo acto que tienda a poner a disposición del público el producto SILDENAFIL, hasta que demuestre que su procedimiento de fabricación del SILDENAFIL, no altera la patente concedida por el IEPI a PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda En el marco de la Audiencia de Conciliación, ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. a través de su representante Eduardo C. García Fabre, contesta a la demanda diciendo: 1.

Que niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y la violación del artículo 149 literales a), b), c), d) y f) de la Ley de Propiedad Intelectual. 2. De la relación cronológica se tiene que la pretensión contenida en la demanda, no tiene causa legal y deviene en improcedente por la forma y por el fondo, y configura “plus petición sobre los beneficios específicos ya taxativos que la actora posee como titular de una patente de procedimiento del producto SILDENAFIL (no de invención (…)) pues este principio activo, carece de novedad y nivel inventivo”.

Cita el Proceso 34-AI-2001. 3. Quedan únicamente amparados bajo la patente de procedimiento que invoca el actor, al tenor de lo que determina el artículo 148 de la Ley de Propiedad Intelectual, “aquél medicamento cuyo principio activo sea el SILDENAFIL, obtenido siguiendo sin modificación alguna el procedimiento de preparación –a manera de PFIZER- del mismo producto, y que no versa ni ampara al producto específico como producto y que no versa ni ampara al producto como tal, que es susceptible de preparación y obtención por otros procedimientos de la creatividad intelectual, como el que utiliza científica y legalmente, la compañía ARYL S.A. PRODUCTOS QUÍMICOS, fabricante de citrato de SILDENAFIL, usado por ACROMAX para elaborar su producto comercial MAX, y que (…) es diferente al procedimiento protegido por PFIZER para elaborar el mencionado citrato, como reconoce expresamente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en Resolución No. 00000986725 de 14 de octubre de 2005, esto es, cuatro meses después de la presentación de la demanda”. 4.

Solicitó al IEPI “la Tutela Administrativa de sus Derechos de Propiedad Intelectual (…) para que no se impida la producción y comercialización del medicamento cuyo nombre comercial es MAX”. Dicha Tutela fue negada. Por lo que se interpuso un Amparo Constitucional con el mismo fin y a través de este recurso la Tutela fue revocada. 5. La demanda contenciosa administrativa, está presentada el 24 de junio del 2005 y la citación a la empresa demandada se efectúa casi un año después de surtir sus efectos legales el otorgamiento del Amparo Constitucional que dispone que el procedimiento utilizado por la compañía ARYL S.A. PRUDUCTOS QUÍMICOS, fabricante de citrato de SILDENAFIL utilizado por ACROMAX en la elaboración de MAX es diferente al procedimiento de elaboración empleada por PFIZER.

Dicho acto constituye deliberada intención del accionante de desafiar y oponerse al contenido del amparo constitucional. 6. La Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, por pedido inconstitucional e ilegal del actor, contrariando los mandatos del amparo constitucional, al ordenar medidas cautelares en contra de ACROMAX, prohibiéndole la importación de materia prima que contiene el principio activo de SILDENAFIL, así como el retiro de los circuitos comerciales del producto MAX y su depósito judicial incurrió también en desconocimiento y violación de los aspectos mandatarios del amparo constitucional concedido un año antes. 7.

En lo formal, en tanto quien es titular de la patente de procedimiento hace una serie de consideraciones que resultan contradictorias a la excepción planteada. Entre dichas consideraciones se alega la existencia de una aceptación de tutela administrativa planteada en 2004 en el cual operó el silencio administrativo, sin embargo, no se repara el hecho de que en la tramitación de dicha tutela no existió prueba técnica que haya demostrado que el procedimiento empleado para la elaboración del producto MAX es distinto al utilizado por ACROMAX.

De ahí que no se puede pretender la violación del artículo 148 de la ley de Propiedad intelectual.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 16, 21, 22, 52, 238, 240 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Juez Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme a lo solicitado por el juez consultante, se interpretarán los artículos 21, 22, 52, 238, 240, 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretará el artículo 16 de la mencionada Decisión por no ser aplicable al caso concreto; Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

(…) Artículo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

(…) Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

(…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de co titularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

(…) Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales. Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

(…)”. 1. La no patentabilidad de los segundos usos La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión. Este criterio fue reconocido igualmente en el artículo 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión. (Proceso 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-AI- 2001, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002).

En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo.

Cabe destacar, de la redacción del artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica.

Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “(…) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”.

(Proceso 01-AI-2001; ya citado). Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada. 2. Los derechos que confiere la patente a su titular El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular.

Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente. De lo precedentemente expuesto e interpretando la norma, contrario sensu, podemos afirmar que el titular de la patente puede exclusivamente utilizar el procedimiento reivindicado, y consecuentemente fabricar un determinado producto, ofertarlo, venderlo o importarlo para alguno de estos fines.

Es preciso señalar que el derecho de patente, “ius prohibendi”, tiene su origen en un acto expreso, ejecutado por una autoridad estatal competente, sin embargo el derecho de explotar la invención patentada, como manifestación de la libertad de industria y comercio, es anterior a éste, puesto que un inventor que no solicita patente alguna o que prefiere mantener su invención en forma de tecnología confidencial, no tiene ningún obstáculo jurídico para llevar adelante la explotación de la invención, salvo las disposiciones legales de orden público vigentes en un determinado Estado, referidas a licencias o autorizaciones particulares relacionadas con el producto o procedimiento patentado, por ejemplo las disposiciones ambientales, sanitarias y de seguridad industrial, entre otras.

Cabe mencionar que los derechos conferidos por la patente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50 de la Decisión objeto de interpretación, tienen una duración máxima de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro. Finalmente y siguiendo el criterio de Guillermo Cabanellas podemos distinguir tres tipos de infracciones a los derechos emergentes de la patente: “las directas, que son aquellas cometidas por quien usa o vende la invención patentada, sin permiso de su titular.

Las indirectas que se configuran cuando una persona induce a otra a usar o vender ilícitamente la invención y las infracciones contributivas, son las que tienen lugar cuando una persona vende o suministra un elemento al infractor principal, siendo que tal elemento tiene como único o principal uso posible, su empleo en el contexto de la invención patentada”.

(Guillermo Cabanellas, Derecho de las patentes de Invención. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001 p. 475). 3. Derechos del titular de un derecho de patente, para entablar una acción por infracción a su derecho y para la reparación de daños y perjuicios Con relación a la facultad que tiene el titular de una patente para iniciar una acción que proteja sus derechos, el Tribunal expresó en la interpretación contenida en el expediente 14-IP-2007 de 21 de marzo de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1513 de 27 de junio del mismo año, lo siguiente: “El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. Con referencia a la disposición contenida en el artículo 239 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cabe destacar que es una norma complementaria del artículo 238, analizado precedentemente, puesto que como expresó este Tribunal “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Es necesario dejar claramente establecido lo siguiente: mencionamos en líneas precedentes que el “ius prohibendi” del titular de la patente tiene su origen en un acto expreso de autoridad nacional competente, consecuentemente se puede considerar que una explotación no autorizada del producto o procedimiento reivindicado, sucedido después de esta declaración administrativa, se constituye en una infracción a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de activar el mecanismo previsto en el artículo 238 de la decisión objeto de interpretación; sin embargo la norma comunitaria a objeto de proteger los legítimos intereses del inventor, ha establecido en su artículo 239, que si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención. En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular de la patente, estará limitado en su alcance por los términos de la reivindicación protegida y será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado.

Por otra parte, la disposición contenida en el artículo 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece con claridad que la carga de la prueba en un proceso sobre infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, le corresponde al demandado y se presume, salvo prueba en contrario que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado.

El Tribunal aclara que la acción que se pueda iniciar se refiere únicamente a daños y perjuicios y no así a posibles procedimientos penales. 4. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Al referirse a estos criterios el Tribunal ha señalado “El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor.

De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal (…). Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”.

(Proceso 11-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1354, de 8 de junio de 2006, marca: VELAS IMPERIALES). La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemmizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

En este marco, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de nuevas patentes, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos.

SEGUNDO. - El inventor de un producto o procedimiento goza del derecho de utilización y explotación de su invención, sin necesidad de formalidad alguna; sin embargo para obtener la exclusividad de este derecho y el consiguiente “ius prohibendi” frente a terceros, es necesario que una autoridad nacional competente conceda la patente de invención, a través de un acto expreso, a partir del cual el titular de la patente podrá ejercer la exclusividad y la facultad de oposición y exclusión. TERCERO.- El titular de una patente tiene la facultad de iniciar una acción legal, en virtud del principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial conferido por la patente, que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción nacional competente, contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho, que ejecute actos que la hagan inminente o que cause un daño o perjuicio al titular una vez solicitada la patente y antes de ser concedida.

CUARTO. - Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su patente. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la patente protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA