PROCESO 100-IP-2009 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; con fundamento en la consulta formulada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Actor: Juan Ramiro Castillo Salvatierra.
Marca: “RBK”. Expediente Interno: Nº 3917-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 05 días del mes de noviembre del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 144–2009–P–SCP-CS, de 20 de agosto de 2009, recibido en este Tribunal el 26 de agosto de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 3917-2008. 1.
Las Partes Demandante: Juan Ramiro Castillo Salvatierra. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú. Tercero interesado: RBK – Perú S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes: 1. Hechos: El 24 de octubre de 2000, Juan Ramiro Castillo Salvatierra solicitó ante el INDECOPI el registro del signo “RBK”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Posteriormente, nadie formuló observación alguna por lo que se otorgó el registro del signo solicitado. El 23 de abril de 2003, RBK-Perú S.A. solicitó la nulidad del Certificado Nº 69173, correspondiente a la marca de producto RBK registrada en la Clase 25 a favor de Juan Ramiro Castillo Salvatierra. Mediante Resolución Nº 12399-2005/OSD-INDECOPI, de 15 de septiembre de 2005, la OSD declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por RBK-Perú S.A. Juan Ramiro Castillo Salvatierra interpuso recurso de apelación y la Sala de Propiedad Intelectual decidió confirmar la Resolución N° 12399-2005/OSD- INDECOPI, que declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por RBK-Perú S.A. contra el registro de la marca de producto RBK, inscrita bajo Certificado N° 69173, a favor de Juan Ramiro Castillo Salvatierra.
Posteriormente, el demandante Juan Ramiro Castillo Salvatierra acude al proceso contencioso administrativo, declarando la Primera Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima infundada la demanda. Finalmente, el demandante apela dicha sentencia ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, última instancia ordinaria, la misma que cumplió con solicitar IP obligatoria ante este Tribunal. 3.
Fundamentos de la demanda: El demandante Juan Ramiro Castillo Salvatierra señaló lo siguiente: - Conforme se desprende de las facturas presentadas, la accionante no utiliza como nombre comercial la denominación RBK sino la denominación REEBOK y logotipo, toda vez que ésta tiene una mayor dimensión respecto a la denominación RBK-PERÚ S.A. - En la Av.
Paseo de la República N° 3832, oficina 201, no existía una tienda comercial o un establecimiento de venta de prendas y calzado, sino una oficina administrativa de representación de marcas internacionales, puesto que la accionante no se encontraba autorizada para la venta de prendas de vestir y calzado. Por ello, mal puede hablarse de un uso público y ostensible del nombre comercial RBK-PERÚ S.A. - El que la accionante haya inscrito la denominación social RBK-PERÚ S.A. el 27 de enero del 2000, no necesariamente genera la fecha de su primer uso.
En tal sentido, de acuerdo a su factura 002 la fecha de primer uso del nombre comercial en cuestión sería el 19 de septiembre de 2000. - Por lo tanto, al no haberse acreditado debidamente el uso del nombre comercial, el INDECOPI no debió de anular el Certificado Nº 69173, correspondiente a la marca de producto RBK registrada en la Clase 25 a favor de Juan Ramiro Castillo Salvatierra. 4.
Fundamentos del demandando: La OSD y, posteriormente, la Sala del Tribunal del INDECOPI, declararon fundada la acción de nulidad interpuesta por RBK-Perú S.A. por lo siguiente: - Respecto al uso del nombre comercial alegado por la accionante: Dado que el signo materia de la acción fue solicitado el 24 de octubre del 2000, el uso del nombre comercial alegado debe ser acreditado con anterioridad a dicha fecha.
De las pruebas presentadas, se ha acreditado que la accionante ha realizado determinadas transacciones durante el período comprendido. - En las facturas presentadas por la accionante se aprecia como nombre comercial la denominación RBK-PERÚ S.A., que coincide con la denominación social de la accionante, siendo pertinente señalar que el uso de la denominación REEBOK y logotipos, sería de manera informativa, para hacer referencia a la marca que identifica los productos comercializados, toda vez que la accionante ha declarado ser representante en el Perú de Reebok International (legítima titular de los signos REEBOK y logotipos).
Asimismo, el objeto social de RBK-PERÚ S.A. comprende la importación, compra y venta de ropa, zapatillas y artículos deportivos; así como la obtención de representación de marcas de reconocido prestigio internacional, entre otros servicios. - Los medios de prueba presentados acreditan que la accionante ha realizado actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir de la Clase 25, las cuales han sido comercializadas bajo el nombre comercial RBK-PERÚ S.A., cuyo primer uso ha sido acreditado desde el 19 de septiembre del 2000, esto es, con anterioridad a la solicitud del registro materia de la presente acción. - Respecto al riesgo de confusión entre los signos en cuestión: Ambos signos se refieren a prendas de vestir de la Clase 25.
Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, se advierte que éstos comparten su elemento de mayor relevancia, esto es la expresión RBK, dado que la denominación PERÚ - al constituir el nombre de un país - resulta ser irreivindicable y de libre uso por parte de todos los peruanos, en tanto que las siglas S.A. también son de libre uso por parte de cualquier empresa que haya adoptado la modalidad de sociedad anónima; razón por la que no contribuyen a la eficaz diferenciación de los signos. - Al haberse determinado que los signos confrontados son similares y están destinados a distinguir productos vinculados, se concluye que su concurrencia en el mercado induce a error al público consumidor y, por ende, su coexistencia afecta el interés de los consumidores. 5.
Fundamentos del tercero interesado: RBK-Perú S.A. solicitó la nulidad del Certificado Nº 69173, correspondiente a la marca de producto RBK registrada en la Clase 25 a favor de Juan Ramiro Castillo Salvatierra alegando lo siguiente: - Es una empresa constituida por Escritura Pública de fecha 27 de enero del 2000, inscrita en la partida Nº 1115394.
Desde el año 2000 viene usando como nombre comercial su denominación social RBK- Perú S.A. para distinguir actividades económicas propias de la comercialización de confecciones y zapatillas de la Clase 25. - El término RBK es el único término con capacidad distintiva en su nombre comercial. La marca RBK es confundible con su nombre comercial (RBK) y con su denominación social (RBK-PERÚ S.A.), por cuanto la marca está constituida por la porción distintiva de su nombre comercial y de su denominación social, siendo evidente que el público consumidor adquiere los productos identificados por dicha marca en la creencia que son fabricados directamente por su empresa o bajo su autorización, produciéndose así en el consumidor la confusión o asociación que la ley ordena evitar. - El registro de la marca RBK para productos de la Clase 25 produce en el consumidor y en los medios comerciales un riesgo de confusión respecto de la marca notoria REEBOK, así como también respecto de su denominación y nombre comercial RBK-Perú S.A., el cual goza de reconocido prestigio en el medio. 6.
Normas a ser interpretadas: La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 147 (oposición andina) y 168 (cancelación de marca) de la Decisión 486. Sin embargo, dichos artículos solicitados no resultan pertinentes para el presente caso, por lo que se interpretarán –de oficio- los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 (por la fecha de presentación de la solicitud de registro), así como, el artículo 172 (por la fecha de presentación de la solicitud de nulidad) y la DTP de la Decisión 486.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
(…) DEL NOMBRE COMERCIAL Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.
DECISIÓN 486 (…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)
1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, la solicitud de registro del signo “RBK” se presentó en plena vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.
(Proceso 114-IP 2003, marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).
( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.
(Proceso 39- IP-2003), ya citado. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “RBK”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que deberá aplicar el Juez Consultante.
Asimismo, este Tribunal interpretará de oficio el artículo 172 de la Decisión 486, al haberse presentado la solicitud de nulidad de registro en vigencia de la Decisión 486.
2. LA NULIDAD DE MARCA BAJO LA DECISIÓN 486. Tomando en cuenta que a la fecha de la solicitud de nulidad del registro de la marca “RBK” se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal estima necesario referirse al artículo 172 de la referida Decisión. El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, resulta aplicable al caso por ser la norma vigente al momento de resolverse la acción de nulidad, y como sostiene el Tribunal “las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión mencionada que exige examinar, al momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable”.
(Proceso 01-IP-2006, marca: OXIGENE nominativa, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1369, de 12 de julio de 2006). Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, que se relaciona con las causales de irregistrabilidad de los signos como marcas.
Dicha distinción tiene una finalidad procesal de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad relativa, que opera a los cinco años. Conforme a la interpretación ya citada: “La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que las causales por las que procede no se relacionan con derechos de terceros titulares de registros marcarios o solicitantes prioritarios.
Se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 134, primer párrafo y 135, y puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo”. (Proceso 1- IP-2006, ya citado). La nulidad relativa, por su parte, se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe.
Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, de 5 años, también puede ser ejercida por cualquier persona. En efecto, de acuerdo a la citada normativa es la autoridad nacional competente la encargada de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada.
Por tanto, en principio, el orden sustancial común aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud correspondiente, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el caso concreto, y en el orden procesal, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual, en su artículo 172, primer y segundo párrafos, prevé que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135;
(artículos 81 y 82 de la Decisión 344) y, decretará la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 (artículo 83 de la Decisión 344) o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Por lo tanto, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El orden procesal aplicable al trámite de la demanda de nulidad será el vigente para la fecha en la cual ésta se interpuso, en este caso, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. PRUEBA Y USO DEL NOMBRE COMERCIAL. En el presente caso, la solicitante de la nulidad del registro RBK – Perú S.A., presenta pruebas con las que se verifica el uso del nombre comercial.
La Decisión 344 protege al nombre comercial en los artículos 83 literal b) y 128. El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que: “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”.[1] Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.[2] Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.
( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.
(Proceso 45- IP-98). El Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores. La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, protege, como ya se indicó, al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.
Asimismo, el juez consultante deberá prestar atención, al momento de resolver, que al nombre comercial se le aplican, en cuanto corresponda, las previsiones contempladas para las marcas. En este sentido, el titular tiene derecho al uso exclusivo del nombre comercial, pudiendo iniciar las acciones pertinentes contra quienes utilicen una marca idéntica o similar a su nombre comercial, y distinga los mismos productos o servicios o productos o servicios relacionados con su actividad económica.
4. RIESGO DE CONFUSIÓN. IDENTIDAD Y SEMEJANZA: REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que: “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.[3] Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[4] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[5] Finalmente, resulta necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.
Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal ha señalado que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[6] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el Cotejo de signos distintivos.
La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre los signos en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre signos distintivos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[7] 5. Comparación entre SIGNOS denominativOs: simples y compuestOs.
En el presente caso, se va a comparar el signo solicitado “RBK” con el nombre comercial “RBK PERÚ S.A.”. Al respecto, la doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los denominativos, los gráficos y los mixtos, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos denominativos simples y compuestos, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.
En fallos anteriores, este Tribunal ha sostenido que los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar[8]. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. [9] En el supuesto de solicitarse el registro de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).
En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. [10] Al cotejar dos signos denominativos, el examinador deberá someterlos a las reglas para la comparación de signos, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
Por lo tanto, en el presente a caso se aplicará la Decisión 344, ya que la solicitud de registro se presentó el 20 de enero de 1994, en vigencia de la Decisión 344. Asimismo, este Tribunal interpretará el artículo 172 de la Decisión 486 al haberse presentado la solicitud de nulidad de registro, en vigencia de la Decisión 486.
SEGUNDO: La acción de nulidad de un registro concedido, a efectos de privar la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de un nombre comercial y a los consumidores se encuentra consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que podrían generar el riesgo de confusión en el público consumidor.
CUARTO: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez Nacional, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.
QUINTO: La protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro. En tal sentido, la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 68-IP-2006, sentencia de 24 de mayo de 2006, marca: “GLOBO POP FRESH”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.
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