PROCESO 081-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 12 y 52 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Patente de invención para PROCEDIMIENTO Y FORMAS CRISTALINAS DE 2-METIL-TIENO- BENZODIACEPINA X-8917 A. Actor: sociedades ELI LILLY AND COMPANY y LILLY INDUSTRIES LIMITED. Proceso interno N° 10.310-03-L.Y.M. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador relativa a los artículos 1, 2, 12 y 52 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 10.310-03-L.Y.M.;
El auto de 24 de julio de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedades ELI LILLY AND COMPANY y LILLY INDUSTRIES LIMITED. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Procurador General del Estado y Vocales del Comité de Propiedad Intelectual.
Tercero interesado: ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ALAFAR. b) Hechos Del escrito de demanda se extraen los siguientes hechos: 1. El 22 de marzo de 1996, las sociedades ELI LILLY AND COMPANY y LILLY INDUSTRIES LIMITED solicitaron la concesión de la patente PROCEDIMIENTO Y FORMAS CRISTALINAS DE 2-METIL-TIENO-BENZODIACEPINA X-8917 A. 2.
La Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 280- 98 DPI.DP de 16 de marzo de 1998, notificada el 14 de marzo de 1998, resolvió conceder la patente de invención solicitada. En vista de que la solicitud de patente no fue impugnada, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió el título de patente PI 98-1318. 3.
El 19 de junio de 2000, ALAFAR presentó, ante el Comité de Propiedad Intelectual, un Recurso Extraordinario de Revisión contra la Resolución 280- 98. 4. Por Resolución de 15 de enero de 2001, el Comité de Propiedad Intelectual declaró fundado el recurso extraordinario de revisión, por lo tanto nula la Resolución 280-98 y, en consecuencia, nulo el Registro de la Patente de Invención PI 98-1318.
Contra dicha Resolución las actoras interpusieron Recurso de Reposición. 5. Por Resolución de 10 de marzo de 2003, notificada el 11 de marzo de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual negó el Recurso de Reposición y ratificó su Resolución de 15 de enero de 2001, acogiendo de esta manera el Recurso Extraordinario de Revisión. c) Fundamentos jurídicos de la demanda Las sociedades ELI LILLY AND COMPANY y LILLY INDUSTRIES LIMITED en su escrito de demanda manifiestan que: 1.
Su patente “fue solicitada en Estados Unidos de América con el No. 08/409,566 el 24 de marzo de 1995 y por consiguiente invoco la prioridad prevista en el Art. III de la Convención Interamericana de Buenos Aires de 1910 y el Art. 12 de la Decisión 344 (…)”. 2. El acto administrativo demandado ya había causado estado y debía haber sido impugnado en su oportunidad y que el recurso debía haberse presentado no contra la Resolución sino contra el Título de la patente. 3.
El Comité de Propiedad Industrial basó la Resolución impugnada “en el hecho equivocado que el documento de prioridad de la patente PI-98-1318 concedida a favor de mis mandantes, cuya nulidad declaró, es la solicitud presentada en Gran Bretaña con el No. GB 9009229 que fuera concedida con el Título No. EP 0454436 de 30 de octubre de 1991, cuando en realidad, conforme consta en el proceso, el documento de prioridad es la solicitud presentada en los Estados Unidos de América bajo el No. 409, 566, que fue concedida bajo el No. 5,736,541 en dicho país”. 4.
De la copia que acompaña del extracto de la patente en Estados Unidos “se demuestra que no existió ninguna solicitud de patente anterior en la que se hubiera basado como prioridad la solicitud del 24 de marzo de 1995, por lo que esta fecha es sin discusión alguna la fecha de prioridad de la patente”. Por lo tanto “resulta equivocado sostener (…) que el requisito de novedad de la patente No. PI-98-1318 (…) se vea afectado por la existencia de la solicitud No. GB 9009229 presentada en Gran Bretaña”. 5.
Su solicitud de patente fue presentada dentro del plazo de prioridad establecido en el artículo 52 literal a) de la Decisión 344, motivo por el cual invocó “al momento de presentar la solicitud la prioridad prevista en el artículo III de la Convención Interamericana de Buenos Aires de 1910 y la del artículo 12 de la Decisión 344 (…)”. 6.
La patente de invención No. PI 98-1318 “si cumple con lo exigido en los Art. (sic) 1 y 2 de la Decisión 344 (…) por lo que fue ilegalmente anulada por el Comité de Propiedad Intelectual mediante el acto administrativo impugnado”. 7. Por lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del proceso administrativo o la ilegalidad de la Resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual el 10 de marzo de 2003. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contesta la demanda con los siguientes argumentos: “a. Negativa pura, simple y llanamente (sic) de los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa. b. Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. c. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. d. Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.
El Director de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda manifestando que comparece “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”. El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda manifestando: 1. La legalidad y validez de la resolución impugnada.
Respecto a la prioridad dice que “se ha demostrado que la primera solicitud de registro que servirá de base para el computo (sic) de los doce meses establecidos en los cuerpos normativos (…) es la patente presentada en Gran Bretaña con el No. GB9009229 que fuera concedido el Título No. EP 0454436 de 30 de octubre de 1991 que tiene como principio activo la Olanzapina” y que las partes “al no haber demostrado que su solicitud se halla protegida por la prioridad de la solicitud de patente presentada a registro en los Estados Unidos de Norteamérica por ser idéntica en el fondo a la de Gran Bretaña, nos conduce a que el requisito de la novedad se vea afectado, suma al hecho de lo que se supone es el centro de la nueva invención, la Forma II del cristal de la Olanzapina, no se ha probado de su condición de ser una invención, enervando la consideración de que se trata de un mero descubrimiento (…)”.
Que no se ha “demostrado técnicamente y documentalmente que la patente impugnada constituye una nueva invención (…)”. 2. La improcedencia de la acción y la ratificación de la resolución emitida. 3. La negativa de los fundamentos de la demanda. e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado La ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS, ALAFAR, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda señalando que: 1.
No existe ninguna causal de nulidad dentro del proceso de recurso de revisión. 2. Las resoluciones del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales se encuentran apegadas a la normativa aplicable “la resolución 280-98 DPI.DP incurre en un claro error de hecho (…)” 3. El Comité “negó la concesión de dicha patente, en base a los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 (…)”.
La solicitud de registro de patente “se basa en la Formula (sic) II del cristal Olanzapina, cuya novedad está afectada por la patente inglesa GB 9009229 (…). De esta publicación (…) se colige la falta de novedad de la supuesta invención objeto de la presente demanda, ya que en la memoria descriptiva de la patente inglesa, se describe Formula (sic) I y II de la Olanzapina, idénticas a las fórmulas descritas en la solicitud de patente SP 96-1697 (…)”. 4.
Respecto al argumento de las demandantes de que el Comité funda su Resolución sobre la base de la Patente de Gran Bretaña y no la de Estados Unidos de Norteamérica “Nada por demás equivocado. El comité no funda su resolución en el hecho de que la solicitud SP 96-1697 invoque la prioridad GB 9009229, si no (sic) en el hecho que la novedad de esa solicitud se ve afectada por la patente GB 9009229 (…).
Es decir, el primer documento en el que se establece los compuestos de Formula (sic) I y II de Olanzapina es la patente GB 9009229, y toda solicitud presentada con posterioridad al plazo de 12 meses de la misma, estará en el estado de la técnica y carecerá de novedad (…)”.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en los artículos 1, 2, 12 y 52 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, la solicitud de la patente de invención PROCEDIMIENTO Y FORMAS CRISTALINAS DE 2-METIL-TIENO-BENZODIACEPINA X-8917 A por parte de ELI LILLY AND COMPANY y LILLY INDUSTRIES LIMITED se realizó el 22 de marzo de 1996, en vigencia de la Decisión 344, por lo tanto, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 1, 2, 4, 12 y 52 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.
(…) Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. (…) Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.
Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud. (…) Artículo 52.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que: a) Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;
(…) Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier momento. Cuando las causales indicadas anteriormente sólo fueran aplicables a algunas de las reivindicaciones o a algunas partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reinvindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.
La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente (…)”. 1. Prevalencia del Derecho Comunitario Andino. Si bien el tema de la prevalencia del Derecho Comunitario Andino no es controvertido directamente en el caso concreto, sin embargo, en vista de que la parte demandante manifiesta que “Esta patente fue solicitada en Estados Unidos de Norte América con el No. 08/409, 566 (…) y por consiguiente invoco la prioridad prevista en el Art. III de la Convención Interamericana de Buenos Aires de 1910 y el Art. 12 de la Decisión 344 (…)”, el Tribunal considera importante reiterar su posición sobre de normas de Derecho Internacional frente a normas de Derecho Comunitario Andino. En efecto, el Tribunal ha manifestado “En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo ( )”.
(Proceso 1-IP-96, publicado en la G.O.A.Nº 257, de 14 de abril de 1997). Aclarándose que dentro del ordenamiento interno se encuentran los Tratados y convenios suscritos por el País Miembro en materia internacional. En lo relativo al compromiso de los Países Miembros con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “Al suscribir el Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se puso en marcha el proceso de integración inicialmente (…) los países firmantes adquirieron un compromiso de carácter internacional que trasciende los principios y características del derecho internacional tradicional, puesto que a más de respetar y cumplir las cláusulas establecidas en el referido Acuerdo se obligaron, dentro del marco de los principios y características propios del derecho comunitario, a cumplir con el ordenamiento jurídico que se establecía a partir del Tratado Constitutivo y que se estructuraba además, sobre la base de las normas jurídicas supranacionales que se iban generando por los distintos organismos comunitarios ( )”.
(Proceso 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. N° 490, de 4 de octubre de 1999). En virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios.
De allí que la Comunidad no se halle vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, como ha sido el caso de la Convención Interamericana de Buenos Aires de 1910. 2. Patentes de invención. La invención: requisitos de patentabilidad en general. Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.
El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.
(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”); “lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP-2005.
Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras). Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho.
En cambio, la invención de procedimiento su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”.
(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3- FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI- 9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO). El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 3. La novedad y el estado de la técnica. Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que no esté comprendida en el estado de la técnica.
La doctrina ha manifestado que “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”. ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. El Tribunal, por su parte ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).
La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.
En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”. (Proceso 129-IP-2007, ya mencionado, citando al Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50, de 17 de noviembre de 1989). El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.
En consecuencia y en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido “que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP-2005.
Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). Se aclara, que la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman una invención, pudiendo incluso ser conocidos algunos o todos de tales componentes, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente ya que toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.
El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales “la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.
En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: ‘(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;
(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica’. En cuanto al principio relativo a las ‘combinaciones en un documento anterior’, las Cámaras han precisado que ‘cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida’ (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)”.
(Proceso 13-IP-2004, ya citado). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344. La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha.
Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”. (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428, de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.
La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.
(Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso 1-AI-1996, publicada en la G.O. A.C. Nº 234, de 21 de abril de 1997). Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.
(Proceso 12-IP-98, ya citado). 4. El derecho de prioridad de una patente y sus efectos. El Tribunal considera importante abordar este tema en virtud de que la parte demandante argumenta que el Comité de Propiedad Industrial basó la Resolución impugnada “en el hecho equivocado que el documento de prioridad de la patente PI-98-1318 concedida a favor de mis mandantes, cuya nulidad declaró, es la solicitud presentada en Gran Bretaña con el No. GB 9009229 que fuera concedida con el Título No. EP 0454436 de 30 de octubre de 1991, cuando en realidad, conforme consta en el proceso, el documento de prioridad es la solicitud presentada en los Estados Unidos de América bajo el No. 409, 566, que fue concedida bajo el No. 5,736,541 en dicho país (…).
Por lo tanto “resulta equivocado sostener (…) que el requisito de novedad de la patente No. PI-98-1318 (…) se vea afectado por la existencia de la solicitud No. GB 9009229 presentada en Gran Bretaña”. Por otro lado la parte demandada, sostiene que El comité no funda su resolución en el hecho de que la solicitud SP 96-1697 invoque la prioridad GB 9009229, si no (sic) en el hecho que la novedad de esa solicitud se ve afectada por la patente GB 9009229 (…).
Es decir, el primer documento en el que se establece los compuestos de Formula (sic) I y II de Olanzapina es la patente GB 9009229, y toda solicitud presentada con posterioridad al plazo de 12 meses de la misma, estará en el estado de la técnica y carecerá de novedad (…)”. En consecuencia con lo anterior, el Tribunal manifiesta que una vez presentadas dos solicitudes sobre la misma invención en países distintos por un mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido” (Pachón, Manuel.
La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena. Editorial Temis, Bogotá, 1975, p. 19). En ese caso, se puede afirmar que con la presentación de la solicitud de patente nace el derecho de prioridad. De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 344, el solicitante (o su causahabiente) que hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro de la Comunidad Andina o, en virtud del principio de reciprocidad, en otro País que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, gozará del derecho de invocar prioridad en cualquier otro de los Países Miembros, por el término de un año contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.
Cabe señalar que el derecho de prioridad previsto en la Decisión 344 no afecta el estudio que debe ser realizado para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención cuya patente se solicita, a la luz del estado de la técnica existente a la fecha que, por la prioridad reconocida, se considere como la de presentación de la solicitud.
Por tanto, corresponde al Juez nacional, determinar si en el presente caso procedía conceder el derecho de prioridad de la patente solicitada, siempre que la solicitud haya cumplido con los requisitos formales requeridos para conceder tal privilegio; todo lo cual es independiente del examen efectuado para evaluar la patentabilidad de la invención. Se debe aclarar, que el Tribunal considera que la prioridad debe ser analizada bajo la norma comunitaria, en este caso la Decisión 344 que es la aplicable conforme al principio de supremacía de la norma jurídica comunitaria andina.
Efectos del derecho de prioridad. Prelación en el estudio de la patente de invención. El primer gran efecto del derecho de prioridad es que el solicitante que lo argumenta tiene, en relación con solicitudes posteriores a la fecha de la primera solicitud, derecho a que su solicitud sea estudiada y se decida en primer lugar. Es importante advertir que el derecho de prioridad no quiere decir un derecho incuestionable para la adquisición de patente, sino que se refiere a la prioridad en cuanto a la fecha de presentación de la solicitud.
El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. En relación con los requisitos de patentabilidad.
Uno de los efectos básicos del derecho de prioridad es que todos los acontecimientos que sucedan después de la fecha de prioridad no afectan la novedad ni la altura inventiva de la invención objeto de la solicitud de patente. Es decir, solicitudes de patentes posteriores o acontecimientos en el mundo científico y técnico sucedidos después de la fecha en que se solicitó la primera solicitud, no son susceptibles de ser argumentados o utilizados para negar la patente de invención de las solicitudes posteriores con reivindicación de prioridad, ya que el análisis de patentabilidad se debe realizar teniendo en cuenta la fecha de la primera solicitud.
Sobre lo anterior, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Con relación al tema de las patentes, el derecho de prioridad tiene que ver con la protección que se da a la invención, y se toma en cuenta para considerar lo que se encuentra dentro del estado de la técnica; siendo considerado por su alcance, un derecho excluyente”. (Proceso 106-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1028, de 14 de enero de 2004).
En relación con pretensiones de terceros Otro efecto del derecho de prioridad, es que otorga a su titular la posibilidad de presentar observaciones a solicitudes de terceros para que tengan en cuenta su derecho de prioridad, o iniciar acciones de nulidad cuando se hubiese presentado una solicitud posterior sobre el mismo objeto en el término de prioridad, y se hubiese concedido la patente sin que el titular del derecho de prioridad lo hubiera ejercido. 5.
De la nulidad de la patente. La nulidad es un modo de extinción del derecho concedido por la patente mediante la cual quien aparecía como “legitimado” para ejercitar el derecho exclusivo pierde esa facultad al invalidarse el título. “( ) Supone la verificación patológica del título concedido, cuya presencia afecta de forma definitiva a la validez de la misma, convirtiéndose desde el primer momento en un elemento obstativo de la regular inscripción aunque el mismo se detecte con posterioridad incluso a la caducidad del derecho concedido; no siendo posible la sanación del defecto por el transcurso del tiempo.” (VAREA SANZ, Mario.
“El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”, pp. 621). La concesión de una patente de invención por la autoridad nacional competente, presume su validez, otorgándole al titular de la misma el derecho de explotación por un lapso de tiempo determinado contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud y, en su caso, el derecho de prioridad.
Al respecto el primer literal del artículo 52 de la Decisión 344, se refiere a la situación en la cual la patente de invención es concedida contraviniendo lo establecido en la normativa que prescribe dicha decisión, por ejemplo cuando no se cumplen los requisitos de patentabilidad exigidos en el artículo 1 o cuando se reconoce el derecho de prioridad fuera del año previsto por el artículo 12, en estos casos la autoridad nacional competente puede decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente.
Sobre cómo debe entenderse el término “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad de la patente en cuestión, el Tribunal ha establecido que “( ) ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión (…)”. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC).
Efectos de la nulidad de una patente En relación con los efectos de la declaratoria de nulidad de la patente, esta nulidad puede ser total, en cuyo caso se declara la nulidad de la patente de invención o, parcial cuando algunas reivindicaciones cumplen a cabalidad con la normativa exigida para su patentamiento y otras no lo hacen, en tal caso las primeras son declaras patentables a diferencia de las segundas, a las cuales se les niega tal calidad.
Los efectos de la nulidad, sea de la patente o de alguna o algunas de las reivindicaciones impugnadas tienen carácter retroactivo y en tal virtud las deja sin valor ni validez alguna desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente. Es importante aclarar que la solicitud de nulidad de un registro de una patente es imprescriptible, es decir, puede ser intentadas en cualquier momento.
Si bien la declaratoria de nulidad de un acto administrativo que concede la patente tiene efectos retroactivos, corresponde al Juez Nacional determinar si pudieran existir casos concretos donde no se pueden volver las cosas al estado anterior, pues el efecto retroactivo de la declaratoria de nulidad de una patente podría no ser absoluto en relación con situaciones jurídicas consolidadas.
De conformidad con lo anterior, el Juez consultante deberá determinar si el caso bajo estudio se enmarca dentro de alguna de las excepciones a los efectos retroactivos de la declaración de incumplimiento y, en consecuencia, determinar si la sentencia emitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador se encuentra ajustada a derecho.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Las normas del Ordenamiento Jurídico Andino, sean de derecho primario o derivado, son de aplicación preferente frente a normas de Derecho Internacional dentro de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
TERCERO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344.
Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habría lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.
CUARTO: Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, o por aplicación del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda por el término de un año, contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud.
QUINTO: La nulidad de la patente de invención, decretada por la autoridad nacional competente previa audiencia de partes, puede ser total o parcial dependiendo de cuáles reivindicaciones cumplen o no con lo establecido en la Decisión 344; en cuanto a los efectos de la nulidad éstos se retrotraen hasta la fecha de presentación de la solicitud.
La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 10.310-03- L.Y.M., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA