PROCESO 86-IP-2009 — Comunidad Andina

PROCESO 86-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de las siguientes normas: artículos 56 y 58, literales f) y g), de la Decisión 85 de 5 de junio de 1974, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 96 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, emitida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 168 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2003-0342 Actor: LEON KADOCH BENHUR. Marca: VOGUE (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 28 de agosto de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.

Las partes. Demandante: LEON KADOCH BENHUR. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Terceras Interesadas: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDUCIA MERCANTIL 1-1066. ADVANCED MAGAZINE PUBLISHERS, INC. III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: En relación con la solicitud de registro del signo denominativo VOGUE. a. El señor LEON KADOCH BENHUR, solicitó el 26 de octubre de 1989, el registro como marca del signo denominativo VOGUE para amparar los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: vestidos, confecciones textiles, ropa interior para hombres, mujeres y niños, con exclusión de botas, zapatos, zapatillas y calzado de todas clases para hombres, mujeres y niños, y con exclusión de todos sus accesorios, como suelas, punteras y tacones. b. Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, se presentaron las siguientes observaciones: ▪ La sociedad CROYDON S.A., con base en la siguiente marca: □ Marca denominativa VOGUE, registrada en Colombia bajo el certificado No. 42290 y para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. ▪ La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, con base en las siguientes marcas: |País |Certificado |Marca |Clase | |Colombia |12.355 |VOGUE |16 | | | |(denominativa) | | |Estados Unidos |125.542 |VOGUE |38 | |Estados Unidos |103770 |VOGUE |26 | |Estados Unidos |504.006 |VOGUE |38 | |Brasil |6007236 |VOGUE |11 Y 10 | |Argentina |1.369.743 |VOGUE |25 | |España |65.915 |VOGUE |16 | |Canadá |191/42009 |VOGUE |16 | c. La sociedad CROYDON S.A., desistió de la observación presentada. d. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 29365 de 12 de noviembre de 1997, decidió declarar fundada la observación presentada, admitir el desistimiento presentado por la sociedad CROYDON S.A., y negar el registro solicitado. e. El señor LEON KADOCH BENHUR, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. f. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 17104 de 28 de septiembre de 1998, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado, y conceder el recurso de apelación. g. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 3386 de 13 de febrero de 2003, resolvió el recurso de apelación de la siguiente manera: • Revocó la decisión contenida en el acto impugnado, que declaró fundada la observación presentada y, por lo tanto, se procedió a determinarla infundada. • Confirmó la decisión contenida en el acto impugnado, en cuanto niega el registro del signo solicitado.

Basó lo anterior, en la existencia de la marca denominativa VOGUE, registrada en Colombia bajo el certificado No. 59073, para amparar productos de la clase 3 y a nombre de la sociedad FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDUCIARIA MERCANTIL 4- 1066. h. El señor LEON KADOCH BENHUR, presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos. en relación con la cancelación por no uso del signo denominativo VOGUE de la sociedad CROYDON S.A. a. El señor LEON KADOCH BENHUR, solicitó el 26 de septiembre de 2001, la cancelación por no uso de la marca denominativa VOGUE, registrada a nombre de la sociedad CROYDON S.A., bajo el certificado 42290 y para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. b. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 35132 de 30 de octubre de 2002, resolvió cancelar por no uso el registro de la marca denominativa VOGUE 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. El demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos: a. Aduce, que los signos han coexistido pacíficamente en el mercado. Las marcas VOGUE, así como el nombre y enseña comercial VOGUE de LEON KADOCH BENHUR, ya han coexistido en el mercado con las otras marcas VOGUE. b. Manifiesta, que la marca VOGUE de CROYDON S.A. (clase 25), y la marca VOGUE de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDUCIARIA MERCANTIL 4-1066 (clase 3), han coexistido pacíficamente en el mercado.

En consecuencia, la marca solicitada también puede coexistir con esta última. c. Agrega, que entre los productos de la clases 3 y 25 no hay conexión competitiva. Por lo tanto, los signos en conflicto no causan riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. d. Argumenta, que ninguna de las marcas VOGUE han sido declaradas notoriamente conocidas. e. Sostiene, que el señor LEON KADOCH BENHUR logró la cancelación por no uso de la marca denominativa VOGUE, registrada para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el certificado No. 42290 y cuyo titular era la sociedad CROYDON S.A. En consecuencia, tiene derecho preferencial al registro de dicha marca, el cual fue invocado el 27 de diciembre de 2002, al solicitar el registro del signo VOGUE dentro de expediente 02116885. f. Arguye, que la última resolución acusada constituye una vía de hecho, ya que violó los principios constitucionales del debido proceso, del derecho de defensa y de la reformatio in pejus.

La Superintendencia, de oficio, soportó la decisión que resolvió el recurso de apelación en una marca nueva y, como efecto, privó al solicitante del derecho de controvertir la decisión. 3. La contestación de la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera: • Sostiene, que entre los signos en conflicto existen semejanzas que pueden inducir al público consumidor a error. • Explica, que como los productos que amparan los signos en conflicto tienen la misma finalidad, se destinan a los mismos mercados y se comercializan por los mismos canales, generaría riesgo de confusión en el público consumidor. • Argumenta, que las causales de irregistrabilidad son de orden público y obligatorio cumplimiento; por lo tanto, al resolver los recursos de apelación se debe tener en cuenta dicha circunstancia y, además, el propio principio de la reformatio in pejus y lo establecido en el artículo 273 de la Decisión 486. • Agrega, que no es obligatorio para la Superintendencia el hecho de que el solicitante hubiera obtenido registros para el mismo signo. b. Por parte de las terceras Interesadas en las resultas del proceso. □ La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, contestó la demanda de la siguiente manera: • Sostiene, que las marcas VOGUE son confundibles ortográfica, visual y fonéticamente. • Argumenta, que la normativa comunitaria no regula los recursos procedentes contra el acto administrativo que concede o rechaza la solicitud de registro marcario.

Por lo tanto, dicha regulación le corresponde a la normativa interna. • Agrega, que entre los productos de las clases 16 y 25 existe conexidad competitiva. • Sostiene, que la marca VOGUE de la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, es notoriamente conocida. • Manifiesta, que la Superintendencia de Industria y Comercio, en anteriores decisiones, ha reconocido la notoriedad de la marca VOGUE de la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. • Explica, que la Superintendencia de Industria y Comercio ha negado solicitudes del demandante en relación con el registro del signo VOGUE, ya que imitan la marca VOGUE de la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. • Expone, que el procedimiento seguido por la Superintendencia de Industria y Comercio se ciñó al ordenamiento jurídico. • Arguye, que el derecho preferente de la cancelación de una marca por no uso, no otorga derecho automático para su registro por quien obtiene dicha cancelación. □ Las sociedades FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDUCIARIA MERCANTIL 1-1066 y LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. (licentario), contestaron la demanda de la siguiente manera: • Sostienen, que los signos en conflicto son confundibles y, por lo tanto, el signo solicitado para registro puede inducir al público consumidor a error. • Argumentan, que los productos amparados por los signos en conflicto tienen conexión competitiva. • Manifiestan, que la marca VOGUE de la sociedad FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDUCIARIA MERCANTIL 1-1066, es notoriamente conocida. • Explican, que el derecho de preferencia se invocó en un expediente diferente al estudiado en proceso adelantado en el Consejo de Estado. • Aducen, que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el examen de registrabilidad de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486.

IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas a ser interpretadas. Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 134, 136, literal a), 139, literales f) y g), 140, literal d), y 146, inciso 4, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, el Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 56 y 58, literales f) y g), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro del signo denominativo VOGUE. Asimismo, se interpretará el artículo 95 de la Decisión 344, normativa procesal vigente al momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución N° 29365 de 12 de noviembre de 1997.

Igualmente, se interpretará el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa vigente al momento en que se solicitó la cancelación por no uso de la marca denominativa VOGUE. Además, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: Decisión 85 (…) Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

(…) Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”;

(…) DECISIÓN 344 (…) Artículo 96 “Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este techo será comunicado al interesante mediante resolución debidamente motivada”.

(…) DECISIÓN 486 (…) Artículo 168 “La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.” (…) Disposición Transitoria Primera.

“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. C. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

D. Coexistencia marcaria de hecho. E. La conexión competitiva. F. La marca notoriamente conocida y la prueba de dicha notoriedad, en el marco de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. G. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el marco de la Decisión 344. El examen de oficio y la autonomía de las oficinas de registro marcario.

H. Los recursos contra el acto que concede o deniega el registro marcario. El principio de complemento indispensable. I. El derecho preferente como consecuencia de la cancelación del registro marcario por no uso, en el marco de la Decisión 486. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El juez Consultante solicitó la interpretación de normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, la solicitud de registro como marca del signo denominativo VOGUE se presentó el 26 de octubre de 1989, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por lo tanto, el Tribunal procederá a abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma derogada continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de dicha ley se extiende hacia el futuro para regular aquellas situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, a excepción de las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia que se regirán por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente en razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Así, se ha reiterado en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39- IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que: • La solicitud de registro del signo denominativo VOGUE se efectuó el 26 de octubre de 1989, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. • El examen de registrabilidad del signo VOGUE se efectuó el 12 de noviembre de 1997, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. • La solicitud de cancelación por no uso de la marca denominativa VOGUE se efectuó el 26 de septiembre de 2001, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De conformidad con lo anterior, las normas que el Juez debe aplicar al caso particular son las señaladas en el punto V de la presente interpretación. B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo denominativo VOGUE. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 108-IP-2005, de 24 de agosto de 2005.

Marca: “ETERPLAST”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1304, de 07 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00135. • Interpretación Prejudicial 162-IP-2005, de 19 de octubre de 2005. Marca: “MICHEL”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273, de 07 de diciembre de 2005, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00225.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.” Es importante advertir que el requisito de visibilidad consiste en que el signo sea aprehensible por medio del sentido de la vista, es decir, que tome apariencia material para ser captado por el público consumidor a través de los ojos, con lo que se descarta la percepción por los otros sentidos.

C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo denominativo VOGUE era confundible con la marca denominativa VOGUE. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.” D. LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO.

El demandante sostiene que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado. En consecuencia, se hace necesario tratar el tema de la coexistencia marcaria de hecho. Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003). E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. El demandante manifiesta que los productos amparados por los signos en conflicto no presentan conexión competitiva. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva.

Como los signos en conflicto amparan productos de las clases 3, 16 y 25, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad[1] y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). F. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE DICHA NOTORIEDAD, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. La sociedades ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDUCIARIA MERCANTIL 1-1066, y LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A., argumentaron que sus marcas VOGUE son notoriamente conocidas.

Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente tratar el tema de la protección de la marca notoriamente conocida. 1. La marca notoria. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresó: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.[2] La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. En este sentido, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El literal g) del mismo artículo, en cambio protege además a la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con productos o servicios ‘idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la regla de especialidad.

( ) En virtud de la norma en cuestión, entonces la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una ‘notoriamente conocida y registrada en el exterior’, así no cuente con un registro nacional válido. Proceso Nº 01-IP-87. Interpretación prejudicial de 3 de diciembre de 1987, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 28 de 15 de febrero de 1988”.

(Proceso 95-IP- 2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”.[3] “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”.[4] La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, ya que éste la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos.

En consecuencia, esta clase especial de signos distintivos requieren una protección especial, a fin de evitar que terceros pretendan aprovecharse maliciosamente del prestigio ajeno. 2. La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante la autoridad competente.

A diferencia de las Decisiones 344 y 486, la 85 no establece criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida. Sin embargo, la circunstancia de notoria se puede probar accediendo a los diferentes medios probatorios de conformidad con la normativa procesal de cada País Miembro, y acudiendo a los criterios generalmente aceptados para probar dicho hecho.

Sobre este punto el Tribunal ha expresado lo siguiente: “La notoriedad de una marca no es un hecho que se reconoce con la sola afirmación de su titular, sino que es una calidad que debe ser probada por quien la alega. El anterior aserto, dentro del Régimen de la Decisión 85 no tenía expresión normativa como si la tuvo en el artículo 84 de la Decisión 344 y la tiene ahora en los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión. Por ello, y con apoyo en la Doctrina, el Tribunal estableció jurisprudencialmente para el reconocimiento de la calidad de notoria de una marca, bajo el Régimen de la Decisión 85, el que su titular demostrara tal circunstancia con los medios probatorios que estuvieren a su alcance dentro de los respectivos sistemas judiciales de cada país”.

(Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). En relación con los criterios generalmente aceptados, ha manifestado: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” (Interpretación Prejudicial de 13 de marzo de 2002.

Proceso Nº 9-IP-2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777, de 27 de marzo de 2002). El Tribunal advierte que la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro. G. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344. EL EXAMEN DE OFICIO Y LA AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 29365 de 12 de noviembre de 1997, decidió denegar el registro solicitado. La normativa procesal aplicable para dicha fecha era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, en tal sentido, el procedimiento del examen de registrabilidad debe ser regulado por dicha normativa.

El artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad. Este examen debe cumplir con los siguientes requisitos: • El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado observaciones u oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. • El examen de registrabilidad es integral.

La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca, debe revisar si cumple con todos los requisitos y condiciones previstas en la norma comunitaria aplicable. • El examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. • Debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones de la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. H. LOS RECURSOS CONTRA EL ACTO QUE CONCEDE O DENIEGA EL REGISTRO MARCARIO. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., manifestó que la norma comunitaria no regula los recursos procedentes contra el acto administrativo que concede o rechaza el registro marcario y, por lo tanto, dicha regulación le corresponde a la normativa interna. En consecuencia, el Tribunal determinará cual es la regulación aplicable a los recursos contra el acto que concede o rechaza el registro marcario.

La normativa comunitaria no regula la procedencia, la clase o el trámite de los recursos contra acto que concede o deniega un registro marcario. Por lo tanto, este es un asunto que debe ser regulado por la normativa interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen asuntos no regulados en la normativa comunitaria.

Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Art. 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.” I. EL DERECHO PREFERENTE COMO CONSECUENCIA DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.

El demandante argumentó que tiene derecho preferencial al registro del signo solicitado, ya que obtuvo la cancelación por no uso de la marca denominativa VOGUE. En este marco el Tribunal determinará qué es el derecho preferente como consecuencia de la cancelación del registro marcario por no uso. Los artículos 165 a 170, salvo el 169[5] de la Decisión 486, estipulan las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Cabanellas concibe por Derecho de Preferencia (jus preferendi) al sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas[6].

El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. A la luz de la disposición transcrita, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente debe ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. Por otra parte, es importante destacar que el signo, objeto del derecho preferente, tiene que ser idéntico a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.

Asimismo, debe incluir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque puede, obviamente, comprender menos. La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.

Finalmente, este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro, esto es, la Decisión que regía al momento en que nace el derecho de preferencia, fruto de la acción de cancelación por no uso de la marca.

En resumen, la cancelación por no uso tiene los siguientes efectos: 1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho preferente a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede en firme la resolución de cancelación. Este derecho preferente, no significa que indefectiblemente la marca cancelada será registrada, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá hacer el análisis de registrabilidad respectivo.

Se refiere, entonces, a la prelación para el estudio de registrabilidad en relación con otras solicitudes de registros sobre el mismo signo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: La “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad.

QUINTO: Como los signos en conflicto amparan productos de las clases 3, 16 y 25, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

SEXTO: La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85.

Lo anterior no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega y en relación con el momento de la solicitud de registro.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

OCTAVO: La normativa comunitaria no regula la procedencia, la clase o el trámite de los recursos contra el acto que concede o deniega un registro marcario. Por lo tanto, este es un asunto que debe ser regulado por la normativa interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

NOVENO: El derecho preferente no significa que indefectiblemente la marca cancelada será registrada, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá hacer el análisis de registrabilidad respectivo. Se refiere, entonces, a la prelación para el estudio de registrabilidad en relación con otras solicitudes de registros sobre el mismo signo. De conformidad, con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-0342, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante: “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002). [2] OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. [3] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág. 32. [4] AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA”. Consejo General del Poder Judicial.

ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. [5] El artículo 69 no establece una figura de cancelación del registro marcario que no se soporta en el no uso de la marca, sino en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico en relación con un o varios de los productos que ampara. [6] CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL.

Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Argentina. Décima Sexta Edición. Tomo III. 1981. p. 125.