PROCESO 089-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 134, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: FOSBAC PLUS T. Actor: sociedad BASIC FARM LTDA. Proceso interno N° 2004-0370. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de los artículos 134, 138, 150, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2004-0370;

El auto de 30 de septiembre de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno 1.

La sociedad BEDSON S.A. domiciliada en Buenos Aires, Argentina, es titular de la marca FOSBAC PLUS T registrada en la Clase 5. Dicha sociedad concedió la licencia a BASIC FARM LTDA. para usar la marca FOSBAC PLUS T. 2. La sociedad BASIC FARM LTDA. solicitó al INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO autorización para cambiar la licencia de venta de la marca FOSBAC+T por la marca FOSBAC PLUS T. Dicha solicitud se realizó sobre la base del registro del signo FOSBAC PLUS T concedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución N° 10619 de 28 de abril de 2003. 3.

El ICA comunicó a BASIC FARM LTDA. que “de acuerdo con las normas vigentes sobre insumos pecuarios, no se acepta el término PLUS como nombre o parte del mismo en los medicamentos veterinarios”. La sociedad demandante solicitó que se emita un acto administrativo que cumpla con los requisitos exigidos y que se indiquen las normas fundamento de la negativa de la solicitud de autorización para cambiar una licencia de venta. 4.

El ICA por Resolución 0234 de 9 de marzo de 2009, manifestó que el motivo de la negativa tuvo como base la Resolución 1056 de 1996, específicamente el artículo 40. 5. La sociedad BASIC FARM LTDA. interpuso recurso de reposición el cual fue resuelto por el ICA en sentido de confirmar la Resolución impugnada. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad BASIC FARM LTDA. en su escrito de demanda manifiesta que: 1.

Se violaron los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal y 134, 138, 150, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. La Decisión 486 es una norma “self-executing, es decir, aplicable directamente y en términos de absoluta igualdad en todos los Estados Miembros”; que además “regula íntegramente el tema de las marcas (…)” y que “Cualquier desarrollo de la Decisión 486 por la legislación interna está sujeto a un criterio muy restrictivo, jurisprudencial y doctrinariamente conocido como ‘complemento indispensable’” mediante el cual se prevé “que las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria (…).

En el caso de la legislación nacional preexistente, ésta, para subsistir, debe versar sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la norma comunitaria. Si regula asuntos comprendidos en la norma comunitaria, queda suspendida (…)”. Sobre la base de lo expresado “La norma en la cual el Instituto Colombiano Agropecuario ICA fundamenta las Resoluciones 02341 (…) 01017 (…) regula un aspecto referente a marcas”. 3.

La norma colombiana sobre la que se basó la negativa de la solicitud de autorización para cambiar una licencia de venta fue la Resolución 1056, especialmente su artículo 40 que reglamenta “algunos términos que no pueden ser usados como marca, lo cual, por una parte excede el principio del complemento indispensable, toda vez que las causales de irregistrabailidad de las marcas están taxativamente contempladas en la Decisión 486; y, por otra parte, restringe el derecho al uso de la marca”. 4.

La marca FOSBAC PLUS T fue concedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para distinguir todos los productos de la Clase 5 (…) Lo anterior significa que la autoridad nacional competente ya estudió la registrabilidad del término FOSBAC PLUS T (…) y concedió no sólo el derecho al uso, sino el derecho al uso exclusivo de la marca (…).

En consecuencia no resulta de recibo el argumento del (…) ICA, según el cual no existe en realidad un derecho marcario sobre la expresión PLUS por referirse ésta a un término descriptivo y, además laudatorio”. Y que “Si el término PLUS es o no descriptivo se traducirá, en últimas, en su debilidad frente a otros signos, pero no en una prohibición de su utilización”. 5.

Por lo expuesto “Al regular un aspecto referente a marcas, el Artículo 40 de la Resolución ICA 1056 (…) se encuentra suspendido, no sólo porque se refiere a aspectos regulados íntegramente por la Decisión comunitaria, sino porque además introduce una restricción al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por esa norma” por lo tanto dicha Resolución deviene en inaplicable. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El apoderado del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA contesta la demanda sosteniendo que: 1.

El ICA “es el ente regulador en materia de protección a la sanidad, la producción y la productividad agropecuaria del país, en virtud de ello, profirió la Resolución Nº 1056 (…) sobre Reglamentación de los Insumos Pecuario, acto administrativo éste, que goza de la presunción de legalidad (…)”. 2. “(…) lo que le atañe al Instituto, es el registro de los productos y no el registro de marcas, es así, que el artículo 30 de la Resolución Interna citada, establece: “‘Para la comercialización de Insumos Pecuarios en el país, se requiere que hayan sido registrados previamente en el (…) ICA’ e indica en este acto administrativo los requisitos a cumplir para obtener este registro (…)”, y es a la información de dichos requisitos que “el artículo 40 de la Resolución 1056, le establece una limitante en cuanto al nombre comercial y a la marca, a fin de poder ejercer el control tanto en lo técnico como en la comercialización del Insumo Pecuario”. 3.

Respecto al argumento de que la Resolución del ICA impugnada regula aspectos sobre marcas que son regulados por la Decisión 486 manifiesta que “siendo la reglamentación ICA anterior, (año de 1996) a la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, ya contemplaba un aspecto de relevancia dentro de la comercialización de los productos, como el que las denominaciones de marca exageradas que induzca a engaño o sustantivos que desvirtúen la naturaleza del producto, no podrán ser objeto de registro”.

Además, sostiene que dicha disposición es coincidente con el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 y con el Convenio de París, artículo 6 quinquies, B. 4. “(…) es claro que la reglamentación del Instituto en lo que se refiere al registro de un producto y el contenido del rotulado cuando se trate de marcas que incluyan términos como PLUS, es coherente en un todo con lo expuesto en la legislación internacional, por tanto, los actos administrativo (sic) proferidos por el Instituto (…) se encuentran debidamente fundamentados en la norma para rechazar la modificación solicitada por la firma BASIC FARM LTDA. del Registro del Producto (…) consistente en cambiar el nombre de FOSBAC+T por el de FOSBAC PLUS T”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 134, 138, 150, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, el Tribunal considera oportuno interpretar los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 134, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria no se interpretarán los artículos 138 y 150 de la misma Decisión, por no ser aplicables al caso concreto; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.

Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.

Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. (…)” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…) Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. (…)”. 1. De los principios que rigen el Derecho Comunitario Andino. Primacía, efecto directo y aplicación inmediata del Derecho Comunitario.

En virtud a que la parte demandante alega que se violaron los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que la Resolución 1056 del ICA, anterior a la Decisión 486, debía adecuar su contenido a la Decisión 486, se interpretarán los temas referentes a los principios que rigen el derecho comunitario, poniendo especial énfasis a la primacía del Derecho Comunitario frente al derecho nacional.

En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ) no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Países Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación (…)’”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 839 del 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso N° 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. N° 490 de 4 de octubre de 1999).

Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurídico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el primero por si solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y consecuentemente requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales.

La preservación del orden y ordenamiento jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como en las competencias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.

A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Proceso 06- IP-93, del 17 de febrero de 1994, publicado en la G.O.A.C. N° 150, del 25 de marzo del mismo año).

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribunal ha declarado inadmisible el tratamiento modificatorio, por vía de derecho interno, de materias específicamente disciplinadas por el orden jurídico de la Comunidad, “(…) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ( ) Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (…)” (Proceso 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año).

Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “(…) no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria” (Proceso 07-AI-99, del 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, del 20 de diciembre del mismo año). De lo expuesto, el Tribunal considera que la Resolución ICA 1056 debe adecuar su contenido a la Decisión 486 y en este sentido no puede exigir requisitos adicionales a los exigidos por la Decisión 486. 2.

De las obligaciones de hacer y no hacer de los Países Miembros. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional en el fallo dictado dentro del Proceso 16-AI-2000, señala que: “Una simple lectura del artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal permite deducir que son dos los principios fundamentales del derecho comunitario que por él se tutelan: el de su aplicación directa y el de su preeminencia. Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada País puedan exigir ante sus tribunales nacionales.

Por el de la preeminencia, que se deriva de la aplicación directa, se comprende la virtud que tiene la norma comunitaria de ser imperativa y de primar sobre la de derecho interno. Estos principios o características del derecho comunitario se materializan en el artículo 4° del tratado (sic) Fundacional cuando su texto impone a los países que integran la Comunidad Andina las dos obligaciones básicas de “hacer” y de “no hacer” a que él se refiere.

Por la primera de las obligaciones citadas, los Países Miembros adquieren el compromiso de adoptar toda clase de medidas –sean de tipo legislativo, judicial, ejecutivo, administrativo, o de cualquier otro orden- que contengan manifestaciones de voluntad del Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones, sentencias o en general actos de la administración, destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario.

Por la segunda deben abstenerse de adoptar toda medida, o de asumir cualquier conducta que pueda contrariar u obstaculizar dicho ordenamiento. Por lo demás, lo dicho abarca también los niveles regionales y descentralizados del estado (sic) y, por supuesto, a los particulares nacionales de dichos Estados, quienes también son sujetos de tal ordenamiento en las materias que lo conforman.

Debe precisarse, así mismo, que las obligaciones previstas en el artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal, están referidas al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente definido en el artículo 1° del mismo Tratado. De donde se concluye que bien sea que se trate de normas de derecho primario o de normas de derecho derivado, deben por igual ser respetadas y acatadas tanto por los organismo (sic) y funcionarios de la Comunidad como, y sobre todo, por los Países Miembros”.

(Proceso 16-AI-2000, de 24 de noviembre de 2000, Secretaría General contra Colombia, publicada en la G.O.A.C. N° 639 de 9 de febrero de 2001). 3. Del complemento indispensable. Este tema es analizado por el Tribunal en virtud de que la demandante argumenta que la Resolución 1056 regula cuestiones referentes a marcas que son reguladas por la Decisión 486.

En cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

En consecuencia, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1139 del 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC). Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos expresamente contemplados en la normativa comunitaria aplicable al caso, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El establecimiento de tales restricciones debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta de previsión no debe interpretarse como constitutiva de un asunto no comprendido en la citada Decisión. 4. De los requisitos de registrabilidad de un signo. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

Este artículo reconoce como requisitos de registrabilidad la susceptibilidad de representación gráfica y la distintividad, el Tribunal ha considerado, además, como requisito de registrabilidad el de la perceptibilidad, que si bien no se encuentra expresamente señalado en el artículo 134 se encuentra implícitamente contenido en la definición de marca, por lo tanto, el Tribunal reconoce, que de acuerdo a la normativa comunitaria, éstos son los únicos requisitos exigidos para la concesión de un registro marcario.

En consecuencia, ninguna autoridad nacional está facultada para exigir la presentación de nuevos requisitos para la concesión de un registro marcario. Se aclara, también, que únicamente la oficina nacional competente está autorizada para realizar el correspondiente examen de registrabilidad de un signo y, de esta manera, verificar si el signo solicitado a registro cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 5.

Signos conformados por partículas de uso común. Respecto a los signos conformados por partículas de uso común, como es el caso de PLUS, el Tribunal ha manifestado que los signos usuales o comunes son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Con relación a la prohibición del artículo 135 literal g) de la Decisión 486, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que “(…) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.

(Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO). Además, el Tribunal ha enfatizado que el signo compuesto, formado por uno o más vocablos de uso común, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que dichos vocablos formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo que contiene elementos de uso común y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil.

Para el caso de registro de signos que sean distintivos, pero que contengan una partícula de uso común, el Tribunal ha sostenido que se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). Finalmente, el Tribunal recalca que el único órgano facultado para declarar si un signo es de uso común o está compuesto por partículas de uso común es la oficina nacional competente para conocer sobre la registrabilidad marcaria. 6.

Derecho al uso exclusivo de la marca. El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho marcario y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP- 2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE).

“El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 52-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1534, de 24 de agosto de 2007). Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.

El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año).

Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

En virtud a lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, esto implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho.

La prohibición prevista en el literal d) del Art. 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación, este elemento ya fue tratado ut supra.

Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance. Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”.

De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor; por lo tanto, la expresión usar en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio, sin embargo, es necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo. 7.

Relación entre la normativa de Propiedad Industrial y la normativa para el Registro, Control, Comercialización y Uso de Productos Veterinarios. Sin entrar a analizar la Decisión 483 de la Comisión de la Comunidad Andina que regula el Registro, Control, Comercialización y Uso de Productos Veterinarios por no ser una norma controvertida en el proceso, el Tribunal considera importante recalcar, que sobre la base de los principios del derecho comunitario, antes referidos, ésta es la norma comunitaria que debe ser tomada en cuenta por las autoridades nacionales competentes respecto a la debida comercialización de Productos Veterinarios.

Esta norma comunitaria en relación estrecha con la normativa de Propiedad Industrial manifiesta, en su artículo 30 que “Los signos distintivos que utilicen los productos veterinarios deberán cumplir con las normas del Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Por su parte, en el Parágrafo del artículo 29 de la misma Decisión 483 manifiesta, como excepción al registro, que “En ningún caso se otorgará registro sanitario a productos veterinarios cuya denominación utilice términos que desvirtúen la naturaleza del producto o le atribuyan características, cualidades o propiedades farmocológicas, biológicas o nutricionales que no posean y pudieran inducir a engaño o indebido uso”, norma que está completamente acorde a la Decisión 486.

Por lo tanto, son las Decisiones 486 y 483 las aplicables al caso concreto y no así una norma interna, como es el Decreto 1056. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de su aplicación directa, conlleva su carácter imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno y demás normas multilaterales.

Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración.

SEGUNDO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En consecuencia, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

TERCERO: El artículo 134 de la Decisión 486 reconoce como requisitos de registrabilidad la susceptibilidad de representación gráfica y la distintividad, el Tribunal ha considerado, además, como requisito de registrabilidad el de la perceptibilidad, que si bien no se encuentra expresamente señalado en el artículo 134 se encuentra implícitamente contenido en la definición de marca, por lo tanto, el Tribunal reconoce, que de acuerdo a la normativa comunitaria, éstos son los únicos requisitos exigidos para la concesión de un registro marcario.

En consecuencia, ninguna autoridad nacional está facultada para exigir la presentación de nuevos requisitos para la concesión de un registro marcario.

CUARTO: Corresponde a la autoridad nacional competente, realizar el correspondiente examen de registrabilidad de un signo y, de esta manera, verificar si el signo solicitado a registro cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

QUINTO: De igual manera, el único órgano facultado para declarar si un signo es de uso común o está compuesto por partículas de uso común es la oficina nacional competente.

SEXTO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo; esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado.

Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.

SÉPTIMO: De conformidad con los principios propios del Derecho Comunitario Andino, el juez consultante deberá aplicar, en lo que corresponda, las Decisiones 486 y 483 de la Comisión de la Comunidad Andina, que son las normas aplicables al caso concreto y no así una norma interna, como es el Decreto 1056. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2004-0370, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA