PROCESO 111-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales b) y e); y, 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: ”Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro”.

Expediente Interno: Nº 2004 – 0199. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil nueve. VISTOS: El Oficio Nº 0323, de 19 de febrero de 2009, recibido en este Tribunal el 21 de septiembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales b) y e); y, 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2004 - 00199. 1.

Las partes: Demandante: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Demandado: Superintendecia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes: El 06 de diciembre de 2001, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. presentó solicitud de registro del signo figurativo constituido por “Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro” como marca en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por Resolución 08302, de 28 de marzo de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro del signo solicitado por estimar que se trata de una figura débil, carente de originalidad para distinguir cualquier clase de producto o servicio. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. interpuso recurso de reposición y de apelación. Mediante Resolución Nº 027634, de 26 de septiembre de 2003, la misma funcionaria confirmó en todas sus partes la Resolución Nº 08302, de 28 de marzo de 2003.

Por Resolución Nº 2670, de 20 de febrero de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la decisión inicial. 3. Fundamentos de la Demanda: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se hagan las siguientes declaraciones: • Que se declaren nulas las Resoluciones que negaron el registro de “Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro”, como marca para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30. • Como restablecimiento del derecho solicita se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro marcario negado.

La sociedad actora estima violados los artículos 134 literales b) y e) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: • La Superintendecia de Industria y Comercio interpretó equivocadamente el artículo 134 de la Decisión 486, pues el signo solicitado tiene distintividad, para ser registrado como marca al tener los requisitos que exigen las normas comunitarias en relación con la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 4.

Contestación de la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a las pretensiones de la demanda, argumentando lo siguiente: • Del estudio de registrabilidad se concluyó que el signo no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa andina para ser registrado como marca. 5. Normas a ser interpretadas: Procede la Interpretación Prejudicial solicitada de los artículos 134 literales b) y e); y, 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

(…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; (…)”.

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado al respecto que marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[1] La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: LA CARENCIA DE DISTINTIVIDAD. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro del signo solicitado “Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro”, argumentando que carecía de distintividad. Al respecto, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).[2] En tal sentido, el Juez Nacional deberá apreciar el signo solicitado constituido por “Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro”, en relación con los productos de la Clase 30 que pretende distinguir y, por otro lado, deberá analizar el signo en relación con la percepción del público al que va dirigida, a fin de determinar si dicho signo solicitado es distintivo o no.

3. PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE COLORES. En el presente caso, el Tribunal observa que se pretende registrar el signo solicitado constituido por “Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro” en la Clase 30. Al respecto, la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos.

De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad, pues, v. gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al color de que se trate, puede afirmarse su registrabilidad.

4. CLASES DE MARCAS: LAS MARCAS FIGURATIVAS. Dentro de los fundamentos de la demanda, se argumenta que “el signo que se pretende registrar es una combinación de colores debidamente delimitada por una forma exterior y que, por lo tanto, es un signo que puede ser registrado como marca”. Al respecto, el Tribunal ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”.[3] Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

5. LA MARCA DÉBIL. El demandante alega que el signo solicitado no es una “marca débil debido a que no evoca ninguno de los productos de la Clase 30 y el grado de dificultad para la recordación en el consumidor no es una condición legal para que un signo pueda ser registrado como marca”. Al respecto, este Tribunal ha señalado que un signo es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.

(Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: El Juez Nacional deberá valorar si el signo solicitado no contraviene las disposiciones comunitarias contempladas en los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486. De existir duda sobre la distintividad del signo solicitado, ésta debe ser entendida como la capacidad intrínseca que debe tener el signo para identificar y diferenciar unos productos de otros.

Así, el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida.

TERCERO: Un color puro o secundario aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. A contrario sensu, pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados, siempre que ésta no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

CUARTO: La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre. Así, las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

QUINTO: Un signo es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico o usual, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

“Proceso 07-IP-2009”. Patente de Invención: “Nuevos Pirazolopirimidinas como Inhibidores de Quinasa Dependientes de Ciclinas”. Actor: SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. [2] Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995.

Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV.