PROCESO 148-IP-2009 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: MONTRES ROLEX S.A. Marca: “OREX” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2002-00285. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 04 días del mes de marzo del año dos mil diez. VISTOS: El Oficio Nº 2114, de 29 de octubre de 2009, recibido en este Tribunal el 30 de noviembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2002-00285. 1.

Antecedentes: 1. Las partes Demandante: MONTRES ROLEX S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero Interesado: ELECTRODOMÉSTICOS DEL CAUCA S.A. 1.2. Hechos relevantes a) Los hechos: El 29 de diciembre de 1998, ELECTRODOMÉSTICOS DEL CAUCA S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo “OREX” (denominativo) para distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo la solicitud de registro publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 473, del 10 de marzo de 1999.

El 26 de abril de 1999, la sociedad MONTRES ROLEX S.A. presentó observación con base a sus marcas “ROLEX” (mixtas) de la misma Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que entre el signo solicitado y las marcas registradas, existen claras similitudes que llevan al público consumidor a un riesgo de confusión. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió, en primera instancia, la Resolución Nº 16179, de 18 de agosto de 1999, declarando fundada la observación presentada, denegando el registro del signo solicitado “OREX” (denominativo) para distinguir los productos comprendidos en la Clase

14. ELECTRODOMÉSTICOS DEL CAUCA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 16179, de 18 de agosto de 1999. Mediante Resolución Nº 26313, de 07 de diciembre de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar la Resolución Nº 16179. Posteriormente, mediante Resolución Nº 11262, de 29 de mayo de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual, resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución Nº 16179 y concediendo el registro del signo solicitado “OREX” (denominativo).

Finalmente, la sociedad MONTRES ROLEX S.A. presentó ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones anteriores emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, al haber otorgado indebidamente el registro del signo solicitado. 1.

Fundamentos de la Demanda: La demandante sociedad MONTRES ROLEX S.A. fundamenta su demanda en los siguientes términos: Las denominaciones ROLEX y OREX son semejantes al punto de producir riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que concurren las causales de confundibilidad y de semejanza entre ambos signos confrontados. Manifiesta que el signo solicitado “OREX” (denominativo) no es lo suficientemente distintivo en relación con la marca registrada “ROLEX” (mixta), razón por la cual existiría dificultad en su distinción al momento de la pronunciación. Agrega que la distintividad de una marca ha sido entendida como la capacidad intrínseca y extrínseca del signo para identificar y diferenciar un producto o un servicio en el mercado.

Señala que el signo solicitado “OREX” (denominativo) no cuenta con suficientes elementos que le otorguen distintividad intrínseca para que pueda registrarse como marca, y que adicionalmente su distintividad extrínseca está afectada en la medida en que existe en el registro de la Propiedad Industrial otra marca confundiblemente semejante con ella para amparar los mismos productos de la Clase 14. 2.

Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, precisó lo siguiente: La función de la marca es distinguir unos productos o servicios de otros, es decir, sirve para evitar la confusión o el error en el público consumidor. Aplicando los criterios a los signos en conflicto, se tiene que el signo solicitado “OREX” es denominativo y las marcas registradas ROLEX son mixtas, llegando a la conclusión que predomina el elemento denominativo de las expresiones verbales.

La identidad y semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión directa (nexo entre los productos) e indirecta (atribución de un origen empresarial común). El signo solicitado “OREX” (denominativo) tiene la suficiente fuerza distintiva para coexistir en el mercado con la marca “ROLEX” (mixta), por cuanto no existe riesgo de hacer incurrir en error al público consumidor.

Los signos confrontados son de fantasía, “en la medida de que no evocan concepto alguno, de modo que hay de por medio cierta idea o concepto que también contribuye a su diferenciación, de suerte que el consumidor tiene otro ingrediente que le facilita la distinción de las marcas en los productos que representan”. 4. Tercero Interesado: ELECTRODOMÉSTICOS DEL CAUCA S.A. destaca la marcada confusión entre las dos dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio y manifiesta que sobre los hechos de la demanda es de acatar lo dispuesto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 03 de febrero de 2010. 2.

Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas. El juez no solicita la interpretación de norma alguna pero menciona normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso interno: los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Sin embargo, la solicitud de registro del signo solicitado fue presentada el 29 de diciembre de 1998, por lo que la norma vigente era la Decisión 344.

En tal sentido, se interpretarán -de oficio- los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes DECISIÓN 344 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

DECISIÓN 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. En el presente caso, el Juez Consultante no solicita la interpretación de norma alguna pero menciona normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso interno: los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486; sin embargo, la solicitud de registro se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003, marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39- IP-2003), ya citado. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “OREX” (denominativo) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.

2. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO El Tribunal ha sostenido que la identidad o la similitud de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[1] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[2] Finalmente, resulta necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal ha señalado que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[3] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[4]

4. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS YMIXTAS La parte actora MONTRES ROLEX S.A. estima que los signos confrontados OREX (denominativo) y ROLEX (mixtos) son semejantes al punto de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que procede analizar qué se entiende por signos denominativos y mixtos. Al respecto, este Tribunal ha señalado que las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.

5. MARCAS DE FANTASÍA En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda precisó que ambos signos confrontados son de fantasía, “en la medida de que no evocan concepto alguno, de modo que hay de por medio cierta idea o concepto que también contribuye a su diferenciación, de suerte que el consumidor tiene otro ingrediente que le facilita la distinción de las marcas en los productos que representan”.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003).

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En el presente caso, el Juez Consultante no solicita la interpretación de norma alguna pero menciona normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso interno: los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Sin embargo, la solicitud de registro del signo solicitado fue presentada el 29 de diciembre de 1998, por lo que la norma vigente y aplicable era la Decisión 344.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

TERCERO: La identidad o similitud entro los signos, así como, el potencial riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez Nacional, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Basta que exista riesgo de confusión para que se deniegue el registro.

CUARTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos.

QUINTO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.