PROCESO 027-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 52, 238, 240, 243, 245 y 248 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 264, 247 y 249 de la misma Decisión. Actor: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS.
Proceso Interno Nº 1184-2004-EP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diez. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador, relativa a los artículos 52, 238, 240, 245 y 248 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 1184-2004-EP;
El auto de 4 de marzo de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS.
Demandada: sociedad MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. b) Hechos Del escrito de demanda se extraen los siguientes hechos: 1. La sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS es titular de la patente “procedimiento para la preparación del SILDENAFIL”. Dicha patente de procedimiento se encuentra concedida con el título No. PI 99-1598 otorgado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, concedido el 30 de agosto de 1999 y vigente hasta el 4 de junio de 2017. 2.
El producto obtenido directamente del procedimiento patentado, es un medicamento cuyo principio es el SILDENAFIL y que PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS comercializa bajo la marca VIAGRA. 3. La demandada MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., se encuentra comercializando en el Ecuador el medicamento POTENCIL, cuyo principio activo es el SILDENAFIL. 4.
PFIZER acusa a MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. de infringir la Patente de Procedimiento No. PI 99-1598 y solicita la adopción de medidas cautelares para hacer cesar la infracción, hasta que MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. aporte prueba suficiente sobre la licitud del procedimiento de fabricación del SILDENAFIL base de POTENCIL en virtud del artículo 302 de la Ley de Propiedad Intelectual y 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS en su escrito de demanda manifiesta que: 1.
“(…) la Patente confiere a su titular el ‘derecho a explotar en forma exclusiva la invención’, lo que equivale a que en nuestro País sólo PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS está en la facultad de usar el procedimiento patentado para la fabricación de SILDENAFIL”. “(…) el producto obtenido directamente por la Patente de Procedimiento No. PI 99-1598, es un medicamento cuyo principio activo es el SILDENAFIL y que se lo vende bajo la marca VIAGRA.
En tal razón nadie distinto a PFIZER (…) puede comercializar en el Ecuador otras versiones del SILDENAFIL (‘VIAGRA’), salvo que cuente con la autorización expresa de la misma”. 2. “La exclusividad en la explotación del producto protegido por una Patente de Procedimiento, constituye un Principio de Derecho reconocido asimismo en dos Tratados Internacionales, de los cuales el Ecuador es parte: La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) (…)”. 3.
Basándose en el artículo 302 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que “mientras el demandado no pruebe lo contrario, se presume legalmente que éste ha usado el procedimiento patentado por mi representada para fabricar la materia prima y/o el producto al granel que es SILDENAFIL”. 4. En el caso de autos en “el uso de un procedimiento patentado a favor de mi representada, es imprescindible que la demandada le demuestre procesalmente y a través de prueba idónea, que el procedimiento que ha usado para fabricar el SILDENAFIL base es distinto al patentado.
Para probar este hecho técnico, debe usarse un mecanismo procesal idóneo, que sólo puede ser la inspección judicial de la planta de producción del SILDENAFIL base a la cual adquiere su producto la demandada (…)”. 5. Pide como medidas cautelares: • “La prohibición a MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., de importar al Ecuador la materia prima que contiene el principio activo SILDENAFIL (…)”. • “La prohibición a MEDICAMENTA S.A. de la comercialización en Ecuador del medicamento ‘POTENCIL’”. • “El retiro de los circuitos comerciales del productos ‘POTENCIL’ y su depósito judicial (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El representante legal de MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. contesta la demanda argumentando: 1.
Que, POTENCIL, una vez cumplidos los requisitos establecidos por la ley ecuatoriana, es comercializado en Ecuador. POTENCIL contiene “en su formulación el principio activo conocido con el nombre genérico de ‘sildenafil’. El sildenafil contenido en ‘Potencil’, sin embargo, en nada infringe la Patente PI 99-1598 (…) pues el sildenafil que contiene es elaborado mediante un procedimiento completamente distinto a aquél protegido por la patente en mención”. 2.
En qué consiste la infracción a una patente de procedimiento que resulta diferente a la infracción a una patente de producto. En el caso particular la patente de procedimiento PI 99-1598 “protege el principio activo del sildenafil, pero solamente aquél sildenafil elaborado utilizando el procedimiento protegido por la patente y no cualquier sildenafil que se encuentre en el mercado”.
Cita el artículo 52 de la Decisión 486, donde se indica cuáles son los derechos que confieren las patentes a sus titulares y que de acuerdo a este artículo, la infracción a una patente de procedimiento es la que se realice conforme al literal b) del mencionado artículo 52. 3. Conforme a lo anterior “En el caso de cuestión, la infracción achacada a MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. consistirá en el supuesto empleo del procedimiento que está protegido por la patente PI 99-1598 para elaborar el sildenafil contenido en ‘Potencil’, o, en su defecto, en la supuesta fabricación, oferta en venta, venta o uso o importación para alguno de esos fines de un sildenafil obtenido directamente mediante el procedimiento que está protegido por la patente mencionada”.
Sin embargo, ninguna de las pruebas presentadas por PFIZER demuestran “indicios precisos y concordantes que permitan al juez presumir la infracción”. 4. Que, la actora pretende hacer una inversión de la carga de la prueba en sentido de que es MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. la que debe demostrar dentro del proceso que el procedimiento mediante el cual es elaborado el sildenafil utilizado para la fabricación del ‘POTENCIL’ no es el mismo que el procedimiento protegido por la patente PI 99-1598.
A lo mencionado, afirma que la demandante debe ceñirse a lo dispuesto por el artículo 240 de la Decisión 486 y determinar si la patente PI 99-1598 cumple con los presupuestos señalados por dicha norma para determinar si se cumple con la infracción alegada. A lo que concluye que, la inversión de la prueba no podría ser aplicada al caso en cuestión pues “es Pfizer quien debe probar lo contrario”. 5.
Afirma que el sildenafil utilizado por MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. para la fabricación de su producto POTENCIL “es elaborado utilizando materia prima sintetizada a través de un procedimiento distinto del que se encuentra protegido por la patente No. PI 99-1598”. 6. Por lo que solicita, que el Juez competente se inhiba de dictar medidas cautelares.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en los artículos 52, 238, 240, 245 y 248 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Juez Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, conforme a lo solicitado por el juez consultante, se interpretarán los artículos 52, 238, 240, 243, 245 y 248 de la Decisión 486; y, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria, se interpretarán de oficio los artículos 246, 247 y 249 de la misma Decisión, por ser aplicables al caso concreto; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.
(…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de co titularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
(…) Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales. Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
(…) Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.
Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.
Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. Artículo 248.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.
Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.
Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla (…)”. 1. Los derechos que confiere la patente a su titular. El Tribunal considera oportuno referirse al tema, en virtud de que el demandante manifiesta que “(…) la Patente confiere a su titular el ‘derecho a explotar en forma exclusiva la invención’, lo que equivale a que en nuestro País sólo PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS está en la facultad de usar el procedimiento patentado para la fabricación de SILDENAFIL”.
El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular.
Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente. De lo precedentemente expuesto e interpretando la norma, contrario sensu, podemos afirmar que el titular de la patente puede exclusivamente utilizar el procedimiento reivindicado, y consecuentemente fabricar un determinado producto, ofertarlo, venderlo o importarlo para alguno de estos fines.
Es preciso señalar que el derecho de patente, “ius prohibendi”, tiene su origen en un acto expreso, ejecutado por una autoridad estatal competente, sin embargo el derecho de explotar la invención patentada, como manifestación de la libertad de industria y comercio, es anterior a éste, puesto que un inventor que no solicita patente alguna o que prefiere mantener su invención en forma de tecnología confidencial, no tiene ningún obstáculo jurídico para llevar adelante la explotación de la invención, salvo las disposiciones legales de orden público vigentes en un determinado Estado, referidas a licencias o autorizaciones particulares relacionadas con el producto o procedimiento patentado, por ejemplo las disposiciones ambientales, sanitarias y de seguridad industrial, entre otras.
Cabe mencionar que los derechos conferidos por la patente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50 de la Decisión objeto de interpretación, tienen una duración máxima de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro. Finalmente y siguiendo el criterio de Guillermo Cabanellas podemos distinguir tres tipos de infracciones a los derechos emergentes de la patente: “las directas, que son aquellas cometidas por quien usa o vende la invención patentada, sin permiso de su titular.
Las indirectas que se configuran cuando una persona induce a otra a usar o vender ilícitamente la invención y las infracciones contributivas, son las que tienen lugar cuando una persona vende o suministra un elemento al infractor principal, siendo que tal elemento tiene como único o principal uso posible, su empleo en el contexto de la invención patentada”.
(Guillermo Cabanellas, Derecho de las patentes de Invención. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001 p. 475). 2. De las acciones por infracción a los derechos que concede una patente. La parte demandada en el proceso hace referencia a la supuesta infracción a los derechos que le confiere la patente a la demandante, por lo tanto se abordará el tema para aclarar, de acuerdo a la normativa comunitaria, cuáles son las acciones por infracción a los derechos que concede una patente.
Con relación a la facultad que tiene el titular de una patente para iniciar una acción que proteja sus derechos, el Tribunal expresó en la interpretación contenida en el expediente 14-IP-2007 de 21 de marzo de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1513 de 27 de junio del mismo año, lo siguiente: “El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.
El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.
La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.
En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.
La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. Con referencia a la disposición contenida en el artículo 239 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cabe destacar que es una norma complementaria del artículo 238, analizado precedentemente, puesto que como expresó este Tribunal “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.
(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Es necesario dejar claramente establecido lo siguiente: mencionamos en líneas precedentes que el “ius prohibendi” del titular de la patente tiene su origen en un acto expreso de autoridad nacional competente, consecuentemente se puede considerar que una explotación no autorizada del producto o procedimiento reivindicado, sucedido después de esta declaración administrativa, se constituye en una infracción a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de activar el mecanismo previsto en el artículo 238 de la decisión objeto de interpretación; sin embargo la norma comunitaria a objeto de proteger los legítimos intereses del inventor, ha establecido en su artículo 239, que si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención. En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular de la patente, estará limitado en su alcance por los términos de la reivindicación protegida y será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado.
Por otra parte, la disposición contenida en el artículo 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece con claridad que la carga de la prueba en un proceso sobre infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, le corresponde al demandado y se presume, salvo prueba en contrario que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado.
El Tribunal aclara que la acción que se pueda iniciar se refiere únicamente a daños y perjuicios y no así a posibles procedimientos penales. En resumen, citando el proceso 78-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1789 de 14 de diciembre de 2009, tenemos: 1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido.
El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
(párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. 3.
De las medidas cautelares. El Tribunal analiza el tema de las medidas cautelares, en virtud a que, en el escrito de demanda, el demandante solicita como medidas cautelares las siguientes: • “La prohibición a MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., de importar al Ecuador la materia prima que contiene el principio activo SILDENAFIL (…)”. • “La prohibición a MEDICAMENTA S.A. de la comercialización en Ecuador del medicamento ‘POTENCIL’”. • “El retiro de los circuitos comerciales del productos ‘POTENCIL’ y su depósito judicial (…)”.
El Tribunal, con relación a las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial y la facultad de la autoridad jurisdiccional interna, ha señalado que “La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.).
La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el status quo ante de la res litigiosa y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito. En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245).
En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246).
Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246). Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora).
El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito. La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).
Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.
En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.
Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito”. (Expediente Nº 96-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134 de 3 de noviembre de 2004). Con relación a lo previsto en el Art. 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en cuenta lo mencionado precedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, la cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la norma en análisis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla, limitando de esta forma el alcance de esta medida accesoria a los bienes que son materia del litigio, siendo lógica esta disposición puesto que el propio proceso cautelar presenta limitaciones por estar condicionado, por una parte, al proceso principal del cual es accesorio y por ser una medida instrumental que carece de pretensión propia y cuyos efectos serán netamente procesales.
De igual forma, a manera de resumen, se cita lo mantenido por el Tribunal en le Proceso 78-IP-2009, ya citado: 1. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.
Las cuales tienen como objeto lo siguiente: • Impedir la comisión de la infracción. • Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. • Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. • Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. • Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.
El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.
(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 2. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.
Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 3.
Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, como efecto, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 4.
Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Al referirse a estos criterios el Tribunal ha señalado “El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor.
De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal (…). Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”.
(Proceso 11-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1354, de 8 de junio de 2006, marca: VELAS IMPERIALES). La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemmizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.
En este marco, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. Respecto a la indemnización de daños y perjuicios, el Tribunal en la citada interpretación 79-IP-2009, ha sostenido: 1. Indemnización de daños y perjuicios.
Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.
La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).
Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.
En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007). 2. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.
(artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: • Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- El inventor de un producto o procedimiento goza del derecho de utilización y explotación de su invención, sin necesidad de formalidad alguna; sin embargo para obtener la exclusividad de este derecho y el consiguiente “ius prohibendi” frente a terceros, es necesario que una autoridad nacional competente conceda la patente de invención, a través de un acto expreso, a partir del cual el titular de la patente podrá ejercer la exclusividad y la facultad de oposición y exclusión. SEGUNDO.- El titular de una patente tiene la facultad de iniciar una acción legal, en virtud del principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial conferido por la patente, que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción nacional competente, contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho, que ejecute actos que la hagan inminente o que cause un daño o perjuicio al titular una vez solicitada la patente y antes de ser concedida.
TERCERO. - La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.
Las medidas cautelares podrán ser solicitadas por quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción, lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación. CUARTO.- Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor.
En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su patente. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.
Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la patente protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. El Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1184-2004-EP., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA