PROCESO 24-IP-2010 — Comunidad Andina

PROCESO 024-IP-2010 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166, 167 y 168 de la mencionada Decisión, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: S.T. DUPONT.

Marca: “S.T. DUPONT” (mixta). Expediente Interno Nº 2003-00442. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de abril del año 2010. VISTOS: El Oficio Nº 2222, de 11 de diciembre de 2009, recibido en este Tribunal el 06 de enero de 2010, mediante el cual, el Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2003-00442. 1.

ANTECEDENTES 1.1 Las partes. Demandante: Sociedad S.T. DUPONT. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercer interesado: Sociedad PRONALCI LIMITADA. 1.2. Determinación de los hechos relevantes. a) Los hechos El 08 de marzo de 2002, la sociedad PRONALCI LIMITADA., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación por falta de uso contra el registro de la marca “S.T. DUPONT” (mixta) inscrita a favor de la sociedad S.T. DUPONT para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a fin de obtener el registro del signo “DU MONT” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la misma Clase 34.

Una vez agotada la etapa de alegatos, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución Nº 35128, de 30 de octubre de 2002, la cual denegó la cancelación por falta de uso. PRONALCI LIMITADA., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la citada resolución, siendo resuelto de manera confirmatoria, mediante Resolución Nº 5170, de 26 de febrero de 2003.

El 16 de mayo de 2003, mediante Resolución Nº 012928, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución 35128, y concedió la cancelación parcial por falta de uso de la marca “S.T. DUPONT” (mixta), limitando la cobertura de la misma para distinguir exclusivamente artículos para fumadores, tales como, estuches, encendedores, tubos para puros, ceniceros y brickets, excluyendo de dicha protección los cigarrillos, tabaco y sus derivados, agotando así la vía gubernativa. 2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA La demandante S.T. DUPONT ha presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio argumentando lo siguiente: La demandada violó el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por aplicación indebida, ya que se interpretó de manera equivocada el tercer párrafo de dicho artículo, pues no observó la similitud o identidad de los productos.

Expresa que para que sea procedente la cancelación parcial sobre productos, se debe tener en cuenta la identidad o similitud con los productos para los cuales fue aprobado el uso. En ese caso concreto, se probó el uso de la marca “S.T. DUPONT”, para identificar artículos de fumador y cerillas o encendedores y no para cigarrillos, tabaco y productos de tabaco.

Reitera que para que proceda la cancelación total o parcial de productos sobre los cuales no se demostró el uso de una marca, se debe tener en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios, la que debe ser entendida como la semejanza tanto directa o indirecta, ya que con cualquiera de las dos se produce el riesgo de confusión o de asociación, dado que los artículos no tienen razón de ser si no existen los cigarrillos y viceversa, pues requieren de un uso complementario o conjunto para cumplir su función. Destaca que no hay duda que los productos cancelados “cigarrillos, tabaco y productos de tabaco” guardan una estrecha similitud con los “elementos para fumador, encendedores y fósforos” generando una confusión indirecta entre los productos relacionados, pues fácilmente pueden llegar a pensar que una misma empresa las produce y no dos empresas independientes.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que, si bien es cierto, y como está demostrado en el expediente, el titular de la marca logró probar el uso de la misma para distinguir única y exclusivamente artículos para fumadores, es decir, estuches, cortapuros, tubos para puros, ceniceros, encendedores y brickets, no probó su uso para tabaco y sus derivados, comprendidos en la Clase 34, debiendo, en consecuencia, ordenar la cancelación parcial de registro de la marca en cuanto a los productos no usados con la misma.

La Sociedad PRONALCI LIMITADA, se allanó a los fundamentos jurídicos de la demanda.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 04 de marzo de 2010. 2.

Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas. En el presente caso, el Juez Nacional ha solicitado la Interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En tal sentido, este Tribunal interpretará el mencionado artículo; y, de oficio, los artículos 166, 167 y 168 de la citada Decisión. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. (…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE REGISTRO DE MARCA. EL USO DE LA MARCA. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) estableció que, si bien es cierto que el titular de la marca “S.T. DUPONT” (mixta) logró probar el uso de la misma para distinguir artículos para fumadores, tales como estuches, cortapuros, tubos para puros, ceniceros, encendedores y brickets, no probó su uso para tabaco y sus productos derivados de la Clase 34, debiendo ordenar –según la SIC- la cancelación parcial del registro de la marca en cuanto a los productos no usados con la misma.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que, de acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

En ese sentido, el Tribunal ha manifestado que “(…) el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”.

(Proceso 116-IP-2004, Marca: “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). De otra parte, el artículo 273 de la Decisión 486, establece que la “oficina nacional competente”, a que se refiere el artículo 165 de la misma Decisión, es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Y en referencia a la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el Tribunal ha determinado que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero igualmente a los interesados legítimos, por lo que se considera que puede accionar la acción de cancelación “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso Nº 15-IP-99, Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 528, de 26 de enero de 20000), o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.

Así, la acción de cancelación prosperará cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Se ha señalado “(…) por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP-2004, ya citado). La acción de cancelación no será procedente si el titular del signo demuestra que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado, como se señala en el artículo 165 de la Decisión 486. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.

(Proceso 15-IP-99, ya citado). Sin embargo, es importante destacar que el artículo 165 de la Decisión en análisis establece que “la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada”. Dicha defensa deberá ser entendida, no sólo como oportuna en un procedimiento en el que un tercero ha iniciado una oposición, sino en aquel procedimiento en el que se deniegue de oficio, un registro de marca en base a otra ya concedida, es decir, sin que el titular de esta última haya interpuesto oposición. En este sentido, si dicha acción es interpuesta en tiempo oportuno, es decir, durante la tramitación del procedimiento administrativo, la autoridad deberá resolver el procedimiento de registrabilidad considerando el resultado de dicha cancelación. La cancelación parcial por no uso.

El párrafo cuarto del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. En el Proceso 180-IP-2006, marca: “BROCHA MONA”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de mayo de 2007, este Tribunal señaló que dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

La identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: a) Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. b) Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean “similares” significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que, si bien es cierto, y como está demostrado en el expediente, el titular de la marca logró probar el uso de la misma para distinguir “única y exclusivamente artículos para fumadores, es decir, estuches, cortapuros, tubos para puros, ceniceros, encendedores y brickets”, no probó su uso para “tabaco y sus derivados”, comprendidos en la Clase 34, debiendo, en consecuencia, según la SIC, ordenar la cancelación parcial de registro de la marca en cuanto a los productos no usados con la misma.

Al respecto, el Juez Consultante deberá analizar si existe una diferencia sustancial entre “artículos para fumadores, es decir, estuches, cortapuros, tubos para puros, ceniceros, encendedores y brickets” y “tabaco y sus derivados”; o si, de lo contrario tienen la misma naturaleza y finalidad (“para fumar), siendo productos conexos y relacionados, supuesto en el cual no cabría la cancelación parcial.

2. DE LA CARGA DE LA PRUEBA. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente.

Asimismo, se debe probar el uso de la marca tal como se encuentra registrada en la Oficina de Registro Marcario, por lo que no se justifica el mencionado uso solamente con la utilización de la parte denominativa, por ejemplo, si se trata de marcas mixtas, figurativas, etc. Es pertinente advertir que por el principio de uso real y efectivo de la marca, se deriva que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En tanto que la función de un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el mercado, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que cumpla con su función distintiva y sin que se encuentre en el mercado.

El principio del uso efectivo de la marca enunciado anteriormente se encuentra expresamente establecido en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”. • De igual modo, este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real.

Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado (PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1640, de 25 de julio de 2008), al respecto, que: • “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”. Para evitar que la marca sea cancelada por no uso, el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella.

La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc., por lo que, en consecuencia de ello, la defensa judicial de una marca no es prueba del uso de la misma.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” En tanto que se trata de un listado enunciativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable en el País Miembro. Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella.

Finalmente, se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta. Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a: 1.

Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 3. Restricciones a las importaciones. 4. Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Corresponde, entonces, con estos antecedentes, al Juez Consultante, establecer si la prueba del uso de la marca “S.T. DUPONT” (mixta) ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso.

3. DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE UNA ACCIÓN DE CANCELACIÓN El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Cabanellas concibe por Derecho de Preferencia (jus preferendi) al sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas5.

El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. A la luz de la disposición transcrita, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente debe ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. En ese sentido, la prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.

Finalmente, este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho un uso real y efectivo de ella en el mercado. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc. 2.

Los requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso son: a) Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado; y, b) Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial.

Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si existe una diferencia sustancial entre “artículos para fumadores, es decir, estuches, cortapuros, tubos para puros, ceniceros, encendedores y brickets” y “tabaco y sus derivados”; o si, de lo contrario tienen la misma naturaleza y finalidad (“para fumar), siendo productos conexos y relacionados, supuesto en el cual no cabría la cancelación parcial. 3.

Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria, asimismo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios probatorios permitidos en la legislación nacional. Estos medios de prueba deben tener correspondencia con la marca registrada y deben ser presentados en los plazos prescritos por la norma comunitaria.

Si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación. En tal sentido, se debe probar el uso de la marca tal como se encuentra registrada en la Oficina de Registro Marcario, por lo que no se justifica el mencionado uso solamente con la utilización de la parte denominativa, por ejemplo, si se trata de marcas mixtas, como sucede en el presente caso con la marca “S.T. DUPONT” (mixta) objeto de la cancelación. 4.

El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.

De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa y estará sujeto al examen de registrabilidad respectivo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA