PROCESO 145-IP-2009 Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, de los artículos 81, 82, literal a), 95, párrafo segundo, 99, párrafo primero, y 100 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio, del artículo 83, literal a), de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

Expediente Interno Nº 7099 ML. Actor: Sociedad NUTREXPA N.V. Marca: CHILDY´S (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y un días del mes de abril del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 25 de febrero de 2010, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.

Las partes. Demandante: SOCIEDAD NUTREXPA N.V. Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Tercera Interesada: SOCIEDAD GRUPO P.I. MABE S.A. DE C.V. III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1.

La sociedad NUTREXPA N.V., fue titular de la marca denominativa CHILDY´S, registrada en Ecuador bajo el certificado 3146 y para proteger productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca no fue renovada. 2. La sociedad NUTREXPA N.V., solicitó el 19 de noviembre de 1997 el registro como marca del signo denominativo CHILDY´S, para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad GRUPO P.I. MABE S.A. DE C.V., presentó observación con base en la solicitud de registro para el signo denominativo CHILDY´S, radicada en Ecuador el 19 de septiembre de 1997 y para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación de Niza. 3. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 974515 de 22 de noviembre de 1999, resolvió aceptar la observación presentada y negar el registro solicitado. 4.

La sociedad NUTREXPA N.V., presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. 5. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 976393 de 21 de febrero de 2000, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado. 6. La sociedad NUTREXPA N.V., interpuso demanda en ejercicio del Recurso Subjetivo o de Plena Jurisdicción en relación con los anteriores actos administrativos. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La demandante se basa en los siguientes argumentos: a. Sostiene, que el signo solicitado para registro es distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. b. Argumenta, que tiene un derecho preferente por haber sido el titular de la marca CHILDY´S desde el año 1991 para las clases 3, 10 y 16.

Con la solicitud de registro se pretende recuperar la marca que ya había sido registrada para la clase 16. c. Aduce, que el signo solicitado hace parte de su familia de marcas CHILDY´S y, por lo tanto, tiene derecho al registro. d. Arguye, que la solicitud del signo CHILDY´S se realizó dentro del plazo consagrado en el artículo 100 de la Decisión 344 y, en consecuencia, no se debió negar el registro.

En este plazo tenía derecho a solicitar el registro sin que terceros se opongan. e. Agrega, que la resolución que negó el registro del signo CHILDY´S no fue debidamente motivada. 3. La contestación de la demanda. a. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. Contestó la demanda de la siguiente manera: “A. Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

B. Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia. C. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. D. Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción de conformidad con el Art. 65 de la Ley de jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

E. Falta de derecho del actor”. b. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Contesta la demanda de la siguiente manera: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Me ratifico en la Resolución No. 976393, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda”. c. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. La sociedad GRUPO P.I. MABE S.A. DE C.V., de conformidad con el informe del juez consultante, no contestó la demanda. IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. Normas a ser interpretadas. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 81, 82, literal a), artículo 95, párrafo segundo, artículo 99, párrafo primero, y 100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Los artículos 82, literal h), 93, 102 y 113, literal a), de la Decisión 344, no serán interpretados por no ser pertinentes al caso bajo estudio.

Se interpretará de oficio el artículo 83, literal a), de la misma normativa. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: Decisión 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”.

(…) Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…)” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) Artículo 95 “(…) Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” (…) Artículo 99 “La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia”.

(…) Artículo 100 “Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo anterior para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada”. (…) VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de Marca.

Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Las reglas para el cotejo de signos distintivos. C. Familia de marcas. D. La conexión competitiva. E. El periodo de gracia para la renovación de un registro marcario y el plazo concedido en el artículo 100 de la Decisión 344. F. Debida motivación del acto que concede o deniega un registro marcario.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo denominativo CHILDY´S. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. De conformidad con lo expuesto, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial. • Determina la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004).[1] Acorde a lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. • La distintividad.

La distintividad, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también le permite al titular de la marca, diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La perceptibilidad La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos.

Esta característica permite, que la marca se instale con facilidad en la mente del consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). • La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo que se va a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera, que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo CHILDY´S, ya que se afirma que es confundible con el signo denominativo CHILDY´S, razón por la cual, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. C. familia de marcas. La demandante argumentó que el signo solicitado hace parte de su familia de marcas CHILDY´S. Por lo tanto, se desarrollará el tema de la familia de marcas.

Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. En relación con lo anterior, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

D. la conexión competitiva. Los signos en conflicto amparan productos de diferentes clases: el signo solicitado pretende amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el signo opositor ampara productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva.

En este escenario es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad[2] y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de lo productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). E. el perÍodo de gracia para la renovación de un registro marcario y el plazo concedido en el artículo 100 de la decisión 344. La sociedad demandante sostuvo que la solicitud de registro se realizó dentro del plazo consagrado en el artículo 100 de la Decisión 344.

Agregó que en ese plazo tenía derecho a solicitar el registro sin que terceros se opusieran. El Tribunal analizará el periodo de gracia para la renovación de un registro marcario y el plazo consagrado en el mencionado artículo 100. El registro de una marca está limitado en el tiempo. De conformidad con el artículo 98 de la Decisión 344, el registro tendrá una duración de diez años a partir de la fecha de concesión, prorrogables por periodos iguales y sucesivos; en este tiempo el titular de la marca tendrá el derecho al uso exclusivo de la marca.

La renovación de la marca no es de oficio y, por lo tanto, la normativa comunitaria instaura en cabeza de su titular la carga de solicitarla dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro y, de conformidad con lo que disponga la normativa interna, pagando las tasas respectivas. El efecto de la no renovación del registro, de conformidad con lo consagrado en el artículo 114 de la Decisión 344, es la caducidad del registro.

La caducidad del registro implica que el titular del mismo pierde el derecho exclusivo sobre la marca. Para adquirirlo nuevamente podrá solicitarlo otra vez, pero teniendo en cuenta que por haber sido titular del registro no tiene el derecho inexorable a su registro, es decir, salvo el caso excepcional de la marca notoria, no puede acogerse a una solicitud anterior y tendrá que pasar nuevamente por el respectivo examen de registrabilidad.

Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia que reviste el registro marcario y las implicaciones de su caducidad, la propia normativa comunitaria extiende, de una manera excepcional, el periodo para solicitar la renovación e instaura la figura del plazo de gracia. Después de expirado el término de duración del registro, de conformidad con el artículo 99 de la Decisión 344, el titular del mismo podrá solicitar su renovación dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de vencimiento de registro, pagando, si así lo dispone la normativa interna, las tasas respectivas.

Los efectos de este plazo de gracia son: • Que el registro vencido mantendrá su plena vigencia y, por lo tanto, durante ese periodo el titular del registro seguirá gozando del derecho exclusivo y las prerrogativas que esto implica. • Durante este periodo, la Oficina Nacional Competente no podrá registrar marcas confundibles con la marca registrada, así se haya vencido el plazo de registro. • No opera la caducidad del registro marcario.

El artículo 100 de la Decisión 344, siguiendo la misma línea de protección de las marcas como un bien de suma importancia en el transito económico y en el mundo globalizado, consagra una protección temporal y especial al titular de una marca cuyo registro caducó. Establece que si dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia mencionado anteriormente, el titular del registro caducado lo solicita nuevamente no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada.

Esto quiere decir que todos los signos distintivos registrados y que hubieren coexistido con el de la marca cuyo registro caducó, no podrán usarse como sustento de observaciones dentro del plazo determinado, así en teoría resultaran confundibles con el signo solicitado para registro. Es importante tener en cuenta lo siguiente: • La norma se refiere a la coexistencia registral, lo que es muy diferente a la coexistencia marcaria de hecho que se da en el campo del mercado. • Se pueden presentar observaciones con base en registros que se hubiesen registrado posteriormente al vencimiento del plazo de gracia, y antes de la solicitud del registro caducado. • Se pueden señalar observaciones con fundamento en las otras causales de irregistrabilidad.

El juez consultante deberá determinar si la solicitud del signo denominativo CHILDY´S se presentó dentro del plazo del artículo 100 de la Decisión 344 y, además, si la observación presentada es válida dentro del esquema del mencionado artículo. F. debida motivación del acto que concede o deniega un registro marcario. En atención a que la sociedad demandante argumentó que la resolución que negó el registro del signo CHILDY´S no fue debidamente motivada, se abordará el tema de la debida motivación del acto que concede o deniega un registro marcario.

El principio universal de toda actuación de la administración pública es precisamente la debida motivación de los actos administrativos. En desarrollo de este principio la transparencia implica que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que con ello se garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión ante el órgano que corresponda.

La debida motivación no es por simple formalidad, es un requisito inherente al derecho fundamental del debido proceso y al derecho de contradicción del ciudadano. Razón por la cual, deben aparecer claros los fundamentos de la decisión de la administración, dando cuenta de los argumentos aducidos por las partes y determinando las razones en que se sustenta la decisión administrativa.[3] El examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen para cumplir con el principio básico de toda actuación pública, la motivación de los actos.

Pronunciarse sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro, no es otra cosa que motivar la actuación, es decir, dar las razones de la decisión. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 95 de la Decisión 344, donde se afirma que la concesión o denegación del registro de marca, deberá notificarse al peticionario mediante una resolución debidamente motivada.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

SEGUNDO: El juez consultante deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

TERCERO: Como los signos en conflicto amparan productos de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

CUARTO: Después de expirado el término de duración del registro, de conformidad con el artículo 99 de la Decisión 344, el titular del mismo podrá solicitar su renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses a partir de la fecha de vencimiento del registro, pagando, si así lo dispone la normativa interna, las tasas respectivas. El artículo 100 de la Decisión 344 establece que si dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia mencionado anteriormente, el titular del registro caducado lo solicita nuevamente no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada.

Esto quiere decir que todos los signos distintivos registrados y que hubieren coexistido con el de la marca cuyo registro caducó, no podrán usarse como sustento de observaciones dentro del plazo determinado, así en teoría resultaran confundibles con el signo solicitado para registro. El juez consultante deberá determinar si la solicitud del signo denominativo CHILDY´S se presentó dentro del plazo del artículo 100 de la Decisión 344 y, además, si la observación presentada es válida dentro del esquema del mencionado artículo.

QUINTO: Los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 7099 ML., debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. [2] Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante: “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002). [3] A título ilustrativo, el Tribunal ha trascrito un pronunciamiento del Tribunal de las Comunidades Europeas, donde se manifiesta lo siguiente: “La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación” (…) ( ) la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04-AN-97)”[6]. (Proceso 35-IP-2005. Interpretación prejudicial del 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005).