PROCESO 88-IP-2010 — Comunidad Andina

PROCESO 88-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 154, 162, 163 y 164 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: Sociedad HERTZ SYSTEMS, INC. Marca: “HERTZ RENT-A- CAR” (denominativa).

Expediente Interno N° 2007-0135. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez dieciocho (18) días del mes de agosto del año dos mil diez. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de siete (7) de julio de 2010. 1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.

Las partes La parte demandante es: la sociedad HERTZ SYSTEMS, INC., La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El tercero interesado es: el señor Carlos Fidolo González. 2. Acto demandado La sociedad HERTZ SYSTEMS, INC. solicita que se declare la nulidad de la resolución administrativa No. 28135 de 25 de octubre de 2006, emitida por el Superintendente de Industria y Comercio, por la cual se decidió revocar la Resolución No. 11653 de 23 de mayo de 2005 (la cual ordenó la desanotación del contrato de licencia de uso terminado entre HERTZ SYSTEMS, INC. y el señor Carlos Fidolo González). 3.

Hechos relevantes a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. HERTZ SYSTEMS, INC. es titular de la marca “HERTZ RENT-A-CAR” (denominativa) en la clase 39 Internacional, la cual se encuentra vigente hasta el 25 de junio de 2008. 2. Como consecuencia de la terminación del contrato de licencia de uso de marca, el 26 de abril de 2005, la sociedad HERTZ SYSTEMS, INC. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación de la anotación del contrato de Licencia de Uso entre la sociedad HERTZ SYSTEMS, INC. y el señor Carlos Fidolo González, registrado el 25 de octubre de 2001. 3.

El 23 de mayo de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11653, por medio de la cual resolvió en su artículo 1º “Desanotar la inscripción en el registro de la Propiedad Industrial del Contrato de Licencia de Uso de la marca HERTZ RENT-A-CAR para distinguir los servicios de la Clase 39 Internacional de Niza, con certificado No. 80.075 celebrado entre CARLOS FIDOLO GONZÁLEZ CUELLAS y SUPER RENT MEDELLÍN S.A., RENTA AUTOS DEL PACÍFICO y RENTA CARROS LTDA.”. 4.

El 21 de diciembre de 2005, el señor Carlos Fidolo González Cuellar, y el 23 de diciembre de 2005, la sociedad HERTZ SYSTEMS INC. interpusieron los recursos de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución No.11653, solicitando que se revoque la decisión allí contenida. 5. El 8 de marzo de 2006, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 005632, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición, y decidió confirmar la Resolución No. 11653. 6.

El 29 de junio de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 17055, por medio de la cual resuelve el recurso de apelación y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 11653, quedando así agotada la vía gubernativa. 7. El 25 de octubre de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 28135, por medio de la cual revoca una resolución y decidió, en consecuencia, revocar la Resolución No. 11653 de 23 de mayo de 2005, por considerar que la figura de la “desanotación” del contrato no se encuentra prevista en la ley. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad HERTZ SYSTEMS, INC. solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) todo cambio respecto del registro debe ser registrado, es ilegal la decisión inhibitoria que ahora emite la Superintendencia de Industria y Comercio, quien está en la obligación de mantener un registro de todas las actuaciones relativas a los temas de Propiedad Industrial y en este caso en relación con contratos de licencia de uso de marcas”. - Se han violado estos principios generales del derecho: - “’Las cosas se deshacen como se hacen’, (…)”. - “Si bien, la anotación del contrato de licencia de uso de marcas busca la publicidad de un acto entre particulares para con los terceros, la desanotación ó anotación de la terminación del contrato de licencia de uso de las marcas busca el mismo fin”. - “(…) si el contrato de licencia de uso de marcas debe ser registrado ante la oficina de marcas (…) es claro que la anotación de la terminación del contrato, cancelación de la anotación del contrato ó desanotación del contrato, como se quiera llamar a la actuación debe realizarse cumpliendo los mismos pasos”. - “La Superintendencia (…) desconoce este principio escudándose en una argumentación intrincada donde intenta señalar que no existe un mecanismo establecido para realizar la sencilla anotación que ha sido solicitada por la Actora en el presente proceso”. - “(…) traemos a colación el caso del Registro No. 238.939 para la marca GUALA CLOSURES en la Clase 20 (…) donde la Oficina de Marcas anotó la prenda que se constituyo (sic) contra la misma, posteriormente, anotó también el levantamiento de la prenda pese a que para asuntos de Propiedad Industrial no existe un mandato legal de ‘cómo’ anotar este tipo de eventos”. - “(…) si la normatividad faculta a la Superintendencia (…) para registrar la anotación del contrato de licencia de uso, es lógico y necesario concluir que también estará facultado para anotar la terminación de la licencia de uso que pesa sobre la misma”. - “La Superintendencia (…) está afectando los derechos de exclusividad en el uso de la marca pues está perpetuando en el registro una información incorrecta que puede generar confusión y error en el público consumidor”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la norma comunitaria vigente en materia de propiedad industrial no contempla como la facultad de la oficina nacional competente la cancelación de la anotación de la inscripción de un contrato de licencia, ni tampoco la desanotación de la inscripción del contrato de licencia de uso de la marca ‘HERTZ RENT-A-CAR’ (mixta) (sic) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la nomenclatura vigente”. - “Si se revisan las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486 se concluye claramente que no se otorgan a la oficina nacional competente en nuestro caso, la Superintendencia de Industria y Comercio expresas atribuciones para cancelar la anotación de la inscripción de un contrato de licencia de uso, ni la facultad de desanotación de la inscripción del contrato de licencia”. - “(…) las actuaciones de anotación son independientes de los contratos que justifican su inscripción, ya que ésta sólo tiene efectos de publicidad frente (sic) a terceros, hacen improcedente desanotar la inscripción del contrato de licencia de uso de la marca ‘HERTZ-RENT-A- CAR’”.

El señor Carlos Fidolo González, considerado como tercero interesado, de acuerdo con el informe presentado por la consultante, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 7 de julio de 2010. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 154, 155, 156, 162, 163, 164 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la cancelación de la anotación del contrato de Licencia de Uso fue presentada el 26 de abril de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar de oficio el artículo 134 de la Decisión 486 y no interpretar los artículos 155, 156 y 172 de la misma Decisión, solicitados por la consultante, por no ser aplicables al presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA (…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…) DE LAS LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS (…) Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. Artículo 163.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. Artículo 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente.

En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida”. 3. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Derecho al uso exclusivo de la marca: facultades que otorga. - De la terminación del contrato de licencia de uso: procedimiento ante la oficina nacional competente.

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA. El derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro Tomando en cuenta que en la demanda se hace referencia al derecho al uso exclusivo de la marca y a las facultades que ésta otorga a su titular; el Tribunal estima adecuado referirse a este tema. En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece que el registro del signo como marca se realiza ante la Oficina Nacional Competente de uno de los Países Miembros, configurando así el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la aludida Decisión. Afirmando lo dicho anteriormente, el artículo 154 de la Decisión 486 establece que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

La jurisprudencia de este Tribunal, al referirse a las facultades que confiere el registro de la marca, ha precisado: “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la positiva y la negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca.

La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular”.[1] Por tanto, el ius prohibendi, o el aspecto negativo del derecho de uso exclusivo, aún cuando adquiere una relevancia especial en los derechos marcarios, presupone la existencia de un contenido positivo: el ius fruendi o derecho de goce y disfrute de la marca, lo que explica, por ejemplo, la facultad del propietario de la marca a obtener una retribución económica por la utilización realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de la marca sin más limitaciones y cargas que las impuestas por el ordenamiento jurídico comunitario.

3. DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA DE USO: PROCEDIMIENTO ANTE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. Tomando en cuenta que se ha controvertido acerca de la anotación y desanotación del contrato de licencia de uso no vigente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el Tribunal estima adecuado referirse a este tema, para lo cual se hará una referencia al contrato de licencia de uso, para continuar con el procedimiento ante la Oficina Nacional Competente, y, finalmente, la aplicación al presente caso.

Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

El artículo 162 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca.

La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, dar licencia para la explotación del derecho sobre un registro marcario a una o más personas, entiéndase, naturales o jurídicas.

Dicha actuación deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente, para efectos de su oponibilidad frente a terceros. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente: “Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca.

La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito”. En consecuencia, el contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. Asimismo, a tenor del artículo 163 de la Decisión 486, la oficina nacional también denegará el registro de la licencia de la marca si el contrato correspondiente no se ajusta al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. En el ámbito comunitario, se trata del régimen previsto en las Decisiones 283[2], 284[3], 285[4], 291[5], 456[6] y 457[7].

El Tribunal, en su jurisprudencia, se ha referido a los elementos del contrato de licencia, jurisprudencia que es pertinente destacar: “La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.

La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”.

En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).

(…) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.” (Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del proceso 30-IP-97).

La transferencia difiere de la licencia en tanto que supone el traspaso de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario, mientras que la licencia sólo otorga el derecho de uso de la marca a un tercero. La Oficina Nacional Competente determinará, en el caso de que se solicite el registro de la licencia, si ésta no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque éste cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”.

(Interpretación Prejudicial del 21 de abril de 1998, dentro del proceso 29-IP-97). Asimismo, cabe advertir que la licencia puede ser respecto a todos los productos o servicios, o respecto de algunos en específico. En ese sentido, la licencia parcial del uso de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando, los productos o servicios, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en cuanto a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor.

Por lo anterior, en el trámite de una licencia parcial de un registro marcario, la Oficina Nacional Competente debe evitar que la coexistencia que se puede generar pueda inducir a error al consumidor, previniendo la coexistencia de marcas idénticas que identifiquen productos relacionados pertenecientes a titulares diferentes. Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y mismos medios de comercialización, no se debe aceptar la licencia parcial, porque de lo contrario, se permitiría la inducción a error al consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características, circunstancia que se debe evitar en defensa del interés general del público consumidor.

Por el contrario, la licencia parcial de un registro marcario será factible y procedente, si la coexistencia marcaria que se genera, no lleva a confusión al público consumidor. Para concluir, es posible tanto vender una marca como celebrar un contrato de licencia de uso de la misma dentro de una franquicia, actos estos que, como se expresó, deben ser inscritos ante la Oficina Nacional Competente para que surtan efectos frente a terceros.

Una vez vendida o en cualquier otra forma transferida la titularidad sobre una marca, el nuevo titular adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma, en iguales condiciones que quien la transfirió y, en tal virtud, puede celebrar negocios jurídicos en relación con la marca, incluida la licencia de uso, con terceros. Ahora bien, el artículo 164 de la Decisión 486 establece lo siguiente: Artículo 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente.

En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida. De conformidad con lo anterior, cualquier cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia deberá ser notificado a la Oficina Nacional Competente. En este mismo sentido, todo cambio debe ser registrado, desde que la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de llevar un registro de todas las actuaciones que se adelanten.

Asimismo, si se decide dar por terminado antes de la fecha en la que se ha estipulado la finalización del contrato de licencia, deberá inscribirse ante la Oficina Nacional Competente dicha actuación, por seguridad jurídica, a fin de evitar posibles actuaciones que vayan en contra de los intereses del licenciante y de los consumidores, en general.

Se entiende por “anotación”, el “asiento temporal y provisional de un título en el registro de la propiedad, como garantía precautoria de un derecho o de una futura inscripción”[8]; y, por “desanotación”, en consecuencia, el acto por el cual se dejará constancia en el registro correspondiente de la actuación por la cual no surtirá efectos el asiento respectivo.

En este orden de ideas, aunque la Decisión 486 no contemple expresamente una norma relativa a la “desanotación” del registro del contrato de licencia cuando ya no se encuentra vigente o es declarado inválido, de conformidad con los principios del derecho marcario y la propia figura de la licencia de uso de la marca, la Oficina Nacional Competente debe proceder a la “desanotación”, pues, como se indicó, esta actuación vincula intereses públicos, y los del consumidor en general.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. 2.

La licencia de la marca se encuentra regulada en el artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El contrato de licencia de uso de un registro marcario deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor. 4. La Decisión 486 no contempla una norma relativa a la “desanotación” del registro del contrato de licencia cuando ya no se encuentra vigente o es declarado inválido, sin embargo, de conformidad con los principios del derecho marcario y la propia figura de la licencia de uso de la marca, la Oficina Nacional Competente deberá proceder a la “desanotación”, pues, esta actuación vincula intereses públicos, y los del consumidor en general.

Es importante tener en cuenta que si se decide dar por terminado antes de la fecha en la que se ha estipulado la finalización del contrato de licencia, deberá inscribirse ante la Oficina Nacional Competente dicha actuación, por seguridad jurídica, a fin de evitar posibles actuaciones que vayan en contra de los intereses del licenciante y de los consumidores, en general.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2007-0135, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 4-IP-94, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, de 7 de agosto de 1995. caso: “EDEN FOR MAN”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping o subsidios. [3] Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por restricciones a las exportaciones. [4] Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia. [5] Esta Decisión contiene el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías. [6] Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping en importaciones de productos originarios de Países Miembros de la Comunidad Andina. [7] Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas de subvenciones en importaciones de productos originarios de Países Miembros de la Comunidad Andina. [8] DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Madrid, 2001, Tomo I, página 160.