PROCESO 50-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 154, 165 y 166 de la misma normativa; con fundamento en lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Cancelación de Marca: RON LIMÓN PALO VIEJO (mixta).
Proceso interno: Nº 2351-2010. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, al primer día del mes de septiembre del año dos mil once. VISTOS: El Oficio Nº 056-2011-SCS-CS, de 02 de junio de 2011, recibido en este Tribunal el 24 de junio de 2011, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2351-2010.
El auto de 18 de agosto de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.
Partes en el proceso interno: Demandante: ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero interesado: BEBIDAS INTERANDINAS S.A.C. 2. Determinación de los hechos relevantes: 2.1. Hechos: El 29 de octubre de 2004, BEBIDAS INTERANDINAS S.A.C. solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la etiqueta de borde color negro, conteniendo la figura de un escudo coronado con las letras I, M, V y Z, en los colores rojo y amarillo, en la parte central se aprecia la denominación PALO VIEJO escrita en letras características de color rojo sobre la figura rectangular de color amarillo, en la parte inferior de la etiqueta se aprecia la figura de la mitad de un limón en color amarillo, el fondo de la etiqueta está conformado por la figura de una palmera, el mar y el cielo; en los colores marrón, verde, azul y celeste, vigente hasta el 21 de agosto de 2010, en la clase 22, cuyo titular es la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE.
BEBIDAS INTERANDINAS S.A.C. indicó que la marca no había sido utilizada durante tres años consecutivos. El 29 de abril de 2005, mediante Resolución Nº 5458-2005/OSD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la acción de cancelación por falta de uso propuesta por BEBIDAS INTERANDINAS S.A.C. El 27 de mayo de 2005, la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE interpuso recurso de reconsideración con pruebas nuevas.
El 14 de julio de 2005, mediante Resolución Nº 9236-2005/OSD-INDECOPI, se declaró fundado el recurso de reconsideración y se concluyó que ha quedado acreditado el uso de la marca RON LIMÓN PALO VIEJO y etiqueta (mixta). El 15 de agosto de 2005, BEBIDAS INTERANDINAS S.A.C. interpuso recurso de apelación. El 16 de septiembre del 2005, la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE absolvió el traslado de la apelación. El 26 de enero de 2006, el Tribunal del INDECOPI mediante Resolución Nº 0104-2006/TPI-INDECOPI revocó la Resolución Nº 9236-2005/OSD-INDECOPI, de 14 de julio de 2005 y declaró fundada la acción de cancelación de la marca PALO VIEJO y etiqueta, registrada a favor de la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE, considerando que no se había acreditado el uso continuo en la cantidad y modo que corresponde a la naturaleza del producto.
El 28 de mayo de 2008, en primera instancia, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, declaró fundada la demanda formulada por la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE. En el recurso de apelación interpuesto por el INDECOPI el 9 de julio de 2008, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda.
El 6 de abril de 2010, el INDECOPI interpuso el recurso extraordinario de casación, por lo que se procedió a la suspensión del proceso para solicitar interpretación prejudicial al Tribunal Andino. 3. Fundamentos de la Demanda: La demandante, la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE, manifiesta lo siguiente: - Es titular de la marca de producto RON LIMÓN PALO VIEJO y etiqueta (mixta) que distingue bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la clase 33. - Su marca ha sido utilizada ininterrumpidamente en el mercado para distinguir los productos para los cuales fue registrada, por lo que la acción de cancelación es infundada. - El no haberse demostrado el uso de los colores que se aprecian en la marca registrada no altera el carácter distintivo de la misma. - En la Resolución Nº 1055-2002/OSD-INDECOPI, de 9 de octubre de 2002, se reconoció que demostrar el uso de la marca con colores distintos a los registrados no implicaba una modificación sustancial del registro. - Sería absurdo exigir que en las facturas se consigne toda la descripción de la marca del producto que se está vendiendo. 4.
Contestación de la Demandada El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: - Después de un análisis de las pruebas presentadas, la marca RON PALO VIEJO LIMÓN y etiqueta ha sido empleada para comercializar el producto ron de manera regular, el cual ha sido ofrecido al público consumidor de la forma que corresponde. - Sin embargo, la demandante no ha acreditado el uso de los colores que se aprecian en la marca registrada, por lo que el signo utilizado en el mercado difiere de la marca cuyo registro se pretende cancelar. - Los documentos presentados por la demandante no constituyen prueba de uso suficiente. - El uso de la marca debe ser real y efectivo y la mera intención de usar la marca o con la publicidad de la misma no es suficiente.
El uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico. - La determinación de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. - La demandante no ha acreditado la venta del ron marca Ron Palo Viejo y etiqueta (mixta) en la cantidad y modo que corresponde a la naturaleza del producto.
La actora acreditó que en un periodo aproximado de un año y medio (30/01/2003 y 29/10/2004) se comercializó únicamente la cantidad de 185 cajas de ron, lo que no acreditaba el uso de la marca en la cantidad y forma que corresponde a la naturaleza del producto, al tratarse el ron de un producto de consumo masivo, el volumen de ventas debería ser superior a las 10.3 cajas que en promedio vende la emplazada al mes.
La tercera interesada BEBIDAS INTERANDINAS S.A.C. señaló lo siguiente: - El ron es un producto de consumo masivo, ya que es necesario producir mucho para su comercialización. - Las facturas presentadas por la demandante hacen referencia a una variedad de bebidas alcohólicas, RON PALO VIEJO LIMÓN, RON PALO VIEJO RUBIO y RON PALO VIEJO DURAZNO, que son distintas a la consignada en la marca registrada.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en el proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, el Juez Consultante solicitó la interpretación del artículo 167 de la Decisión 486, por lo que se interpretará el artículo solicitado y, de oficio, los artículos 154, 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.
(…)”. 1. De los derechos y obligaciones conferidos al titular con el registro de una marca. El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.
Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros. En este sentido, el Tribunal reitera “El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros”. (Proceso 116-IP- 2004, marca: CALCIORAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro.
Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar oposiciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo. Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.
El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. (Proceso 33-IP-2000, marca: MAXMARA, publicado en la Gaceta Oficial N°. 581, de 12 de julio de 2000). El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión”.
(Proceso 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución 0968, publicado en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio de 2001). El Tribunal, además, aclara, que de acuerdo a la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad o similitud pueda producir. Por tanto, “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).
La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Proceso 116-IP-2004, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005.
Por estas razones, el artículo 155 de la Decisión impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).
Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158).
Finalmente, se destaca la orientación según la cual “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496).
El Tribunal ha establecido a este respecto que “el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997)”.
(Proceso 84-IP-2000, marca: KRYSTAL, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2000). 2. De la cancelación de registro marcario por falta de uso. En el presente caso, el INDECOPI canceló el registro de la marca RON LIMÓN PALO VIEJO (mixta) de la Clase 33, ya que la titular no ha acreditado la venta del ron marca Ron Palo Viejo y etiqueta (mixta) en la cantidad y modo que corresponde a la naturaleza del producto.
La actora acreditó que en un periodo aproximado de un año y medio (30/01/2003 y 29/10/2004) se comercializó únicamente la cantidad de 185 cajas de ron, lo que no acreditaba el uso de la marca en la cantidad y forma que corresponde a la naturaleza del producto, al tratarse el ron de un producto de consumo masivo, el volumen de ventas debería ser superior a las 10.3 cajas que en promedio vende la emplazada al mes.
Al respecto, este Tribunal reiterará los criterios emitidos dentro del Proceso 180-IP-2006, marca: BROCHA MONA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.
Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Falta de uso de la marca. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Al respecto, el Tribunal señaló: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.
(Proceso 116-IP-2004). Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.
A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.
Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.
Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE), publicado en la Gaceta Oficial N° 1207, de 16 de junio de 2005.
El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.
El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas, de conformidad con la naturaleza del producto, son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.
En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.
(Proceso 17-IP-95, publicado en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996). En consecuencia, la normativa andina no establece “condiciones mínimas” en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca. Por lo tanto, el elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse: i) con el producto o servicio de que se trate; y, ii) con las características de la empresa que utiliza la marca.
Así, si se trata de una pequeña empresa pues no se le puede exigir el mismo volumen de comercialización que a una empresa mayor. El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.
Causales de justificación para el no uso de la marca. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.
(Proceso 15-IP-99, marca: BELMONT, publicado en la Gaceta Oficial Nº 528, de 26 de enero de 2000). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.
Al respecto, la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo, la decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.
Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. Cancelación parcial de un registro. El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro, es decir, cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1.
Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.
Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados.
De la prueba del uso de una marca. Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en al menos uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.
(Proceso 02-AI- 96, publicada en la Gaceta Oficial N° 291, del 3 de septiembre de 1997). El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.
La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. La marca usada en el mercado de una manera y registrada de otra. En el presente caso, el INDECOPI señaló que la demandante no ha acreditado el uso de los colores que se aprecian en la marca registrada, por lo que el signo utilizado en el mercado difiere de la marca cuyo registro se pretende cancelar.
Por el contrario, la demandante, la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE manifiesta que el no haberse demostrado el uso de los colores que se aprecian en la marca registrada no altera el carácter distintivo de la misma, además que, en la Resolución Nº 1055-2002/OSD-INDECOPI de fecha 9 de octubre de 2002, se reconoció que demostrar el uso de la marca con colores distintos a los registrados no implicaba una modificación sustancial del registro.
Al respecto, la norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al registro marcario, tomando en cuenta los siguientes criterios: en una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase.
De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados.
La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. Además, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ( )”.
(Proceso 41-IP-2005, marca: DISEÑO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1195, de 11 de mayo de 2005). Si bien, en el caso concreto, no se ha solicitado la modificación del registro marcario, los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos, es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado, es decir, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada.
Si una marca denominativa se acompaña en el mercado de colores de fondo, gráficos o símbolos, sin que pierda la legibilidad de la marca no quiere decir que se está usando de una manera diferente a cómo fue registrada y, por lo tanto, que no se pueda probar el uso real y efectivo en el mercado. Esto por cuanto el elemento esencial de una marca denominativa son las palabras que la componen y, en consecuencia, lo importante es que el público consumidor identifique los productos y servicios con la denominación registrada.
En el caso de autos, la demandante, la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE deberá demostrar que está haciendo uso real y efectivo del signo RON LIMÓN PALO VIEJO (mixto). Es decir, las pruebas del uso de la marca deben estar tendientes a demostrar el uso, tal como se encuentra registrada la marca. Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.
Al respecto, el Juez Consultante deberá analizar la marca RON LIMÓN PALO VIEJO (mixta), en su conjunto, teniendo a la vista la etiqueta, a efectos de determinar si los colores son o no son detalles que no alteran el carácter distintivo de la marca registrada. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
SEGUNDO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres (03) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
TERCERO: A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular.
Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada.
CUARTO: La normativa andina no establece “condiciones mínimas” en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca. Por lo tanto, el elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse: i) con el producto o servicio de que se trate; y, ii) con las características de la empresa que utiliza la marca.
Así, si se trata de una pequeña empresa pues no se le puede exigir el mismo volumen de comercialización que a una empresa mayor.
QUINTO: En el caso de autos, la demandante, la señora ÍTALA MATILDE VEGA ZÁRATE deberá demostrar que está haciendo uso real y efectivo del signo RON LIMÓN PALO VIEJO (mixto). Es decir, las pruebas del uso de la marca deben estar tendientes a demostrar el uso, tal como se encuentra registrada la marca. Sin embargo, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.
Al respecto, el Juez Consultante deberá analizar la marca RON LIMÓN PALO VIEJO (mixta), en su conjunto, teniendo a la vista la etiqueta, a efectos de determinar si los colores son o no son detalles que no alteran el carácter distintivo de la marca registrada. El Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA