PROCESO 92-IP-2011 — Comunidad Andina

PROCESO 92-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 14, 26, 27 y 276 de la misma Decisión. Actor: Sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB.

Patente: “MÉTODO PARA PROVEER INFORMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RELACIONADA A ATRIBUTOS DE PRODUCTO O GRUPO DE PRODUCTOS”. Expediente Interno Nº 2007-00152. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil once. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 9 de agosto de 2011, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de veinticuatro (24) de octubre de 2011. 1.

Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Las partes Demandante: la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 2. Actos demandados La sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 3964 de 23 de febrero de 2006, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente denominada “MÉTODO PARA PROVEER INFORMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RELACIONADA A ATRIBUTOS DE PRODUCTO O GRUPO DE PRODUCTOS”, solicitada por la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB. - Resolución No. 32190 de 29 de noviembre de 2006, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 3964 de 23 de febrero de 2006, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. 3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 30 de enero de 2003, la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB, solicitó el otorgamiento de la patente de invención titulada “MÉTODO PARA PROVEER INFORMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RELACIONADA A ATRIBUTOS DE PRODUCTO O GRUPO DE PRODUCTOS”. - El 30 de julio de 2004, la solicitud de patente fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 542. - El 12 de octubre de 2004, la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB, solicitó el estudio de patentabilidad correspondiente, anexando recibo de pago. - El 23 de febrero de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 3964, por medio de la cual declaró el abandono de la solicitud de patente denominada “MÉTODO PARA PROVEER INFORMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RELACIONADA A ATRIBUTOS DE PRODUCTO O GRUPO DE PRODUCTOS”.

La Superintendencia argumentó que el pago efectuado por el apoderado de la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB, no surte efectos legales en razón a que fue presentado por un apoderado diferente al reconocido para actuar válidamente dentro del trámite administrativo, sin que se haya presentado nuevo poder o la sustitución del mismo por parte de la apoderada principal. - El 31 de marzo de 2005, la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada. - El 29 de noviembre de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 32190 por medio de la cual atendió el recurso de reposición interpuesto y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 3964 de 23 de febrero de 2006, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La decisión tomada en este caso por la Superintendencia de Industria y Comercio parte de una incorrecta interpretación del artículo 44 de la Decisión 486, por cuanto limita el alcance de la palabra ‘SOLICITANTE’, a la persona que está legalmente reconocida como tal dentro del trámite de solicitud de patente, desconociendo que nuestra legislación interna reconoce figuras en las cuales se puede actuar en beneficio de un tercero, aún sin contar con expresas facultades legales, como es el caso de la Agencia Oficiosa o el Pago por Cuenta de un tercero (…)”. - “Debe considerarse que el suscrito al momento de allegar la solicitud de práctica del examen de patentabilidad (…), actuaba en condición de agente oficioso de SCA HIGIENE PRODUCTS según se prevé en los artículos 2304 y siguientes del Código Civil.

En este sentido se debe considerar que esta agencia oficiosa se constituyó como un acto unipersonal lícito del suscrito interesado a evitar pérdidas de riqueza y a proteger al titular de la patente contra la posibilidad de pérdida del reconocimiento del derecho a la explotación exclusiva de la nueva creación que le asiste, debiendo en consecuencia reconocerse tal solicitud para proseguir el trámite de obtención de la patente de modelo de utilidad en cuestión, requiriendo, si era del caso, al solicitante para que adjuntara los documentos faltantes para proseguir con el trámite correspondiente”. - “(…) al constar dentro del expediente el pago del examen de patentabilidad, el despacho debió proceder a la ejecución de tal examen o hacer el requerimiento correspondiente, en lugar de dejar transcurrir el término concedido por la norma andina para cumplir con tal obligación para luego declarar el abandono, pues ya estaba subsanado el requisito de solicitar el examen de patentabilidad a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486.

Y en caso de considerar el despacho que se debía acreditar alguna calidad especial para ejecutar tal pago en nombre del deudor, debió efectuar el requerimiento oficial respectivo con el objeto de que se aclarara tal situación, requerimiento que debió hacerse conforme a lo señalado por el Código Contencioso Administrativo”. - “(…) la sanción de abandono prevista por el artículo 44 de la Decisión 486, está señalada para aquellos casos de inacción del solicitante, quien dentro del término procesal no solicita la práctica del examen de patentabilidad, pero NO para aquellos casos en que sin acreditarse alguno de los requisitos formales para presentar la solicitud de práctica del examen, esté (sic) aún se solicita, a lo cual se le debe denominar petición incompleta, pues se debe aceptar que si hay una solicitud, pero la misma adolece de algún requisito formal, y por lo mismo cae dentro de un ámbito normativo no reglado por la Decisión 486 de 2000 y mucho menos por el mencionado artículo 44, pues no hay norma expresa en ella que regule tal circunstancia y señale como sanción a imponer por tal hecho la declaratoria de abandono”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “De las normas comunitarias (…) se infiere que la persona indicada para pedir el examen de patentabilidad es el solicitante o quien actúe por este válidamente, esto es su representante o apoderado”. - “Resulta evidente entonces que quien está legitimado para actuar en primer lugar es el solicitante, obrando de por medio cesión de derechos del inventor solicitante que a su vez puede actuar a través de representante o apoderado”. - “Examinado el poder que obra en el expediente (…) puede encontrarse que la doctora Sánchez es apoderada principal y el doctor Darío Henao Restrepo es sustituto.

Sin tener en cuenta lo anterior, el doctor Mauricio Jaramillo C., quien no acredita personería para actuar en estas diligencias administrativas, ni como apoderado principal ni como sustituto, por lo que es de considerarse como por no efectuada la solicitud a que alude el artículo 44 de la Decisión 486 (…)”. - (…) es de reiterar que la condición de agente oficioso no puede presumirse por la oficina nacional competente, sino que debe ser manifestada expresamente por quien dice actuar en nombre de otro, más aún cuando existe dentro de la actuación administrativa un apoderado debidamente constituido de conformidad con el Código de Procedimiento Civil que actuando durante el trámite administrativo de la solicitud de la patente de invención que nos ocupa”.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011. 2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de invención, fue presentada el 30 de enero de 2003, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretarán de oficio los artículos 14 (requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial), 26, 27 (requisitos formales) y 276 (Complemento Indispensable); de la Decisión 486, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

(…) Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: a) el petitorio; b) la descripción; c) una o más reivindicaciones; d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción; e) el resumen; f) los poderes que fuesen necesarios; g) el comprobante de pago de las tasas establecidas; h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de concesión de la patente; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) el nombre de la invención; e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante; f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

(…) Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. (…) Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.

(…)”. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

3.1. CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. La jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.[1] Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.[2] Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486.

Según lo dispuesto en el mencionado artículo, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 3.2. Del Procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención El Tribunal estima adecuado referirse al procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención, por ser aplicable al presente caso.

A fin de otorgar una patente que confiera el derecho a su titular de impedir que terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. Respecto al trámite de otorgamiento establecido en la Decisión 486, el Tribunal manifestó en la sentencia correspondiente al Proceso 157-IP-2005, lo siguiente: “Los Capítulos III y IV de la Decisión 486 disciplinan un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente (artículo 33); una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, procederá al examen de patentabilidad, haya habido o no contradictorio, a cuyo efecto verificará si la invención cumple o no los requisitos consagrados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, es decir, en el caso de autos, la disposición prevista en el artículo 1 de la Decisión 344, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones señaladas, entre otras disposiciones, en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar tal solicitud —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— con miras a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, una oposición dirigida a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite. La norma comunitaria exige que la oposición se presente debidamente fundamentada y remite a la respectiva legislación nacional el establecimiento de sanciones contra quienes presenten oposiciones temerarias (artículos 40 y 42) (…)”.

Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, “el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud (artículo 44). La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

En el curso del procedimiento, la citada oficina podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la invención solicitada, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos, o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de Propiedad Industrial. También podrá requerir del solicitante la presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen.

La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46). Agotado el procedimiento relativo al examen de patentabilidad, la oficina examinará el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio para verificar si la invención cumple o no los requisitos sustanciales de patentabilidad, y si se encuentra incursa o no en una de sus prohibiciones.

De resultar favorable el examen definitivo, la oficina competente otorgará la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, denegará el título (artículo 48)”[3]. En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 3964, por medio de la cual declaró el abandono de la solicitud de patente denominada “MÉTODO PARA PROVEER INFORMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RELACIONADA A ATRIBUTOS DE PRODUCTO O GRUPO DE PRODUCTOS”.

Sobre el tema, es pertinente advertir que el artículo 44 de la Decisión 486 expresa que “Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud”. Se debe entender que el solicitante de la patente de invención es el titular legítimo del derecho a la patente, y puede actuar personalmente o a través de un tercero debidamente autorizado para actuar por él, a través de un poder legalmente otorgado ante autoridad competente.

Adicionalmente, el Tribunal ha precisado que “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.

Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (…)” generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica”[4]. 3. De la solicitud del examen de patentabilidad.

Del abandono de la solicitud En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente bajo el argumento de que el pago efectuado por el apoderado de la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB, no surte efectos legales en razón a que fue presentado por un apoderado diferente al reconocido para actuar válidamente dentro del trámite administrativo, sin que se haya presentado nuevo poder o la sustitución del mismo por parte de la apoderada principal.

Del artículo 44 de la Decisión 486 se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, que es la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen de patentabilidad de la invención, toda vez que se le exige, que dentro del plazo fijado por la disposición citada, la formulación de una solicitud expresa al efecto.

El Tribunal ha sostenido: “La satisfacción de esta exigencia abre un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente pronuncie un primer juicio acerca de la patentabilidad de la invención y sobre el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la patente. De ser negativo este juicio, y una vez notificado, el procedimiento ofrece al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina nacional, con el objeto de obtener una decisión definitiva favorable, sin perjuicio de su facultad de pedir, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud (artículo 34), su conversión (artículo 35), división (artículo 36) o fusión (artículo 37), en los términos allí previstos, y hasta de retirarla”[5].

Este procedimiento, abierto a solicitud del peticionario, finaliza con un nuevo pronunciamiento de la oficina competente que, de no contar con la respuesta oportuna de aquél, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la patente. Por lo que, procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención constituye una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

Por otra parte, la norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización de dicho examen, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro. El Tribunal ha señalado sobre este particular que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos (…).

Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país (…)”[6]. 4. Complemento indispensable En el proceso interno, la sociedad actora argumentó que “La decisión tomada en este caso por la Superintendencia de Industria y Comercio parte de una incorrecta interpretación del artículo 44 de la Decisión 486, por cuanto limita el alcance de la palabra ‘SOLICITANTE’, a la persona que está legalmente reconocida como tal dentro del trámite de solicitud de patente, desconociendo que nuestra legislación interna reconoce figuras en las cuales se puede actuar en beneficio de un tercero, aún sin contar con expresas facultades legales, como es el caso de la Agencia Oficiosa o el Pago por Cuenta de un tercero (…)” y que “Debe considerarse que el suscrito al momento de allegar la solicitud de práctica del examen de patentabilidad (…), actuaba en condición de agente oficioso de SCA HIGIENE PRODUCTS según se prevé en los artículos 2304 y siguientes del Código Civil.

Con relación al complemento indispensable, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”[7].

En tal sentido, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”[8]. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

SEGUNDO: La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, se juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada y será publicada en la Gaceta Oficial a fin de que las personas que tengan un interés legítimo puedan presentar oposiciones.

Cumplido este procedimiento, a solicitud de la parte interesada y consiguiente pago de la tasa correspondiente, la oficina nacional competente, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado.

TERCERO: La iniciativa del procedimiento dirigido a que se examine si la invención es patentable es de carga del solicitante, toda vez que la norma comunitaria le exige la formulación de una petición expresa al efecto, dentro del plazo fijado por la disposición prevista en el artículo 44 de la Decisión 486. Se trata de una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

Se debe entender que el solicitante de la patente de invención es el titular legítimo del derecho a la patente, y puede actuar personalmente o a través de un tercero debidamente autorizado para actuar por él, a través de un poder legalmente otorgado ante autoridad competente. La satisfacción de la exigencia activa un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente emita un primer pronunciamiento acerca de la patentabilidad de la invención, y brinda al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina competente.

El procedimiento culmina con un nuevo pronunciamiento de la oficina en referencia que, de no contar con la respuesta oportuna del peticionante, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la solicitud. La norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización del examen de patentabilidad de la invención, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro.

CUARTO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2007-00152, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] OTERO LASTRES, José Manuel.

Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. [2] Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.

G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 157-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1309, de 20 de marzo de 2006, caso: LÁMINA DE POLIÉSTER PARA EMPAQUE QUE SE ENCOGE Y SE SELLA AL VAPOR. [4] Proceso 43-IP-2001. Interpretación prejudicial de 24 de agosto de 2001.

Patente de Modelo de Utilidad: Tanque Compuesto. [5] Proceso 157-IP-2005, ya citado. [6] Proceso 109-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 660, de 10 de abril de 2000, caso: LA BELLA. [7] Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995. [8] Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC.