PROCESO 73-IP-2011 — Comunidad Andina

PROCESO Nº 073-IP-2011 Interpretación Prejudicial de los artículos 31, 40, 42, 44 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Demandante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

Modelo de utilidad: “CEPILLO CIRCULAR PARA LA COSECHA SELECTIVA MANUAL DE CAFÉ”. Proceso Interno: Nº 2008-000127. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los 09 días del mes de noviembre del año dos mil once. VISTOS: El Oficio Nº 1746, de 26 de julio de 2011, recibido en este Tribunal el 09 de agosto de 2011, mediante el cual el Consejo de Estado, la Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, solicita interpretación Prejudicial de los artículos 1, 31, 40, 42, 44 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2008-000127.

Que, la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de octubre de 2011. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las Partes Demandante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes: La sociedad FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMIA el 9 de octubre de 2002, solicitó el registro de la patente de modelo de utilidad titulada “CEPILLO CIRCULAR PARA LA COSECHA SELECTIVA MANUAL DE CAFÉ”.

La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio al verificar que la solicitud de patente cumplía con los requisitos formales, publicó dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 537, de 27 de febrero de 2004. Sin embargo, la publicación mencionada contenía dos errores, que consistían, en primer lugar, en no haber publicado el resumen del modelo de utilidad, sino la primera reivindicación de su capítulo reivindicatorio y, en segundo lugar, en omitir incluir que el solicitante estaba integrado también por el Centro de Investigaciones en Café (CENICAFÉ) además de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

CENICAFÉ fue expresamente mencionada en el petitorio respectivo, sin haber sido tenida como tal por la SIC en el trámite del expediente. Por lo anterior, se solicitó el 22 de octubre de 2004 a la demandada publicar nuevamente y en forma correcta la solicitud. La Superintendencia de Industria y Comercio el 22 de junio de 2007, expuso las razones por las cuales la segunda publicación solicitada no procedía y, mediante Resolución Nº 18172 de la misma fecha, declaró abandonada la solicitud de modelo de utilidad presentada por la demandante, por no haberse solicitado el examen de patentabilidad.

Contra la anterior Resolución, la sociedad demandante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 37723, del 16 de noviembre de 2007 en el sentido de confirmar la decisión recurrida. 3. De acuerdo al informe presentado por el Juez Consultante, la demandante, FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, fundamentó su demanda en los siguientes argumentos: - Señaló que la SIC violó, por indebida interpretación, los artículos 1, 31, 40 y 42 de la Decisión 486, al expedir las resoluciones acusadas. - Expresó que no es cierto que pueda publicarse el capítulo reivindicatorio en lugar del resumen de la solicitud, y que tal publicación sea considerada suficiente para divulgar el modelo de utilidad a los terceros de manera clara y completa para su comprensión, en orden a que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. - Concluyó que, con la publicación del capítulo reivindicatorio en lugar del resumen, se violó lo dispuesto en el artículo 42 de la Decisión 486, ya que los terceros, careciendo de una clara explicación del modelo de utilidad, no podrían determinar si es o no patentable y no podrían oponerse. - Consideró que la publicación del capítulo reivindicatorio en lugar del resumen, puso en clara desventaja a quienes no están domiciliados en Colombia, violando el principio de trato nacional establecido en el artículo 1 de la norma en mención. 4.

De acuerdo al informe presentado por el Juez Consultante, la demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda manifestando lo siguiente: - Precisó que según el artículo 85 de la Decisión, “Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre las patentes de invención”. - Indicó que el último inciso de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, señala que “para el caso de procedimientos en trámite la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. - Mencionó, que en concordancia con lo anterior, la circular externa Nº 10 expedida por la entidad demandada, establece que: “Atendiendo a lo establecido en la disposición primera transitoria de la Decisión 486, la necesidad de pedir la realización del examen de patentabilidad que señala el artículo 44 de la misma decisión, se aplicará a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de entrada en vigencia de la referida Decisión no hayan sido publicadas, debiéndose adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva”. - Explicó que ante la falta de petición del examen de patentabilidad señalado en el artículo 44 de la Decisión 486, se declaró en abandono la solicitud de patente. - Mencionó que en relación con el pago de la tasa que realizó el solicitante conforme la Decisión 344, la norma aplicable para ello era la Decisión 486, por ser ésta la norma vigente al momento de darse la etapa de publicación de la solicitud de modelo de utilidad. - Resaltó que no le asiste razón a la parte demandante al afirmar que la declaración de abandono se debió únicamente a la no cancelación de la tasa señalada en el artículo 44 de la Decisión 486, ya que tal resolución se fundamentó en el hecho de no mediar petición para la realización del examen.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, en el presente caso, el Juez Nacional solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 31, 40, 42, 44 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, la sociedad FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA presentó el 9 de octubre de 2002, en vigencia de la Decisión 486, la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada “CEPILLO CIRCULAR PARA LA COSECHS SELECTIVA MANUAL DE CAFÉ”, por lo que es la Decisión 486 la norma aplicable.

Que, en tal sentido, este Tribunal interpretará los artículos solicitados: 31, 40, 42, 44 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 81 de la misma Decisión. No es pertinente interpretar el artículo 1 de la Decisión 486. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 31.- El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente.

Dicho resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente. (…) Artículo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación. (…) Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

(…) Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. (…) TITULO III DE LOS MODELOS DE UTILIDAD Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

(…) Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MODELO DE UTILIDAD: Según las diversas concepciones que la doctrina, la ley y la jurisprudencia han expresado sobre esta materia, se puede definir al modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva.

En ese orden de ideas, vale la pena señalar que existen distintas concepciones legales sobre el modelo de utilidad en el mundo que van desde las que lo consideran como una especie inventiva hasta las que lo conciben con el carácter de invención menor por presentar una actividad inventiva en grado inferior a la requerida para las patentes de invención. Algunas de ellas estiman que la diferencia entre los modelos de utilidad y las patentes de invención estriba en la ausencia de originalidad, limitando las exigencias comparativas a la mera novedad o novedad relativa; y otras, en fin, que parecen no reconocerle el carácter de invención, aunque en ellas se le mire como una creación de nivel inferior a las tutelables por medio de una patente de invención. [1] También hay diferencias conceptuales en cuanto al objeto sobre el cual recae la protección del modelo de utilidad, ya que la mayoría de las legislaciones tienden a referirse a cosas o formas espacialmente definidas y no a substancias; tampoco a procedimientos.

Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas técnicas que pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y verticales, con base en las cuales discriminan entre pequeñas y mayores invenciones, atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad inventiva presente. La doctrina expresa acerca del tema: “Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico.” [2] El reconocimiento legal a la patentabilidad del modelo de utilidad en la legislación comunitaria andina, se da por primera vez en la Decisión 311, que entró en vigor el 12 de diciembre de 1991 y esta figura se ha mantenido en las posteriores Decisiones dictadas dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial.

En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporcionan una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención. El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico, y al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad, que le significará beneficios de carácter económico y su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son: a) “Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) “Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) “Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.” [3] El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine como una “invención menor”.

Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente: “(…) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin”.[4] En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que mas bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

II. NORMAS SOBRE PATENTES DE INVENCIÓN APLICABLES A LOS MODELOS DE UTILIDAD: El artículo 85 de la Decisión 486 establece la aplicabilidad a los modelos de utilidad, de las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente. En consecuencia, para que una patente de modelo de utilidad sea concedida, la solicitud debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

A este respecto conviene recordar que, José Antonio Gómez Segade al tratar sobre la asociación del estado de la técnica con la novedad, señala: “Hay que comparar, por lo tanto, la regla técnica que se pretende patentar con el estado de la técnica”, lo cual implica que se debe tomar en cuenta todo el contenido de la solicitud de patente o modelo de utilidad y no sólo las reivindicaciones, con todo el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.[5] De otra parte, Mario Varea Saenz, al realizar la comparación entre la novedad y el nivel inventivo, se pronuncia así: “se dice que tiene actividad inventiva cuando supera una comparación con lo anterior, concebido como un todo”.

Por lo tanto, la novedad y el nivel inventivo del modelo de utilidad serán el resultado de comparar con el estado de la técnica; vale decir, que lo ya conocido no debe resultar obvio o evidente del estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Sin embargo, con respecto a “lo ya conocido”, surge la polémica en los modelos de utilidad, cuando ciertas legislaciones como la española y la argentina, le dan un tratamiento territorial a la novedad aplicable a esta figura al considerar que basta con que el modelo de utilidad no sea conocido dentro de las fronteras del país, bajo el justificativo de que así se estaría promocionando la investigación de la industria nacional, lo cual ha sido arduamente criticado por autores españoles entre quienes está José Antonio Gómez Segade quien manifiesta que: “ el elevado número de modelos de utilidad solicitados, puede que en parte tenga su origen en conductas poco edificantes de quienes se limitan a copiar servilmente modelos extranjeros para solicitar su registro en España”; y va más allá con los efectos que esto puede tener en el futuro, de cara a la Comunidad Europea, al decir que “incluso podría llegar a suponer una medida de efecto equivalente a las restricciones a la libre circulación de los productos”.[6] En el ordenamiento andino no cabe la noción de “novedad relativa” aplicable a los modelos de utilidad, en primer lugar, porque no hay norma expresa de la cual se desprenda tal entendido y, en segundo lugar, porque ello afectaría la armonización de las políticas aplicables, haciendo surgir el cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada País Miembro o en toda la Comunidad, generándose eventualmente como consecuencia, un problema en la libre circulación de productos entre los Países Miembros.

Por tanto, la novedad, en cuanto a los modelos de utilidad se refiere, para el ordenamiento jurídico andino, en sentir del Tribunal, es absoluta o universal; es decir, comprende el estado de la técnica a nivel mundial. La diferencia comparativa entre la novedad en las patentes de invención y la novedad en los modelos de utilidad, radica en que, en el primer caso, debe ser el objeto de creación algo que no ha existido antes, una solución a un problema técnico nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una innovación a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo haga más eficiente o productivo, por lo cual se compara con el objeto existente y se determina cuál ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporcionándole una nueva forma o configuración, mejorando su aplicación industrial, y que además, dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la técnica.

De lo anterior se desprende a su vez, la susceptibilidad de aplicación industrial que es precisamente el objeto que tienen que cumplir las patentes de invenciones industriales, ya que es el fundamento del Derecho de Patentes como instrumento impulsor del progreso técnico e industrial. Mario Varea Sanz manifiesta al pronunciarse sobre la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad lo siguiente: “ en el caso de las patentes de invención únicamente se exige la posibilidad, mientras que en los modelos de utilidad no es una exigencia de potencial satisfacción, ya que no parece haber otra manera de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invención”.

En consecuencia, la manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el concurso de técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen, como también para que conceptúen sobre el nivel inventivo del mismo, de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad, ni que se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Varios autores, señalan que el nivel inventivo en los modelos de utilidad debe situarse por debajo de lo evidente, pero que estará necesariamente por encima de la obviedad. Sin embargo, dicha delimitación resulta una compleja tarea cuando se trata de identificar la actividad inventiva de los modelos de utilidad. [7] Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad[8]. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

Otros autores hacen la distinción entre lo evidente que se utiliza para denegar las patentes de invención y lo “muy” evidente para el caso del análisis de concesión de las patentes de modelos de utilidad; lo cual no hace más que afirmar la exigencia de un nivel inventivo menor para éstas. En conclusión, para el Tribunal, los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia.

Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido. III. la manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. abandono de la solicitud. Dentro del Proceso 21-IP-2010, este Tribunal determinó cómo debe hacerse la solicitud del examen de patentabilidad, el plazo previsto y ciertos aspectos de la figura del abandono de la solicitud en la Decisión 486: “En relación con el examen de fondo o de patentabilidad, la Decisión 486 introdujo cambios a lo regulado en la Decisión 344.

Los | | |examinar si la solicitud|Países Miembros podrán cobrar una tasa | | |es o no patentable. |para la realización de este examen. Si | | | |transcurriera dicho plazo sin que el | | | |solicitante hubiera pedido que se | | | |realice el examen, la solicitud caerá | | | |en abandono. | Como se observa, mientras en el artículo 27 de la Decisión 344 estaba previsto el inicio de oficio del examen de fondo y sin ningún requisito adicional, en el artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones.

Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud. Además del requisito de la petición expresa, el artículo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los Países Miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada al pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique.

Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 1) la petición expresa y 2) el pago de las respectivas tasas si están previstas. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas.

Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En este evento, como la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, se genera un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud.

De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes[9]: ▪ Publicación de la solicitud de patente. ▪ Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. ▪ Pago de las tasas, si fuere el caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna”.

Estos son aspectos procesales que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, deben aplicarse a los trámites que se encontraban pendientes a su entrada en vigencia. IV. DE LA PUBLICACIÓN DEL RESUMEN DEL MODELO DE UTILIDAD: En el presente caso, la demandante, FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, expresó que no es cierto que pueda publicarse el capítulo reivindicatorio en lugar del resumen de la solicitud, y que tal publicación sea considerada suficiente para divulgar el modelo de utilidad a los terceros de manera clara y completa para su comprensión, en orden a que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

Concluyó que, con la publicación del capítulo reivindicatorio en lugar del resumen, se violó lo dispuesto en el artículo 42 de la Decisión 486, ya que los terceros, careciendo de una clara explicación del modelo de utilidad, no podrían determinar si es o no patentable y no podrían oponerse. Consideró que la publicación del capítulo reivindicatorio en lugar del resumen, puso en clara desventaja a quienes no están domiciliados en Colombia, violando el principio de trato nacional establecido en el artículo 1 de la norma en mención. Sobre este punto, se tiene, por un lado, que “las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción” (Artículo 30). Por otro lado, el artículo 31 de la Decisión 486 señala que: “El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Dicho resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente”.

Al respecto, el artículo 40 de la Decisión 486 sólo determina que “la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales”. En consecuencia, este Tribunal no ve problema alguno en que pueda publicarse el “capítulo reivindicatorio” en lugar del “resumen” de la solicitud, ya que justamente son las reivindicaciones las que definen la materia que se desea proteger mediante la patente y se encuentran sustentadas, además, por la descripción. Por lo tanto, ello devendría en suficiente para divulgar el modelo de utilidad a los terceros de manera clara y completa para su comprensión, en orden a que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla, salvo que la legislación nacional determine expresamente lo contrario.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. De acuerdo con la legislación comunitaria, la patente de modelo de utilidad se concede a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos espacialmente definidos, que se introduce en algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u objeto distinto al objeto preexistente o a alguna parte del mismo, aportándole una utilidad, un efecto técnico, una ventaja o beneficio adicional que antes no tenía, permitiendo un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma. 2.

Son aplicables al modelo de utilidad los requisitos de patentabilidad exigidos para las patentes de invención como son la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial. 3. Los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes: - Publicación de la solicitud de patente. - Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. - Pago de las tasas, si fuere el caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.

Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En consecuencia, para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expresamente a la Oficina de Patentes, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa respectiva, si fuese el caso.

De manera que la no cancelación del pago de la tasa, si fuese el caso, al no posibilitar la realización del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al hecho de no haber solicitado el examen en mención dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud. 4. El Tribunal no ve problema alguno en que pueda publicarse el “capítulo reivindicatorio” en lugar del “resumen” de la solicitud de modelo de utilidad, ya que justamente son las reivindicaciones las que definen la materia que se desea proteger mediante la patente y se encuentran sustentadas, además, por la descripción. Por lo tanto, ello devendría en suficiente para divulgar el modelo de utilidad a los terceros de manera clara y completa para su comprensión, en orden a que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla, salvo que la legislación nacional determine expresamente lo contrario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Ver al respecto notas y clasificación de los distintos conceptos legales en VAREA SANZ, Mario.

“EL MODELO DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO”, Ed. Arazandi. Pamplona-España, 1996 pp. 99-102. [2] ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN”, Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 66. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de agosto del 2001. Proceso Nº 43-IP-2001. Patente de Modelo de Utilidad: “TANQUE COMPUESTO”.

Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 716 de 18 de septiembre del 2001. [4] ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN” Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 68. [5] Ver Proceso 1-IP-96, publicado en la Gaceta Oficial Nº 257 de 14 de abril de 1997. [6] GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La Ley de Patentes y modelos de utilidad”.

Ed. CIVITAS. Madrid-España, 1988. [7] VAREA SANZ, Mario. “El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”, pp. 393. Ver también para mayor amplitud: OTERO LASTRES en “El modelo de utilidad” pp. 167. LACRUZ BERDEJO en “Bienes inmateriales” pp. 79 y GÓMEZ SEGADE “Modelo de utilidad” pp. 4315. [8] www.rae.es [9] Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005.