PROCESO 136-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: “WEINBRENNER” (mixta). Expediente Interno N° 2007-00189. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil doce.
VISTOS: El Oficio Nº 1525, de 28 de junio de 2011, recibido en este Tribunal el 1 de septiembre de 2011, mediante el cual la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2007-00189.
El auto de fecha 09 de noviembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.
Partes en el proceso interno: Demandante: BATA BRANDS S.a.r.l. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes: 2.1. Hechos: La sociedad BATA BRANDS S.a.r.l. suscribió un contrato de compraventa de todas las marcas de la sociedad BATA LIMITED, entre ellas la marca “WEINBRENNER” (mixta), que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional.
El 19 de diciembre de 2005, la sociedad BATA BRANDS S.a.r.l. solicitó la transferencia del titular de la marca “WEINBRENNER” (mixta) de BATA LIMITED a BATA BRANDS S.a.r.l. Mediante la Resolución Nº 017170, de 29 de junio de 2006, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, archivó la solicitud bajo el argumento de que si bien se dio respuesta al requerimiento en el tiempo oportuno, la misma no satisfizo el requerimiento, toda vez que en el listado de las marcas objeto de transferencia debidamente identificadas con su número de certificado, no se encontró el certificado Nº 130604 que corresponde al signo “WEINBRENNER” (mixto).
BATA BRANDS S.a.r.l interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación con el fin de que se revocara la decisión, alegando que sí se dijo que la sociedad BATA LIMITES transfirió a la empresa BATA BRANDS S.a.r.l., todas las marcas de la que era titular en la República de Colombia y que en el listado figura la expresión “WEINBRENNER”, marca indudablemente única y concreta, que no deja duda del querer de las partes, independientemente del número de certificado.
El 27 de octubre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso mediante la Resolución Nº 028779, confirmando el acto anterior. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación mediante la Resolución Nº 36532, de 28 de diciembre de 2006, confirmando las decisiones anteriores, concluyendo que para efectuar la transferencia de una marca es requisito aportar el documento mediante el cual las partes realizaron el traspaso, en el que se debe identificar la marca objeto del mismo, la denominación del signo y su número de certificado.. 3.
Fundamentos de la demandante: De acuerdo al informe del Juez Consultante, los fundamentos de BATA BRANDS S.a.r.l. son los siguientes: Los actos administrativos acusados violan el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que con la negativa del registro de la transferencia de la marca “WEINBRENNER” (mixta) en la clase 25, que hiciera BATA LIMITED a BATA BRANDS, se están solicitando requisitos adicionales que la norma supranacional no contempla.
El contrato de cesión de marcas de BATA LIMITES a BATA BRANDS es supremamente claro en el sentido de transferir todas las marcas de las que era titular BATA LIMITED en la República de Colombia. Dentro de las marcas transferidas está la expresión “WEINBRENNER”, lo que no se presta para ningún tipo de confusión y que el número del certificado o del expediente es un agregado que le quisieron dar los contratantes, mas no un elemento esencial para que proceda la inscripción de la referencia, pues su mera nominación es suficiente elemento determinante y particular para que opere el registro.” 4.
Fundamentos de la demandada De acuerdo al informe del Juez Consultante, los fundamentos de la Superintendencia de Industria y Comercio son los siguientes: “No se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486. Se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.”
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en el proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, el Juez Consultante solicitó la interpretación del artículo 161 de la Decisión 486, por lo que se interpretará el artículo solicitado.
Que, el artículo objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 (…) De las Licencias y Transferencias de las Marcas “Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca.
La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”.
( ) A. EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL REGISTRO MARCARIO. SUS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO ANTE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. A la luz de la sentencia a propósito del Proceso 71-IP-2009, de fecha 01 de julio de 2009 publicada en G.O.A.C. Nº 1772, de 10 de noviembre de 2009. (Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: “VERLON-V”), el Tribunal reitera lo siguiente: Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.
Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. El artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.
Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión".
De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro marcario. Dicha transferencia deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente, para efectos de su oponibilidad frente a terceros. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente: “Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca.
La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito”. En consecuencia, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 161 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros.
Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. Asimismo, a tenor del artículo 163 de la Decisión 486, la oficina nacional también denegará el registro de la transferencia de la marca si el contrato correspondiente no se ajusta al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. En el ámbito comunitario, se trata del régimen previsto en las Decisiones 283, 284, 285, 291, 456 y 457.
El Tribunal, en su jurisprudencia, se ha referido a los elementos del contrato de licencia, jurisprudencia que es pertinente destacar, en tanto que hace mención a la transferencia o cesión de un registro marcario: “La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.
La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302). Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”.
En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).
(…) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.” (Proceso 30-IP-97, marca: “CAROLINA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 355, de 14 de julio de 1998).
En efecto, la transferencia difiere de la licencia en tanto que supone el traspaso de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario. La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la transferencia y deberá determinar, si la transferencia no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.
Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, aplicable a la transferencia de un registro marcario, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”.
(Proceso 29-IP-97, marca: “CUERO FLEX” (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 481, de 13 de septiembre de 1999). Asimismo, cabe advertir que la transferencia puede ser respecto a todos los productos o servicios, o respecto de algunos en específico. En ese sentido, la cesión o transferencia parcial del registro de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando, los productos o servicios que se vayan a identificar con el mismo registro marcario, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en cuanto a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor.
Por lo anterior, en el trámite de una transferencia o cesión parcial de un registro marcario, la Oficina Nacional Competente debe evitar que la coexistencia que se puede generar pueda inducir a error al consumidor, previniendo la coexistencia de marcas idénticas que identifiquen productos relacionados pertenecientes a titulares diferentes.
Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y mismos medios de comercialización, no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial, porque de lo contrario, se permitiría la inducción a error al consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características, circunstancia que se debe evitar en defensa del interés general del público consumidor.
Por el contrario, la transferencia o cesión parcial de un registro marcario será factible y procedente, si la coexistencia marcaria que se genera, no lleva o confusión al público consumidor. Para concluir, es posible tanto vender una marca como celebrar un contrato de licencia de uso de la misma dentro de una franquicia, actos estos que, como se expresó, deben ser inscritos ante la Oficina Nacional Competente para que surtan efectos frente a terceros.
Una vez vendida o en cualquier otra forma transferida la titularidad sobre una marca, el nuevo titular adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma, en iguales condiciones que quien la transfirió y, en tal virtud, puede celebrar negocios jurídicos en relación con la marca, incluida la licencia de uso, con terceros. B. DE LA RELACIÓN ENTRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS.
LA PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Y EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE Tomando en cuenta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 017170, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de la marca “WEINBRENNER” (mixta) de la sociedad BATA LIMITED a la sociedad BATA BRANDS de acuerdo a la legislación interna, y teniendo en cuenta la sentencia a propósito del Proceso 71-IP-2009, de fecha 01 de julio de 2009 (Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: “VERLON-V”), el Tribunal reitera lo siguiente: Sobre la base de los criterios jurisprudenciales establecidos, es pertinente referir, en primer lugar, la naturaleza de la relación existente entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y el ordenamiento interno de los Países Miembros.
Este Tribunal ha reconocido el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”. En efecto, el principio de aplicación directa y preferente del Derecho Comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creación jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal.
Tales elementos, la ley y la jurisprudencia, son, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional. Los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal determinan que “Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina” y que "Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”.
A su turno, la jurisprudencia de este Tribunal ha expresado que: "Ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino".[1] Con base en los principios de aplicación directa y preferente, el Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquella.
El Órgano Jurisdiccional, sobre el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países miembros, ha dicho que "en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable" (Interpretación dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial Nº 33, del 26 de julio del mismo año, e interpretación ratificada dentro del expediente 15-IP-05, marca: ESPAÑOLA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1198, de 23 de mayo de 2005).
El Tribunal ha resaltado, además, la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo, sin embargo, que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del Derecho Comunitario, como se indicó anteriormente.
Asimismo, tomando en cuenta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 017170, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de la marca “WEINBRENNER” (mixta) de la sociedad BATA LIMITED a la sociedad BATA BRANDS, a la luz de las disposiciones contenidas en la legislación interna, se considera oportuno indicar lo que el Tribunal ha manifestado acerca del principio de complemento indispensable: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable.
En ese sentido, el Órgano Jurisdiccional ha reiterado que la facultad reglamentaria de la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable, el cual consagra que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.
(Proceso 10-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial N° 177, de 20 de abril de 1995). Según lo anterior, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
En efecto, el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.
El Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’”.
Así, el Tribunal ha advertido la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integracionista’”.[2] En consecuencia de lo anterior, si bien en aplicación del principio de la primacía del Derecho Comunitario Andino, la norma comunitaria prevalece sobre la norma de carácter interno, de conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación. Finalmente, deviene necesario advertir que el proceso de registro del contrato de transferencia no está regulado en la normativa comunitaria y, por lo tanto, podría ser regulado por la norma interna de los Países Miembros, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. La transferencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El contrato de transferencia de un registro marcario deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro.
Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros. La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la transferencia y deberá determinar si la marca cedida no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor. 2. El Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquella.
De conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación. 3. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no determina cuáles son los requisitos que deben cumplir los “contratos” de transferencia o cesión de los registros marcarios y su trámite ante la Oficina Nacional Competente, por lo que es de aplicación la legislación nacional que regule ese tema, en todo lo que no se contradiga a la norma comunitaria.
El Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 1-AN-86.
Sentencia del 10 de junio de 1987, publicada en G.O. Nº 21, del 15 de julio de 1987. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96,, marca: MARTA, publicado en la G.O. Nº 257, de 14 de abril de 1997.