PROCESO 40-IP-2011 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155, 156, 157, 224, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en lo solicitado por la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia. Actor: PFIZER INC. Caso: Registro Sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”.
Expediente Interno Nº 2003-00533. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de julio de 2011.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes. Demandante: PFIZER INC. Demandado: Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA), de la República de Colombia.
Tercero Interesado: La Sociedad Laboratorio Franco Colombiano – LAFRANCOL S.A. B. DATOS RELEVANTES. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y demás documentos anexos a la misma, se encuentran los siguientes: 1. Acto Demandado: La demandante PFIZER INC. solicitó la declaración de nulidad de la Resolución N° 2003013140, de 4 de julio de 2003, expedida por la Subdirectora de Licencias y Registros del INVIMA, por medio de la cual modificó el registro sanitario N° M-14175 a favor del LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. – LAFRANCOL para el producto EROXIM en el sentido de autorizar el uso en el empaque de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”.
Mediante Resolución N° 200322290, de 7 de noviembre de 2003, el INVIMA resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, la cual fue confirmada. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, PFIZER INC. solicitó que se le ordene al INVIMA que prohíba el uso de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA” en los empaques de EROXIM.
Solicitó así mismo que se ordene a LAFRANCOL S.A. el retiro del mercado de los empaques que contienen dicha frase. 2. Hechos: En base al principio activo Sildenafil, PFIZER INC. desarrolló una nueva aplicación para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina, cuyas propiedades se han difundido y reconocido a nivel mundial. Mediante el registro N° 189.202, de 11 de septiembre de 1996, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a PFIZER PRODUCTS INC. la titularidad en Colombia de la marca VIAGRA, para distinguir el compuesto del tratamiento de la disfunción eréctil en la clase 5 internacional, el cual está vigente hasta el 11 de septiembre de 2006.
Mediante el registro N° 256.607, de 20 de junio de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio también le concedió a PFIZER PRODUCTS INC. la titularidad de la marca tridimensional que consiste en la forma y el color azul de la pastilla para distinguir productos de la clase 5, con vigencia hasta el 20 de junio de 2012. A partir de mayo de 1998, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA – autorizó a la sociedad PFIZER INC. para importar y vender el medicamento del VIAGRA mediante los Registros Sanitarios M- 010826, M-010827 y M-010828.
La indicación terapéutica que aprobó el INVIMA para el medicamento VIAGRA fue la disfunción eréctil masculina, y PFIZER INC. le encargó a PFIZER S.A. la comercialización del VIAGRA en Colombia. Mediante Resolución N° 250.802 del 2 de febrero de 2000, el INVIMA concedió el registro sanitario a la sociedad LAFRANCOL S.A. para fabricar y vender el producto ERUM, el cual está compuesto por el mismo ingrediente activo Sildenafil Citrato; en seguida, dicha entidad autorizó el cambio de nombre del producto por EROXIM.
En el año 2002, LAFRANCOL S.A. solicitó al INVIMA que certificara la intercambiabilidad del producto EROXIM con VIAGRA, lo cual fue negado mediante la Resolución N° 2002002089, de 1 de febrero de 2002 toda vez que en Colombia no existe reglamentación sobre la intercambiabilidad de productos. Posteriormente, la sociedad LAFRANCOL S.A. solicitó al INVIMA que certificara la bioequivalencia entre EROXIM y VIAGRA y mediante la Resolución N° 2003007020, de 11 de abril de 2003, dicho Instituto declaró que los estudios presentados por LAFRANCOL S.A. demostraban la bioequivalencia. Sobre la base de la anterior Resolución mencionada, el 8 de mayo de 2003, LAFRANCOL S.A. solicitó al INVIMA que modificara el registro sanitario M- 14175 para autorizar que en los empaques de su producto se incluyera la frase: “EROXIM es bioequivalente con VIAGRA”.
En respuesta a dicha solicitud, el INVIMA requirió a LAFRANCOL S.A. para que allegara el certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio que acreditase la titularidad de la marca registrada VIAGRA. A pesar de lo anterior, la Subdirectora de Licencias y Registros del INVIMA le concedió el uso del lema “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA” a LAFRANCOL S.A., sin notificar a PFIZER INC. Como consecuencia de tal decisión, LAFRANCOL S.A. lanzó en el mercado los nuevos empaques del producto EROXIM.
El 11 de septiembre de 2003, PFIZER INC. se enteró de la comercialización de los nuevos empaques del producto EROXIM, por lo cual presentó recurso de reposición y apelación contra la resolución que aceptó la modificación del registro, decisión que fue confirmada mediante las Resoluciones Nos: 2003027162 y 2003022290. 3. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda: La sociedad PFIZER INC. solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: La marca VIAGRA es un signo distintivo notoriamente conocido.
LAFRANCOL S.A., al incluir la frase solicitada en sus empaques, realizó un uso indebido de la marca registrada VIAGRA. Los actos acusados son nulos por falta de competencia, pues no existe norma alguna que faculte al INVIMA para declarar la bioequivalencia de los medicamentos y para autorizar que en los empaques aparezca tal declaración, ni menos aún está claramente definido el alcance legal de la presentación de los estudios de bioequivalencia frente a un producto que ya posee registro sanitario.
Igualmente, si el INVIMA carece de autoridad legal para autorizar la intercambiabilidad, tampoco tiene competencia para certificar dicha situación. LAFRANCOL S.A. se ha aprovechado indebidamente de la gran reputación de la marca VIAGRA para comercializar su producto EROXIM, generando confusión sobre la procedencia del producto. La demandante basa su acción en los artículos 155 y 157 de la Decisión 486, por lo que solicita que se pida interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Mediante escrito denominado “Comentarios relacionados con la interpretación prejudicial”, la demandante señala que es importante que el Tribunal Andino absuelva las siguientes preguntas: 1) ¿Es legítimo que un tercero use de manera permanente en sus empaques y etiquetas incluso con información cierta, la marca de un tercero? 2) ¿Es legítimo que un tercero use de manera permanente en publicidad, incluso con información cierta, la marca de un tercero? 3) ¿Es legítimo que la imagen comercial de un producto se base principalmente en la marca de un tercero? 4) ¿Puede una autoridad nacional excusarse del cumplimiento del ordenamiento jurídico andino sólo porque no corresponde a su materia o ramo? 4.
Contestación a la demanda: El INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (INVIMA), de la República de Colombia, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal: Que si bien es cierto que el INVIMA tiene el deber de solicitar los certificados de las marcas a la Superintendencia de Industria y Comercio, no por ello tiene que evaluar aspectos marcarios, pues su competencia se limita a evaluar los aspectos eminentemente sanitarios y, si bien es cierto la identificación del VIAGRA coincide con la marca del actor, también lo es que no existe otra forma para referirse al mismo (disfunción eréctil).
Señala que el INVIMA no vulneró el derecho al debido proceso porque aplicó el trámite previsto por el Decreto 677, de 1995 y que en el evento en que se le hubiera solicitado requisitos adicionales a LAFRANCOL S.A., como la certificación de la Superintendencia de Industria y Comercial o la aquiescencia de PFIZER INC., se hubiera vulnerado dicho derecho al solicitante, pues la norma procesal no lo prevé. Señala que en el evento que se permitiera la citación a terceros dentro de las actuaciones administrativas, en la solicitud de PFIZER INC. para obtener el registro sanitario del INVIMA tendría que haberse citado a todos aquellos que promocionaban los productos o las técnicas para la disfunción eréctil masculina.
El solicitante debe adjuntar el certificado de la Superintendencia de Industria y Comercio acreditando que es el titular o que puede hacer uso de una determinada marca registrada, mientras que en el trámite para incluir la leyenda en la etiqueta de un producto farmacéutico no se exige tal requisito. Por lo anterior, dentro del trámite de modificación del registro sanitario que se demanda, el INVIMA no tenía la obligación de solicitarle a LAFRANCOL S.A. el certificado de la Superintendencia de Industria y Comercio ya que la autoridad competente para determinar si existe o no una conducta de competencia desleal por parte de LAFRANCOL S.A. es la Superintendencia de Industria y Comercio y no el INVIMA como estima el actor.
Indica que no sólo es cierto sino también necesario que dos productos que presentan las mismas características se asimilen, pues si presentan la misma concentración y formación farmacéutica, tienen los mismos usos e indicaciones, por lo cual deben anunciarse como sustituibles en aras de proteger la salud pública. Las etiquetas del producto EROXIM no confunden al consumidor respecto al productor, pues el nombre del laboratorio fabricante aparece en un sitio visible del envase del producto.
El demandado alega el artículo 72 del Decreto 677 de 1995, el cual determina el contenido mínimo y obligatorio de las etiquetas, rótulos y empaques de los medicamentos. El trámite sanitario consiste en que una vez presentada la solicitud, la Subdirección de Registros Sanitarios estudia, verifica y determina el cumplimiento de los requisitos legales.
La Subdirección de Licencias y Registro del INVIMA autorizó la modificación del registro sanitario del producto EROXIM con fundamento en la Resolución N° 2003007020, del 11 de abril de 2003 de la Comisión Revisora del mismo Instituto que determinó la bioequivalencia entre EROXIM y VIAGRA, la cual está vigente. La información sobre la biodisponibilidad y la bioequivalencia hacen parte integral del aseguramiento de calidad de medicamentos que contienen los fármacos de acción sistémica.
Los fármacos de acción sistémica son aquellos que requieren de un proceso de absorción y cuya respuesta terapéutica está íntimamente relacionada con los niveles sanguíneos del mismo, tal como consta en la guía de biodisponibilidad y bioequivalencia adoptada por la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos en junio de 1997. Según dicha guía, los medicamentos que lleven principios activos de acción sistémica y que se comercialicen en el país deben realizar las pruebas de control de calidad y los estudios que garanticen la biodisponibilidad del fármaco.
Una vez que la Sala Especializada del INVIMA verifica los estudios de bioequivalencia, no hay lugar para negar la leyenda en la etiqueta del medicamento. Según las normas nacionales, las prescripciones médicas deben indicar el principio activo del medicamento y no el nombre del producto farmacéutico, por lo cual no tiene lugar la posición del actor. 5.
Tercero Interesado: La sociedad LAFRANCOL S.A., considerada como tercero interesado en este proceso, expresa los siguientes argumentos: La entidad demandada no estaba en la obligación de citar a los terceros interesados que pudieran verse afectados con la modificación del registro sanitario de EROXIM. El INVIMA verificó el cumplimiento de los requisitos de LAFRANCOL S.A. para modificar el registro sanitario y no se le confirieron derechos de comercializar un producto farmacéutico como lo alega el actor.
El INVIMA no estaba en la obligación de citar a terceros porque en el trámite del registro sanitario se debaten aspectos de índole sanitario. Según el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos que otorga una marca a su titular no son absolutos, por lo cual se permite que terceros hagan uso de una marca a favor de un tercero. LAFRANCOL S.A. está utilizando la marca EROXIM y no VIAGRA y la leyenda de los empaques sólo cumple la función de informar, por lo cual no se está induciendo en error o engañando al público consumidor.
La leyenda “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA” es un acto de propaganda comparativa que no vulnera las disposiciones legales que regulan la publicidad de los medicamentos y la propiedad intelectual, pues los productos comparados cumplen la misma finalidad y contienen las mismas características. La etiqueta no vulneró las normas de competencia, pues la ley dispone que no se podrá realizar publicidad comparativa cuando las indicaciones o aseveraciones sean incorrectas o falsas y que toda comparación que se refiera a extremos no análogos, ni comparables no es permitido, por ser un acto de competencia desleal.
La leyenda “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, es una característica esencial del producto que requiere ser conocida por el consumidor y el cuerpo médico, que se sujeta a la realidad científica comprobada previamente por la Comisión Revisora y que no contraviene las disposiciones legales de protección del consumidor o sanitarias. Finalmente, el INVIMA estableció que EROXIM y VIAGRA son equivalentes farmacéuticos y son similares en términos de eficacia y seguridad.
II. Competencia del Tribunal. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas de la Decisión 486 cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; A tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
La solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de julio de 2011. III. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas. La Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, no especificó las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a ser interpretadas.
Por lo tanto, este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 154, 155, 156, 157, 224, 226 y 228 de la Decisión 486. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
(…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
(…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se apique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
(…)”. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: 1. RESPECTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA): El artículo 273 de la Decisión 486 que regula el “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” señala que: “Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.
Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. En el análisis del caso, el Juez Consultante deberá determinar si, conforme a su legislación interna, el INVIMA es la Autoridad Nacional Competente para los registros en materia de Propiedad Industrial. En el presente caso, se advierte que el INVIMA habría autorizado el uso de la marca VIAGRA en los empaques de EROXIM dentro de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”.
El Juez Consultante deberá evaluar si el INVIMA se encuentra facultado o no para autorizar el uso de una marca a favor de un tercero, teniendo en cuenta que la normativa andina sólo prevé dos circunstancias bajo las cuales se podría usar una marca registrada ajena: (i) que el titular de una marca autorice dicho uso; y, (ii) las excepciones establecidas en el artículo 157 de la Decisión 486.
Así, se deberá determinar si el caso de autos se encuentra dentro de las circunstancias establecidas en el párrafo anterior, tomándose en consideración que el INVIMA no es la titular de la marca VIAGRA y que las excepciones establecidas en el artículo 157 de la Decisión 486 se refieren al uso real y efectivo en el mercado, lo cual no se da con la modificación de un registro sanitario.
Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar si el INVIMA es o no es competente para autorizar el uso de la marca VIAGRA en los empaques y/o etiquetas de EROXIM dentro de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, a fin de determinar si el acto administrativo emitido por la entidad en mención resultaría ser inválido o no. Finalmente, cabe señalar que si bien el INVIMA ha determinado la bioequivalencia entre el producto EROXIM y el producto VIAGRA, ello resultaría ser materia sanitaria y no marcaria, lo cual se encontraría dentro de sus funciones como órgano de vigilancia de medicamentos.
2. SOBRE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO: El artículo 154 de la Decisión 486 señala que el derecho al uso exclusivo sobre una marca se obtiene a partir de su registro, por lo que es el titular de dicho signo el único facultado a usar la marca o permitir su uso por parte de terceros. Al respecto, el Tribunal Andino ha señalado que: “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa.
Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares al suyo”[1]. De lo anterior, se advierte que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, además, a prohibir a terceras personas el uso de la marca.
Debe tenerse presente entonces, como ya se indicó, que la Autoridad Nacional Competente en temas de Propiedad Industrial es la única que tiene facultad para otorgar derechos sobre una marca a favor de una persona natural o jurídica y que, luego de otorgada la marca, únicamente su titular está facultado para usarla o para permitir su uso por terceros.
Ahora bien, en relación con la otra faceta de la exclusividad (la negativa), se debe tener en cuenta que ésta “(…) es más amplia que la faceta positiva. En vez de comprender tan sólo el signo registrado y los productos o servicios incluidos en el registro, la faceta negativa se extiende, por un lado, a los signos idénticos y semejantes; y abarca, por otra parte, tanto los productos o servicios idénticos como los productos o servicios similares”.[2] Conforme lo establecido por el artículo 155 de la Decisión 486, el titular de una marca tiene el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, realice los siguientes actos: aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
No obstante ello, cabe resaltar que la Decisión 486 establece ciertas excepciones al derecho al uso exclusivo de una marca, las cuales se encuentran precisadas en el artículo 157 de la mencionada normativa. Estas excepciones se sustentan, básicamente, en la posibilidad del uso de una marca, por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Así, las prohibiciones previstas en el artículo 155 de la Decisión 486 no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (segundo párrafo del artículo 157).
3. LA MARCA NOTORIA. SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. Como ya se indicó, en el presente caso la demandante PFIZER INC. solicita la nulidad de la resolución del INVIMA manifestando que su marca VIAGRA es un signo distintivo notoriamente conocido y que LAFRANCOL S.A., al incluir la frase solicitada, realizó un uso indebido de su marca registrada VIAGRA, aprovechándose de la reputación de la marca VIAGRA para comercializar su producto EROXIM, generando confusión sobre el origen empresarial del producto.
Por lo tanto, el Tribunal se pronunciará sobre dicho tema. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquél que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Estos factores influyen decisivamente para que la marca adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
Asimismo el Tribunal ha manifestado que “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.[3] La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega ese estatus.
Al respecto, el Tribunal, recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.[4] Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.[5] Conforme establece el artículo 231 de la Decisión 486, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la Autoridad Nacional Competente para prohibir su uso a terceros.
Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155. Respecto de los actos previstos en los literales e) y f) del artículo 155, es decir, “usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular”, y “usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”, el artículo 156 de la Decisión 486 determina que constituirá uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza el signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad.
En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados.
El riesgo de dilución de la fuerza distintiva de la marca: Se abordará este tema en razón a que el riesgo de dilución de la fuerza distintiva de una marca también es uno de los principales argumentos de la demandante PFIZER INC. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.
La Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son, como ya se indicó: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y por tanto, de su valor comercial.
El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.”[6] Respecto a la práctica del riesgo de dilución, el Tribunal ha acogido el criterio señalado por el tratadista Fernández Novoa en el sentido de que: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada.
La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”.[7] Es de gran importancia aclarar que la norma comunitaria andina no hace distinción entre la marca notoria y la marca renombrada, ya que el legislador andino dio una protección amplia y reforzada a la marca notoriamente conocida, sin hacer distinciones por su grado de notoriedad.
Al respecto la doctrina ha manifestado que “(…) al demostrar la notoriedad de un signo éste adquiere la protección total que establece la normativa comunitaria y, en efecto, no hay que probar el estatus de renombrado para que se proteja del riesgo de dilución o de uso parasitario, toda vez que con el simple hecho de probar la notoriedad, es decir, con demostrar un conocimiento acentuado en el sector pertinente, ya se protegería contra dichos riesgos y contra otros, rompiéndose así totalmente el principio de la especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo (…)”.[8] Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.
4. SOBRE EL USO DE LA FRASE “EROXIM ES BIOEQUIVALENTE A VIAGRA”: Conforme se ha señalado, el uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite su uso sin autorización del titular. En el presente caso, no nos encontramos ante el primer supuesto, ya que la demandante PFIZER INC no ha autorizado a LAFRANCOL S.A. el uso de su marca VIAGRA.
En tal sentido, se deberá determinar si el uso de la marca VIAGRA en la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA” se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 157 de la Decisión 486. Dado que la demandada LAFRANCOL alega que la frase empleada en sus empaques “sólo cumple la función de informar” y que dicho uso “es un acto de propaganda comparativa”, corresponde analizar entonces si el uso de la marca VIAGRA es lícito o no en virtud de la excepción establecida en el segundo párrafo del artículo 157.
El segundo párrafo del artículo 157 prescribe los supuestos en el que el uso de una marca ajena no requiere la autorización del titular de la marca: - Cuando el uso de una marca tenga por finalidad anunciar, inclusive en publicidad comparativa; - Ofrecer en venta; - Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; - Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada;
Además, se exige como requisitos concurrentes de licitud, que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público. Corresponde en consecuencia verificar si el caso analizado encuadra dentro del supuesto “Que el uso de una marca tenga por finalidad anunciar, inclusive en publicidad comparativa”, establecido en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486. 1.
La publicidad comparativa: El Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”. Si bien en doctrina son diversas las definiciones de lo que se entiende por “publicidad”, el Tribunal se adscribe a aquellas que apuntan a que por publicidad puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica.
La publicidad, o mejor dicho, la actividad publicitaria, suele regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes, a saber: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad. La publicidad – cualquiera que sea su modalidad - que no respete dichos principios, es considerada ilícita.
En rasgos generales, el principio de veracidad determina que la información que se proporcione en la publicidad tiene que ser cierta, veraz. Este principio se aplica únicamente respecto de afirmaciones que contengan información objetiva, es decir, información que sea comprobable, verificable. Sobre el principio de veracidad en materia publicitaria, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios.
Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad.
Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado.
Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc.”[9] (el subrayado es nuestro).
Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que la publicidad debe respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que la publicidad debe ser percibida como tal por los consumidores. El segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 menciona específicamente a la publicidad comparativa como uno de los supuestos de excepción al derecho al uso exclusivo que ostenta el titular de una marca registrada.
Sin embargo, el mencionado artículo no delimita el alcance o sentido de la noción “publicidad comparativa” a la que alude. Dentro de este contexto y para los fines de la aplicación del segundo párrafo del mencionado artículo 157, el Tribunal debe proporcionar una interpretación a los efectos que la normativa andina sea interpretada de manera uniforme en los Países Miembros.
Es pacíficamente aceptado por la doctrina que la publicidad - que constituye un acto de competencia - es esencial para el buen funcionamiento de una economía de mercado. Además de proporcionar información, la publicidad incrementa la competencia y beneficia a los consumidores porque les permite tomar decisiones de consumo mejor informadas y que sirvan mejor a sus intereses.
Si bien en sus orígenes la publicidad comparativa, como modalidad publicitaria, fue considerada un acto de competencia desleal (por estimarse que era contraria a los normas de corrección y buenos usos comerciales), actualmente es considerada lícita en la mayoría de los ordenamientos, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Ello, porque la publicidad comparativa puede promover aún más la difusión de información útil y completa para el consumidor sobre las prestaciones existentes en el mercado, promoviendo así también la competencia y la protección de los derechos de los consumidores, principalmente el derecho a recibir información. Como bien ha señalado el autor Massaguer Fuentes, todo lo anterior “compensaría y justificaría sobradamente la inevitable interferencia que la comparación produce en el ámbito de actuación del tercero que la soporta”[10].
Además de los principios básicos, aplicables a cualquier modalidad publicitaria, la publicidad comparativa está sujeta a otros requisitos o condiciones específicas para que pueda ser considerada lícita. En palabras del autor español Otero Lastres[11], que recoge en buena cuenta la posición de la doctrina mayoritaria, en esencia habrían tres requisitos para que la publicidad comparativa sea lícita: a) Han de compararse entre sí las características de las prestaciones que sean análogas o afines.
Es decir, hay que confrontar los elementos de las prestaciones que guarden entre sí una relación de semejanza. b) Hay que comparar entre sí los extremos relevantes o esenciales de las prestaciones. Es decir, el parangón ha de efectuarse con respecto a elementos sustanciales, significativos, y no secundarios. c) Finalmente, esos extremos afines y esenciales de las prestaciones sometidos a comparación tienen que ser comprobables u objetivamente demostrables.
Es decir, se ha de poder confirmar la exactitud de lo que se afirma con respecto a ellos. (el subrayado es nuestro). Dichos requisitos especiales, aplicables a los actos de comparación y, por ende, a la publicidad comparativa, en lo esencial también están recogidos en la legislación de algunos Países Miembros. Así, en la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en su artículo 27 inciso 5) establece que se consideran prácticas desleales, entre otras, las siguientes: “Art. 27 inc. 5: Actos de comparación: Se considera desleal la comparación de la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, inclusive en publicidad comparativa, cuando dicha comparación se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni comprobables.
En la República de Colombia, la Ley 256 de 1996 establece en su artículo 13, relativo a actos de comparación, que: “…, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicho comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas.
Así mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos ni comprobables”. En la República del Perú, los artículos 12 y 11.2 del Decreto Legislativo nº 1040 señalan que: “Artículo 12.-. Actos de comparación y equiparación indebida.- 12.1. Los actos de comparación consisten en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora; mientras que los actos de equiparación consisten en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena.
Para verificar la existencia de un acto de comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos. 12.2. Estos actos se reputan lícitos siempre que cumplan con lo indicado en el párrafo 11.2 de la presente ley, caso contrario configurarán actos de competencia desleal.
Artículo 11.2: “Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos siempre que: a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y ajustada a la realidad; b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta; c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias y; d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, entre otras alusiones que no transmiten información que permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia”.
A nivel de legislación comparada se encuentra también, por ejemplo, la Directiva Europea sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, versión codificada) que en su artículo 4 señala que: “La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando cumpla las siguientes condiciones: a) que no sea engañosa (…); b) que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad; c) que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio; d) que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor; e) que se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma denominación; f) que no obtenga indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor (…); g) que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos; h) que no dé lugar a confusión entre los comerciantes, entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor.
En la doctrina se proponen diversos contenidos o clasificaciones de la noción “publicidad comparativa” propiamente dicha. En términos generales, cierta doctrina distingue entre la publicidad comparativa en “sentido estricto” y la publicidad comparativa en “sentido amplio”. La publicidad comparativa en “sentido estricto” sería aquella que implica comparación o “confrontación pública de la actividad, prestaciones o establecimientos propios con la actividad, prestaciones o establecimientos de un tercero, hecha precisamente con el objetivo de resaltar, directa o indirectamente, la primacía o la mayor conveniencia de la propia oferta sobre la del tercero o de los terceros afectados por la confrontación”[12].
Por otro lado, la publicidad comparativa en “sentido amplio” sería toda aquella publicidad en la que se alude y/o se hace referencia explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por el competidor. Es decir, esta noción “amplia” de publicidad comparativa prescindiría de la confrontación como característica principal, incluyendo así también lo que algunos en la doctrina denominan “equiparación publicitaria”.
Para los efectos del segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal considera pertinente interpretar que la publicidad comparativa a la que se refiere dicho artículo es la publicidad comparativa en “sentido amplio”, esto es, toda publicidad que alude o se refiere explícita o implícitamente a un competidor o a sus bienes o servicios.
Es decir, la definición que acoge este Tribunal es aquella que “prescinde de la comparación como elemento característico[13] (entendida como confrontación de ventajas y características), abarcando también aquella publicidad en la que se alude a un competidor (o a sus productos o servicios) con la finalidad de informar a los consumidores que determinados bienes o servicios comparten determinadas características o atributos.
Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal considera pertinente resaltar que, como bien apunta el autor Tato Plaza, la equiparación publicitaria tradicionalmente ha sido considerada como una modalidad publicitaria desleal ya que usualmente se ha considerado que “A través de la equiparación entre los propios productos o servicios y los ajenos, el empresario pretende aprovechar en su propio beneficio la reputación alcanzada en el mercado por los productos competidores”[14].
Sin embargo, continúa el mencionado autor, actualmente “existe una tendencia a admitir la licitud de este tipo de expresiones publicitarias en aquellos casos excepcionales en los que exista un interés general en la información que a través de ellas se transmite”[15]. Esta tendencia ha quedado reflejada, por ejemplo, en la normativa comunitaria de la Unión Europea, al consagrar una noción amplia de publicidad comparativa, “a fin de abarcar todas las formas de este tipo de publicidad”[16]. 2.
Requisitos de licitud de la publicidad comparativa: mención de marca ajena. Conforme el segundo párrafo del artículo 157, el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, siempre que tal uso: a) sea de buena fe; b) se limite al propósito de información al público; c) no sea susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
La noción de “buena fe” como uno de los requisitos de licitud de la publicidad comparativa, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".[17] El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características.
El Tribunal considera que dichos elementos y/o características son: i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa (principio de veracidad publicitaria). ii) Que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que la publicidad en la que se hace mención a una marca ajena no debe contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados. iii) Que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas. iv) Igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.
El tercer requisito, como ya se indicó, alude a que el uso de una marca ajena en publicidad comparativa no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Si se cumplen los tres requisitos de licitud antes mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso en una publicidad comparativa promovida por un tercero. Ahora bien, dado que la normativa andina ha consagrado una protección reforzada para las marcas notoriamente conocidas, este Tribunal considera necesario conciliar dicha protección especial con el uso en publicidad comparativa de una marca notoriamente conocida.
Ello porque las marcas notoriamente conocidas están expuestas en el mercado a mayores riesgos que las marcas que no ostentan esa calidad, principalmente al riesgo del aprovechamiento injustificado de su prestigio. En tal sentido, se debe dar una lectura integradora a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 157, en los literales a), b) y c) del artículo 226 y en los literales e) y f) del artículo 155.
Esto determina que, tratándose de marcas notoriamente conocidas, también se debe apreciar si la publicidad comparativa en cuestión expone a la marca notoria a los riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. De no cumplirse con los tres requisitos de licitud y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta aplicable la excepción al uso exclusivo previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.
Así mismo, en su análisis el Juez Consultante deberá evaluar las circunstancias concretas del caso, en particular, el medio empleado para hacer publicidad comparativa (empaque de un producto) y el tipo o las características de los productos comparados (productos farmacéuticos de venta bajo receta médica). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: La normativa andina prevé sólo dos circunstancias bajo las cuales se podría utilizar una marca registrada ajena: (i) que el titular de la marca autorice dicho uso; y, (ii) las excepciones establecidas en el artículo 157 de la Decisión 486. El Juez Consultante deberá analizar si el INVIMA es o no competente para autorizar el uso de la marca VIAGRA en los empaques y/o etiquetas de EROXIM dentro de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, a fin de determinar si el acto administrativo emitido por la entidad en mención resultaría ser inválido o no.
SEGUNDO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega. El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
El riesgo de uso parasitario busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de los usos que puedan constituir un aprovechamiento injustificado su prestigio.
TERCERO: El segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 menciona específicamente a la publicidad comparativa como uno de los supuestos de excepción al derecho al uso exclusivo que ostenta el titular de una marca registrada. El Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”.
El Tribunal considera que, por publicidad, debe entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica. Asimismo, el Tribunal interpreta que la publicidad comparativa a la que se refiere el artículo antes mencionado es la publicidad comparativa en “sentido amplio”, es decir, toda publicidad que alude o se refiere explícita o implícitamente a un competidor o a sus bienes o servicios.
CUARTO: Conforme el segundo párrafo del artículo 157, el titular de una marca no podrá prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, siempre y cuando tal uso: a) sea de buena fe; b) se limite al propósito de información al público y; c) no sea susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
El Tribunal interpreta que el segundo requisito de licitud (que el uso se limite al propósito de información al público) comprende los siguientes elementos o características concurrentes: i) La información debe ser veraz, es decir, no debe ser falsa ni engañosa (principio de veracidad); ii) La información que se brinde debe ser de carácter objetivo, esto es, objetivamente comprobable, verificable; ello determina que la publicidad en la que se haga mención a una marca ajena no debe contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, afirmaciones o elementos que no puedan ser objetivamente comprobados o verificados; iii) La información que se proporcione debe referirse a extremos o prestaciones análogas y; iv) La información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.
Tratándose de signos notoriamente conocidos, también se deberá apreciar si la publicidad comparativa en cuestión expone a dicho signo a los riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. De no cumplirse con los requisitos de licitud aludidos en los párrafos anteriores y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta aplicable la excepción al uso exclusivo previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.
QUINTO: En el presente caso, el Juez Consultante deberá establecer si el uso de la marca VIAGRA en los empaques y/o etiquetas de EROXIM, dentro de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA, se encuentra dentro de las excepciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal en la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, el Juez Consultante deberá evaluar las circunstancias concretas del caso, en particular, el medio empleado para hacer la publicidad comparativa (empaque de producto) y el tipo o características de los productos comparados (productos farmacéuticos de venta bajo receta médica). De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-00533, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 54-IP-2000, publicado en G.O.A.C. Nº 612, de 25 de octubre de 2000. [2] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marca, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 347. [3] Proceso 143-IP-2004, publicado en G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA. [4] Proceso 08-IP-95, publicado en G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. [5] PROCESO 109-IP-2007, publicado en G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008, marca mixta: LOMA´S. [6] MONTEAGUDO, Montiano, La Protección de la Marca Renombrada.
Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. [7] FERNANDEZ NOVOA, Carlos, op. cit., pp. 307 y 308 (Proceso 70-IP-2008, publicado en G.O.A.C. Nº 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). [8] VARGAS MENDOZA, Marcelo en “La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual”, en Revista Foro No. 6, II Semestre, Universidad Andina Simón Bolívar, 2006, p. 309. [9] Proceso 137-IP-2009, publicado en G.O.A.C. Nº 1831, de 7 de mayo de 2010. [10] MASSAGUER FUENTES, José, “La Publicidad Comparativa”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, tomo XXV, 2004-2005, Universidad Santiago de Compostela, 2005, p.195. [11] OTERO LASTRES, José Manuel, “La Publicidad Comparativa: ¿licitud o ilicitud?”, Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez Iglesia Prada, Tomo I, Madrid, Civitas, 1996, p. 946. [12] MASSAGUER FUENTES, José, op. cit., p.195. [13] Ibid. [14] TATO PLAZA, Anxo, “Marca Ajena y Publicidad Adhesiva (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1993)”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XVI, Instituto de Derecho Industrial Universidad Santiago de Compostela, 1996, p. 322. [15] Ibid. [16] Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (Versión Codificada), Considerando Octavo y artículo 2 literal c). [17] JAECKEL KOVAKS, Jorge.
“Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, Proceso 137-IP-2009, publicado en G.O.A.C, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007, publicado en G.O.A.C Nº 1586, de 15 de febrero de 2008.