PROCESO 120-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión 486.
Marca: MAYOSTAZA (denominativa). Actor: sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A. Proceso interno Nº 2008-000193. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera relativa al artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2006-00193;
El auto de 19 de enero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad UNILEVER N.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Terceros interesados: sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A. y sociedad ASCENDER S.A. b) Hechos. 1. El 4 de mayo de 2005, la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo MAYOSTAZA (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 553 de 30 de junio de 2005. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad ASCENDER S.A. argumentando que el signo solicitado es genérico y descriptivo. 3. Por Resolución Nº 20295 de 29 de junio de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo MAYOSTAZA (denominativo).
Contra dicha Resolución la sociedad ASCENDER S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 38697 de 26 de noviembre de 2007, confirmó la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 8873 de 27 de marzo de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 20295.
De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 6. La sociedad UNILEVER N.V. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones. c) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad UNILEVER N.V., en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha violado el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues la Superintendencia consideró “el signo MAYOSTAZA a pesar de referirse a los ingredientes MAYONESA y MOSTAZA y estar conformado por parte de esas dos expresiones, que no podía ser considerado como un signo descriptivo, sino por el contrario evocativo y como tal registrable (…)”. 2.
Al respecto “El signo MAYOSTAZA está compuesto por la palabra ‘MAYO’ y la terminación ‘STAZA’. El prefijo MAYO es un término descriptivo por cuanto informa de manera directa la característica de los productos que pretende distinguir con dicho signo (…) el sufijo STAZA hace alusión a la característica del producto que se pretende distinguir con el signo, en tanto que constituye el sufijo que compone la expresión MOSTAZA, que es conocida popularmente como una especia empleada para dar sazón a los alimentos y hacer salsas entre otras, por lo que es posible concluir que se trata de un término igualmente descriptivo”.
Por lo tanto, “la marca MAYOSTAZA al pretender distinguir productos comprendidos en la clase 30 (…) resulta ser un término descriptivo, en la medida en que indica directamente que se trata de un producto preparado a base de MAYONESA y MOSTAZA”. 3. Pues recalca que “las expresiones MAYO y STAZA (…) informa (sic) directa e inequívocamente al consumidor, que el producto contiene o está hecho a base de MAYONESA y MOSTAZA (…)” por lo tanto, MAYO como STAZA son expresiones descriptivas. 4.
Respecto a la afirmación de que el signo MAYOSTAZA es evocativo afirma que “no es cierto que la expresión MOSTAZA exija de un esfuerzo mental para que el consumidor lo asocie con un producto. Por el contrario, salta a simple vista que el signo MAYOSTAZA está informando al consumidor que el producto es de MAYONESA y MOSTAZA o que tiene un sabor a MAYONESA y MOSTAZA (…)”.
Por lo que, el signo MAYOSTAZA “no es evocativo” y “es descriptivo”. 5. Se violó, también, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 ya que “el signo MAYOSTAZA al consistir exclusivamente en una expresión descriptiva, no goza de la característica esencial de la distintividad (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1. “(…) la marca Mayostaza, para identificar productos de la clase 30 (…) no es descriptiva ni genérica de los productos que pretende identificar en el mercado, por cuanto no tiene significado alguno en el diccionario y porque aunque pueda pensarse lógicamente que dicha expresión surge de la unión de las palabras mayonesa y mostaza, Mayostaza, considera fundadamente mi defendida que la expresión compuesta que se forma es claramente evocativa, pero no descriptiva ni indicativa de alguno de los productos de la clase 30 (…)”. 2.
En efecto, “Mayostaza aún compuesta por parte de los términos genéricos mayonesa y mostaza, no los contiene en su totalidad y su unión forma una expresión suficientemente distintiva y que aunque evoca productos no le otorga al titular del registro el monopolio sobre las palabras mayonesa y mostaza, sobre las que es claro que no puede haber apropiación dada su genericidad, el monopolio le es otorgado al titular sobre la expresión evocativa Mayostaza”. 3.
Cita jurisprudencia del Consejo de Estado de la República de Colombia. 4. “(…) no hay razón para considerar improcedente el registro de la marca Mayostaza, dado que en las tres veces que tuvo la Superintendencia de Industria y Comercio para revisar el caso por completo no logró deducir la incursión del signo en alguna de las causales de irregistrabilidad”, por lo que “El signo Mayostaza, entonces, cumple la función distintiva de la marca, sin hacer una relación directa e inmediata a las características o cualidades del producto, ya que transmite a la mente una imagen o idea sobre el producto pero no lo describe, es el consumidor quien debe utilizar su imaginación para interpretar el mensaje transmitido”. 5.
Finaliza afirmando que “es evidente el carácter evocativo del signo Mayostaza, el cual requiere de un ejercicio mental por parte del público consumidor para que infiera que es evocativo de características de los productos que distingue”. e) Terceros interesados. La sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda, esgrimiendo los siguientes argumentos: 1.
Respecto a la marca MAYOSTAZA, a manera ilustrativa, en los hechos afirma que “la sociedad UNILEVER N.V., ha venido utilizando la misma para identificar productos que se encuentran protegidos en la clase 30, productos que se identifican con la marca registrada ‘MAYOSTAZA’, incurriendo de esta forma en una clara infracción marcaria pues se encuentra utilizando una marca previamente registrada sin contar con autorización de su titular”. 2.
El signo MAYOSTAZA al no responder a la pregunta característica de los signos descriptivos ¿cómo es el producto? “el consumidor medio, deberá realizar análisis mental para determinar de qué producto se trata, toda vez que con el signo ‘MAYOSTAZA’ no se estaría describiendo directamente las características de los productos de la clase treinta (30) (…)”.
Por lo que, el signo ‘MAYOSTAZA’ no es “un signo que dé a conocer al consumidor de forma directa el producto de que se trata, sin embargo sí tiene la aptitud para generar, de forma indirecta, una idea en el consumidor sobre los productos amparados con la marca, idea que se debe construir a partir de una (sic) esfuerzo imaginativo y reflexivo, siendo por ende, un típico signo evocativo que puede ser registrado”. 3.
De esta manera la expresión MAYOSTAZA es “una expresión catalogada como evocativa o sugestiva y por lo tanto registrable (…)”. 4. “Si desglosamos la marca objeto de estudio, tenemos como resultado que se conforma por la (sic) expresiones ‘MAYO’ y ‘STAZA’ y no mayonesa y mostaza como erróneamente lo quiere hacer ver la demandante. En este sentido, (…) dentro la estructura de las marcas se pueden utilizar indistintamente prefijos, sufijos, raíces o evocativas (sic) tal y como sucede con ‘MAYOSTAZA’, que no obstante su combinación no indica de forma directa un tipo de producto o una característica esencial de los mismos, sí evoca en el consumidor una idea sobre los productos amparados, situación ésta lo que no hace irregistrable este tipo de marcas”. 5.
El signo “se compone por las expresiones ‘MAYO’ y ‘STAZA’ y su combinación no constituye una marca descriptiva pues ‘MAYOSTAZA’ no tiene ningún significado directo y conocido, aunque si resulta ser evocativa al brindar una idea sobre los productos (…)”. Por lo que, el signo MAYOSTAZA “ostenta la distintividad requerida (…)”. La sociedad ASCENDER S.A. tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo MAYOSTAZA (denominativo), fue el 4 de mayo de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículos 135 literales b) y e) de la Decisión 486; y, de conformidad con la norma comunitaria, de oficio se interpretará el artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión por ser aplicables al caso concreto; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. La distintividad. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.
Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).
Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.
(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.
Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo MAYOSTAZA (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.
Signos descriptivos. El Tribunal abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el hecho de si el signo solicitado MAYOSTAZA (denominativo) constituye un signo descriptivo o si está conformado por elementos descriptivos. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.
De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por partículas descriptivas es registrable si el conjunto marcario s descriptivo.
De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es, en su conjunto, descriptivo, o si alguna de sus partes es descriptiva pero el conjunto marcario es distintivo. 3. Signos evocativos. En vista de que en el proceso interno se cuestiona el hecho de si el signo solicitado MAYOSTAZA (denominativo) sería un signo evocativo, el Tribunal interpretará el tema.
Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.
El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.
(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o se uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (…). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.
En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))”. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si los signos en conflicto se encuentran conformados por partículas o palabras evocativas o descriptivas y proceder en consecuencia. 4.
La marca débil. El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.
(Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). 5. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus decisiones. El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que la Superintendencia de Industria y Comercio cita antecedentes jurisprudenciales manifestando la forma en la que se pronunció en otros casos similares.
Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71- IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).
Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo MAYOSTAZA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por partículas descriptivas es registrable si el conjunto marcario s descriptivo.
De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es, en su conjunto, descriptivo, o si alguna de sus partes es descriptiva pero el conjunto marcario es distintivo.
TERCERO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.
CUARTO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene palabras de uso común o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
QUINTO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2008- 00193, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA