PROCESO 139-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador; y, de oficio, de los artículos 82 literal e) y 84 de la misma normativa.
Actor: MERCK & CO. INC. Marca: “CLOVIRIL” (denominativa). Expediente Interno: 4819-LR. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil doce. VISTOS: El Oficio Nº 570-TDCA-1S-LR, de 6 de septiembre de 2011, recibido en este Tribunal el 9 de septiembre de 2011, mediante el cual la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la interpretación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El auto de 09 de noviembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.
Partes en el proceso interno: Demandante: MERCK & CO. INC. Demandado: Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, y Director Nacional de Propiedad Industrial, República de Colombia. Tercero interesado: INDUSTRIA SALUD Y BELLEZA BASSA CIA. LTDA. 2. Determinación de los hechos relevantes: El 7 de marzo de 1994, INDUSTRIA SALUD Y BELLEZA BASSA CIA. LTDA. presentó la solicitud de registro del signo CLOVIRIL (denominativo) para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Posteriormente, el 26 de septiembre de 1994, MERCK & CO. INC. presentó observación con base en su marca registrada CLINORIL también en la Clase 5. Mediante Resolución Nº 0961365, de 30 de octubre de 1997, el Director Nacional de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación. El 13 de marzo de 1998, MERCK & CO. INC. interpone recurso subjetivo o de plena jurisdicción, y solicita aceptar la demanda y declarar ilegal la Resolución Nº 0961365, que rechazó la observación. 3.
Fundamentos de la demanda: MERCK & CO. INC, manifiesta lo siguiente: - Que, el Director Nacional de Propiedad Industrial violó los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), e) y d) y el artículo 95 de la Decisión 344. - Que, la denominación CLOVIRIL es muy semejante a la marca registrada CLINORIL y que por ello existe riesgo de confusión y de asociación. - Señala que la Autoridad Administrativa no consideró que las denominaciones comparten la mayoría de sus letras e incluso que tienen una sílaba tónica igual, además que ambas buscan identificar productos farmacéuticos, por lo que debían aplicarse las prohibiciones de registro contempladas en el régimen comunitario. - La marca registrada CLINORIL es notoriamente conocida, por lo que merece una protección especial. 4.
Fundamentos de la contestación a la demandada: El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, no responde la demanda. El Director Nacional de Propiedad Industrial no responde la demanda. 5. Fundamentos del tercero interesado: INDUSTRIA SALUD Y BELLEZA BASSA CIA. LTDA. niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda y sostiene que: - Las marcas en controversia CLINORIL y CLOVIRIL no poseen semejanzas. - La marca opositora no es notoria.
El registro del signo CLOVIRIL no constituye un acto de competencia desleal. - La denominación solicitada cumple con los requisitos para el registro marcario.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en el proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, el Presidente de la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1, de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, solicita la interpretación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que, este Tribunal procederá a interpretar los artículos solicitados. Y, de oficio, interpretará los artículos 82 literal e) y 84 de la Decisión 344. Que, los artículos objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISION 344 “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles, de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) “No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
(…) e) “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; (…) h) “Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…) d) “Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antiguedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
(…) Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.
(…).” A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo CLORIVIL. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales que, sobre esta materia han sido emitidas por este Tribunal, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006.
Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00313. • Proceso 235-IP-2005, de 26 de julio de 2006. Marca: “SENTIVA”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1409, de 10 de octubre de 2006, dicta para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002- 00419. • Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005.
Marca: “MAC MIXTA”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372. En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada”.
B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. Se abordará el tema de los signos denominativos y su comparación, en vista de que el signo solicitado CLOVIRIL es denominativo y la marca observadora CLINORIL es también denominativa. Signos denominativos. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Comparación entre signos denominativos.
En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina desarrollada por Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora.
Para realizar esta labor, el Juez Consultante deberá tener presente que: 1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas, porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas se debe tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del examinador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.
En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo CLORIVIL, ya que se afirma que es confundible con la marca denominativa CLINORIL. Por esta razón, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos. El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad.
Establece que no son registrables como marcas signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Dentro del concepto de “error”, en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha comprendido tanto al riesgo de confusión como al de asociación. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores.
Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. En relación con el riesgo de confusión, la Oficina Nacional Competente debe tener en consideración que este puede presentarse ya sea cuando el consumidor, al adquirir un producto, piense que está adquiriendo otro (confusión directa); o bien cuando el consumidor pueda creer que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
En lo que respecta al riesgo de asociación, este se presenta cuando el consumidor pueda pensar que empresas que comercializan productos con marcas diferentes tienen relación o vinculación entre sí. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse.
La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica.
Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo los signos, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
Los anteriores parámetros[1] han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006, Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, y Proceso 62-IP-2006, Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.
D. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. El Tribunal se referirá al tema de las marcas farmacéuticas en virtud a que tanto el signo solicitado como la marca registrada distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación internacional de Niza. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.
Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.
(Proceso Nº 48-IP-2000, Marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto de 2000). Asimismo, el Tribunal ha manifestado que, en los casos de marcas farmacéuticas, “el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
(Proceso 30-IP-2000, Marca; AMOXIFARMA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de 2000). Se debe agregar que, en la práctica, la automedicación en los consumidores de productos farmacéuticos opera sin ningún control en Países como los de la Comunidad Andina, razón por la cual, se recalca la rigurosidad al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad de signos farmacéuticos.
El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). e. la marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. El demandante argumentó que su marca denominativa CLINORIL es notoriamente conocida.
Por lo tanto, resulta pertinente abordar el tema de la marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. 1. La marca notoriamente conocida. a. Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente “marca notoria”, es aquella conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.
Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.
(Proceso N° 114-IP-2003, Marca: EBEL INTERNATIONAL, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria, Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.[2] Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.
La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, quien ha difundido el signo distintivo en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos; por esto, esta circunstancia requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. [3] b. Protección. La Normativa Comunitaria, protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada.
Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario a tratarse, y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado tratado en el inciso anterior. En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas. • El principio de especialidad.
Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registrada. En consecuencia, no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios. • El principio de territorialidad.
Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad. Ya no sólo se protegen a los signos notorios en el País Miembro donde se solicita la protección, sino que, se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el “comercio subregional” y “comercio internacional sujeto a reciprocidad”? ▪ Que sea notorio en el comercio subregional. Significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. ▪ Que sea notorio en el comercio internacional, sujeto a reciprocidad.
Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de reciprocidad. La Decisión 344, a diferencia de la actual Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos.
Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.[4] • El riesgo de confusión se presenta cuando el consumidor, al adquirir un producto, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). • El riesgo de asociación se presenta cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. • El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. • Y, por último, el riesgo de uso parasitario, que es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido, tanto en el mercado como tal como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;” Como ya se indicó, los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).
Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notoriamente conocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, (la Decisión 344) no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
(…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.
Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.
Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.
Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).
De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.
(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: • La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. • Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. • Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.
Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.
A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.
(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). c. La prueba de la notoriedad. La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.
De acuerdo con el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; b) La antigüedad de la marca y su uso constante; c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
F. DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. El segundo párrafo del artículo 95 de la Decisión 344 señala que: “Vencido el plazo en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”. Esta resolución tiene que ser necesariamente motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.
Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.[5] En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho proceso y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CLORIVIL (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.
SEGUNDO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo CLORIVIL y la marca denominativa CLINORIL, aplicando los criterios establecidos en la resente providencia.
TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos, tomando en cuenta, en el caso de autos, la similitud fonética que puedan tener los signos en conflicto.
CUARTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.
QUINTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.
A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta que lo sea por lo menos en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.
SEXTO: El examen de registrabilidad del signo solicitado para registro comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: • Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. • Es autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 4819-LR, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia.
Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.
BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. [2] OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010. Págs.393-398. [3] ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. [4] Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo, “La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual”, en revista Foro No. 6, II semestre, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2006, pp. 301-310. [5] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.
G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.