PROCESO 123-IP-2011 — Comunidad Andina

PROCESO 123-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 26, 27, 32, 38, 39 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 14 de la misma Decisión. Actor: Sociedad WARNER - LAMBERT COMPANY LLC.

Patente: “PREPARACIÓN DE PREGABALINA Y COMPUESTOS RELACIONADOS”. Expediente Interno Nº 2008-00276. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de treinta (30) de noviembre de 2011. 1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.

Las partes Demandante: la sociedad WARNER - LAMBERT COMPANY LLC. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 2. Actos demandados La sociedad WARNER - LAMBERT COMPANY LLC. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 36833 de 7 de noviembre de 2007, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente denominada “PREPARACIÓN DE PREGABALINA Y COMPUESTOS RELACIONADOS”, solicitada por la sociedad WARNER - LAMBERT COMPANY LLC. - Resolución No. 5299 de 22 de febrero de 2008, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 36833 de 7 de noviembre de 2007. 3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 23 de noviembre de 2006, la sociedad WARNER - LAMBERT COMPANY LLC. solicitó el otorgamiento de la patente de invención titulada “PREPARACIÓN DE PREGABALINA Y COMPUESTOS RELACIONADOS”, para los efectos de que se dé inicio a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. - Como resultado del examen de forma, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó al peticionario que complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - El 7 de noviembre de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 36833, por medio de la cual declaró el abandono de la solicitud de patente denominada “PREPARACIÓN DE PREGABALINA Y COMPUESTOS RELACIONADOS”.

La Superintendencia argumentó que se dio cumplimiento de forma parcial a las observaciones de carácter jurídico, ya que no se adjuntó la traducción de los anexos del reporte del examen preliminar internacional conforme lo dispone el Art. 36.2.b, del Tratado PCT. - El 7 de diciembre de 2007, la sociedad WARNER - LAMBERT COMPANY LLC. interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada. - El 22 de febrero de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 5299 por medio de la cual atendió el recurso de reposición interpuesto y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 36833 de 7 de noviembre de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad WARNER - LAMBERT COMPANY LLC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la SIC aplicó rigurosamente el artículo 39 de la Decisión 486, considerando abandonada la solicitud de patente por no haberse presentado la totalidad de requisitos indicados (…) mediante la presentación de la traducción de los anexos al reporte de examen preliminar internacional.

Al hacer esto, la SIC dejó de aplicar la regla 49.5 del Reglamento del PCT, y en especial el numeral 5.2.5 del Capítulo Quinto, Título X de la Circular Única de la SIC, normas estas que disponen una medida mucho más favorable al solicitante cuando éste se abstenga de presentar la traducción a las modificaciones realizadas durante el examen preliminar (…)”. - “(…) a pesar que la traducción de las modificaciones realizadas durante la fase internacional (que conformarían los anexos al reporte de examen preliminar) no sean presentadas por el solicitante de manera completa a la Oficina elegida (la SIC en este caso), esta oficina tiene la posibilidad (…) de continuar con el trámite de la solicitud, teniendo como base la traducción de la solicitud inicialmente presentada, ignorando de este modo las reivindicaciones que hubiesen sido modificadas en la fase internacional, con respecto a las cuales no se adjuntó la respectiva traducción”. - “De esta manera (…) la SIC debía aplicar la opción consagrada en la Regla 49.5 c-bis) del Reglamento del PCT, la cual resultaba más favorable al solicitante, haciendo prevalecer los derechos sustanciales de este último, y permitiendo la continuación del examen de la solicitud.

De este modo, la SIC haría efectivo el trámite de patentabilidad que pretende darle al inventor la oportunidad plena que su solicitud sea estudiada de fondo, y no cercenada por una decisión inhibitoria”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) Comoquiera que el requerimiento formulado fue atendido el 10 de abril de 2007, mediante respuesta presentada por el apoderado pero dando cumplimiento en forma parcial a las observaciones jurídicas que se le formularon, habida cuenta que no se adjuntó la traducción de los anexos del reporte del examen preliminar internacional conforme lo dispone el artículo 36.2b del Tratado PCT”.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de treinta (30) de noviembre de 2011. 2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 26, 27, 32, 38, 39 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de invención, fue presentada el 23 de noviembre de 2006, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 14 (requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial); de la Decisión 486, en tanto que resulta pertinente para la resolución del presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

(…) Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: a) el petitorio; b) la descripción; c) una o más reivindicaciones; d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción; e) el resumen; f) los poderes que fuesen necesarios; g) el comprobante de pago de las tasas establecidas; h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de concesión de la patente; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) el nombre de la invención; e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante; f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

(…) Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.

(…) Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27. Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. (…) Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.

(…)”. 3. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

3.1. CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. La jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.[1] Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.[2] Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486.

Según lo dispuesto en el mencionado artículo, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

3.2. LA SOLICITUD DE PATENTE Y EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD. EXAMEN DE FORMA. Tomando en cuenta que en el presente proceso se hace referencia al trámite de la solicitud de la patente “PREPARACIÓN DE PREGABALINA Y COMPUESTOS RELACIONADOS”, y al examen de forma, el Tribunal considera pertinente abordar dichos temas. Para obtener una patente, es necesario presentar una solicitud.

Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable. La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 - según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; de ser el caso, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro.

A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, será la fecha de recepción por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y, por lo tanto, no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente.

Así, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 se tiene que la Oficina Nacional Competente examinará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la citada Decisión. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.

Sin perjuicio de ello, la Oficina Nacional Competente guardará la confidencialidad de la solicitud. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos. Es decir, este examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos y que hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos.

Se debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486. Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”[3].

Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 40 de la Decisión 486, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo.

El artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen de forma respectivo.

3.3. DE LA EXIGENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA TRADUCCIÓN DE LOS ANEXOS DEL REPORTE DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL; PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO SOBRE EL INTERNACIONAL DEL PAÍS MIEMBRO. Tomando en cuenta que la sociedad WARNER - LAMBERT COMPANY LLC. solicitó el otorgamiento de la patente de invención titulada “PREPARACIÓN DE PREGABALINA Y COMPUESTOS RELACIONADOS”, para los efectos de que se dé inicio a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y que la Superintendencia de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente bajo el argumento que se dio cumplimiento de forma parcial a las observaciones de carácter jurídico formuladas, ya que no se adjuntó la traducción de los anexos del reporte del examen preliminar internacional, conforme lo dispone el Art. 36.2.b, del Tratado PCT; se estima adecuado abordar dicho tema.

En primer lugar, se debe considerar que para obtener la protección de una patente en varios países, el solicitante puede presentar la solicitud mediante el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Este acuerdo de cooperación internacional tiene como objetivo simplificar y hacer más eficaz y económico el procedimiento de presentación de solicitudes de patentes en varios países.

El trámite de la solicitud internacional se realiza en dos etapas, a saber: Fase Internacional y Fase Nacional. La Fase Internacional comprende: i) la Presentación de la solicitud ante la oficina receptora quien le asigna la fecha de presentación luego de haber cumplido con unos requisitos mínimos, y realiza un examen de forma, ii) El PCT somete la solicitud internacional a una búsqueda internacional para conocer el estado de la técnica. iii) se realiza una publicación internacional de la solicitud. iv) El PCT prevé la posibilidad de proceder a un examen preliminar internacional de la solicitud internacional, emitiendo una opinión de si la invención reivindicada responde a criterios internacionales de patentabilidad.

El PCT no dispone la concesión de "patentes internacionales", la concesión de patentes compete exclusivamente a las Oficinas Nacionales de Patentes de los países en donde se busca la protección o a las Oficinas que actúan en nombre de esos países, esta etapa se realiza en la Fase Nacional. En los países donde se desea la protección, el solicitante debe cumplir con los requisitos establecidos en cada uno de ellos.

Ahora bien, en esta etapa conviene recalcar que (i) en caso de conflicto entre una norma de Derecho Comunitario y una de carácter Internacional del País Miembro, prevalecerá la primera, lo anterior como consecuencia de los principios básicos que cobijan al Derecho Comunitario Andino; (ii) asimismo, los requisitos que establezcan los Países Miembros, en la Fase Nacional, no pueden ser restrictivos a los establecidos en la norma comunitaria.

En este contexto es pertinente tener en cuenta el principio de complemento indispensable, el cual se abordará más adelante. No obstante lo anterior, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 32 de la Decisión 486, según el cual: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.

En el proceso interno se ha controvertido de que no se adjuntó la traducción de los anexos del reporte del examen preliminar internacional conforme lo dispone el Art. 36.2.b, del Tratado PCT. Al respecto, en armonía con lo expresado precedentemente, es pertinente tener en cuenta que: De una lectura de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 que regulan el tema de los requisitos de forma que han de cumplir las solicitudes de patentes de invención se desprende que éstos no hacen referencia al requisito de la traducción de los documentos presentados cuando éstos se encuentran en idioma extranjero, empero, el artículo 8 de la misma Decisión, a la letra indica lo siguiente: “Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma.

Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente”. Conforme lo anterior, en caso de que dichos documentos estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos.

Es obvio que tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis. La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso.

De conformidad con lo anotado precedentemente, la norma comunitaria contempla que la solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 y que deben presentarse en idioma castellano, conforme al artículo 8 de la misma Decisión; si del examen de forma se advierte que la solicitud de patente no cumple con todos los requisitos, y si no se los complementa dentro del término concedido para ello, la no presentación de los mismos, acarrea la consecuencia del abandono de la solicitud, la cual se hará referencia a continuación.

3.4. ABANDONO DE LA SOLICITUD. Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar abandonada la solicitud del privilegio de patente de invención titulada “PREPARACIÓN DE PREGABALINA Y COMPUESTOS RELACIONADOS”, por considerar que se dio cumplimiento de forma parcial a las observaciones de carácter jurídico, ya que no se adjuntó la traducción de los anexos del reporte del examen preliminar internacional conforme lo dispone el Art. 36.2.b, del Tratado PCT, y que la sociedad actora argumentó que “(…) la SIC aplicó rigurosamente el artículo 39 de la Decisión 486, considerando abandonada la solicitud de patente por no haberse presentado la totalidad de requisitos indicados (…) mediante la presentación de la traducción de los anexos al reporte de examen preliminar internacional.

Acerca del abandono de una solicitud de patente, este Organismo en el marco de la Decisión 344, aplicable a la Decisión 486, ha sostenido lo siguiente: "El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. "La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente (…) complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.

"La primera ( ), de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicadas 'por una vez en un órgano de publicación adecuado'( )”. (Art. 23 de la Decisión 344).

Y, la "segunda situación —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber (…) complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido ( )”. (Art. 22 de la Decisión 344).

“Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos.”.[4] Una vez culminadas las etapas referidas, se llevará a cabo el examen definitivo sobre patentabilidad, del cual dependerá la concesión o no de la patente que corresponda a la solicitud que se analice.

El examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo se torna definitivo. En el caso de que no se reúnan los elementos necesarios para un mejor análisis dentro del plazo determinado en la Decisión, se declarará abandonada la solicitud, sin que se pueda realizar el examen de fondo ni definitivo. 5.

COMPLEMENTO INDISPENSABLE. En el proceso interno, la sociedad actora argumentó que “(…) la SIC aplicó rigurosamente el artículo 39 de la Decisión 486, considerando abandonada la solicitud de patente por no haberse presentado la totalidad de requisitos indicados (…) mediante la presentación de la traducción de los anexos al reporte de examen preliminar internacional.

Con relación al complemento indispensable, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”[5].

En tal sentido, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”[6]. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

SEGUNDO: El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según la Decisión 486.

A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.

TERCERO: La norma comunitaria contempla que la solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 y que deben presentarse en idioma castellano, conforme al artículo 8 de la misma Decisión; si del examen de forma se advierte que la solicitud de patente no cumple con todos los requisitos, y si no se los complementa dentro del término concedido para ello, la no presentación de los mismos, acarrea la consecuencia del abandono de la solicitud y perderá su prelación. La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso.

CUARTO: El trámite de la solicitud internacional de patentes se realiza en dos etapas, a saber: Fase Internacional y Fase Nacional. La concesión de patentes compete exclusivamente a las Oficinas Nacionales de Patentes de los países en donde se busca la protección o a las Oficinas que actúan en nombre de esos países, esta etapa se realiza en la Fase Nacional.

En los países donde se desea la protección, el solicitante debe cumplir con los requisitos establecidos en cada uno de ellos. Ahora bien, en esta etapa conviene recalcar que (i) en caso de conflicto entre una norma de Derecho Comunitario y una de carácter Internacional del País Miembro, prevalecerá la primera, lo anterior como consecuencia de los principios básicos que cobijan al Derecho Comunitario Andino;

(ii) asimismo, los requisitos que establezcan los Países Miembros, en la Fase Nacional, no pueden ser restrictivos a los establecidos en la norma comunitaria. En este contexto es pertinente tener en cuenta el principio de complemento indispensable.

QUINTO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2008-00276, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] OTERO LASTRES, José Manuel.

Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC, cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. [2] Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.

G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 43-IP-01, Patente de modelo de utilidad: “Tanque compuesto”, publicado en la G.O.A.C. Nº 717, de 18 de septiembre de 2001. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 34-IP-95, sentencia de 28 de noviembre de 1997, G.O.A.C. Nº 318, de 26 de enero de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.