PROCESO 160-IP-2011 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 135 literal b) y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 175, 176, 177, 178 y 179 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2009-00133. Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A. Lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de noviembre de 2011.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, los siguientes: II. Las partes. Demandante: CONFECCIONES LEONISA S.A. hoy LEONISA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Tercero interesado: MARROCAR S.A. iii. DATOS RELEVANTES a.
HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad COLECCIONES LEONISA S.A., solicitó el 27 de marzo de 2007 el registro como lema comercial del signo denominativo SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca L LEONISA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 114024 para amparar los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: Ropa, sombrería y calzado. 2.
Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 575 de 30 de abril de 2007, se presentaron oposiciones por parte de la sociedad MARROCAR S.A., con base en su marca denominativa MUJER LATINA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 270750 para amparar los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: vestuario, especialmente ropa interior. 3.
La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 30397 de 25 de agosto de 2008, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado. 4. La sociedad MARROCAR S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 5.
La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 38097 de 30 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 42844 de 30 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación revocando el acto administrativo impugnado, declarando fundada la oposición presentada, y negando el registro solicitado. 7.
La sociedad LEONISA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.
FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí, en relación con los aspectos literales, fonéticos y gráficos. 2. Sostiene, que el signo opositor está compuesto por expresiones genéricas y de uso común. 3.
Arguye, que se debió analizar el signo solicitado junto con la marca a la cual está asociada. 4. Argumenta, que al realizar la comparación la Superintendencia debió aplicar parámetros establecidos en algunas de sus resoluciones anteriores. 5. Agrega, que los signos en conflicto son de fantasía. 6. Indica, que la sociedad LEONISA S.A. ya es titular del lema comercial SI ES MUJER, registrado en Colombia bajo el certificado No. 250109 para amparar los siguientes productos de la clase 25: ropa interior femenina, vestidos de baño y ropa deportiva.
Esto lo debió tener en cuenta la Superintendencia al conceder el registro de la marca opositora. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. • Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, fonético, ortográfico y conceptual. • Argumenta, que los signos en conflicto evocan la misma idea: mujer de origen latino. • Agrega, que entre los productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva. 2.
Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí. • Manifiesta, que las palabras SI ES no generan ninguna diferencia entre los signos y, por lo tanto, la resolución de la Superintendencia es válida. • Agrega, que la distintividad del lema comercial es independiente de la marca a la cual se encuentra asociada.
IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.
El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486. Se interpretarán las normas solicitadas y, de oficio, se interpretará las siguientes normas; artículo 134 literal a), 175, 176, 177, 178 y 179 de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)” Artículo 135 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;
(…)” Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) Artículo 175 Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo 176 La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Artículo 177 No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.
Artículo 178 Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo. Artículo 179 Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión. (…)”. VI. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de lema comercial.
Requisitos para el registro de lemas comerciales. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. C. Comparación entre signos denominativos compuestos. D. Partículas genéricas y de uso común en la conformación del signo opositor. La marca débil.
E. Los signos de fantasía. F. Autonomía de las oficinas de registro marcario al tomar sus decisiones. A. concepto de lema comercial. Requisitos para el registro de lemas comerciales. En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del lema comercial denominativo SI ES MUJER LATINA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro.
El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (párrafo 2 del artículo 175 de la Decisión 486). Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.
Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.
(Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”). Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: • Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la Decisión 486). • El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486).
Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. • El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486). • El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.
Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486). El Tribunal advierte que las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicable al registro de lemas comerciales (artículo 179 de la Decisión 486).
En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas y los criterios de comparación entre marcas también son aplicables a los lemas comerciales. 1. Requisitos para el registro de los lemas comerciales. En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.
Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP- 2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).
Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, como ya se advirtió, sobre los lemas comerciales, son: • La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio. • La susceptibilidad de representación gráfica.
Es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como lema comercial debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.
La Corte Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el lema comercial a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.
RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo “SI ES MUJER LATINA” es confundible con la marca denominativa MUJER LATINA. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicado al registro de lemas comerciales como anteriormente se advirtió, y el artículo 177 de la misma normativa, consagran unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad.
Establecen, haciendo un análisis sistemático, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[1] Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP- 2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008.
Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme a lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o de asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos SI ES MUJER LATINA y MUJER LATINA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005. CASO: DENOMINACIÓN “CANALETA 90”). En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando estos parámetros, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos SI ES MUJER LATINA y MUJER LATINA.
D. PARTÍCULAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DEL SIGNO OPOSITOR. LA MARCA DÉBIL. La demandante afirmó que el signo opositor está compuesto por expresiones genéricas y de uso común. Por lo tanto, el Tribunal abordará el tema de las partículas genéricas y de uso común en la conformación del signo opositor. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes al signo en sí mismo, es decir, circunstancias que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos de uso común y genéricos.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.
La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.
Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Las expresiones de uso común hacen referencia a aquellas designaciones que usualmente se utilizan en un país para referirse a un producto o servicio.
Para determinar si una expresión o partícula es de uso común, se debe analizar el lenguaje que utiliza el público consumidor para referirse a un determinado producto o servicio. Estás expresiones de uso común, al igual que las genéricas, no pueden ser apropiadas por ningún empresario y, en consecuencia, no pueden ser registradas como marcas de manera exclusiva.
Si las palabras genéricas o de uso común se combinan con otras que le otorguen distintividad al conjunto marcario, sí se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común o genéricas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. [2] El Juez Consultante al realizar el análisis de registrabilidad de los signos en conflicto, en primer lugar, debe determinar si tienen partículas de uso común o genéricas para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, en segundo lugar, debe realizar la comparación excluyendo dichas partículas genéricas o de uso común. E. SIGNOS DE FANTASÍA. El demandante argumentó que los signos en conflicto son de fantasía. El Tribunal determinará qué se entiende por signos de fantasía y cuál es su papel en el análisis de registrabilidad.
Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003.
Marca: “INSTAFRUTA”). Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si el signo opositor es de fantasía, para de esta manera poder establecer su grado de distintintividad y, como efecto, su fuerza de oposición. F. AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO AL TOMAR SUS DECISIONES.
El demandante argumentó que la Superintendencia debió aplicar parámetros establecidos en algunas de sus resoluciones anteriores. Por tal motivo, se analizará cómo se debe realizar el examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.
Marca: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[3] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.
Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. Un signo puede registrarse como lema comercial si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.
TERCERO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación, que pudiera existir entre los signos denominativos SI ES MUJER LATINA y MUJER LATINA, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
CUARTO: La Corte Consultante al realizar el análisis de registrabilidad de los signos en conflicto, en primer lugar, debe determinar si tienen partículas de uso común o genéricas para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, en segundo lugar, debe realizar la comparación excluyendo dichas partículas genéricas o de uso común.
QUINTO: La Corte Consultante deberá determinar si el signo opositor es de fantasía, para de esta manera poder establecer su grado de distintintividad y, como efecto, su fuerza de oposición.
SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00133, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese a la corte consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [2] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. [3] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167- IP-2005.