PROCESO 22-IP-2012 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, de los artículos 166, 167 y 170 de la misma Decisión. Actor: Sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Marca: “FAMILIA”.
Expediente Interno Nº 17385-CSA. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho (18) días del mes de abril del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintiuno (21) de marzo de 2012. 1.
Antecedentes 1. Las partes Demandante: la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Demandada: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, VOCALES DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES Y EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Tercero interesado: la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. 2.
Actos demandados La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. impugna en la vía contencioso administrativa las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución de 23 de septiembre de 2004, por medio de la cual el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales resolvió aceptar la acción de cancelación formulada por la compañía PRODUCTOS FAMILIA S.A. para que se cancele por falta de uso el registro de la marca “FAMILIA”, registrada a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., destinada para proteger productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resolución de 10 de enero de 2008, por medio de la cual la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: - El 31 de octubre de 2003, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del registro del signo “FAMILIA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, registrado a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC. - El 10 de mayo de 2004, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales califica la acción de cancelación y notifica a la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., en calidad de titular registrado del registro de la marca en controversia. - El 3 de agosto de 2004, la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION contesta la acción y opone la excepción de falta de legítimo contradictor. - El 23 de septiembre de 2004 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales expidió la Resolución s/n, por medio de la cual resolvió aceptar la acción de cancelación formulada por la compañía PRODUCTOS FAMILIA S.A. para que se cancele por falta de uso el registro de la marca “FAMILIA”, registrada a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., destinada para proteger productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 28 de septiembre de 2004 y el 15 de octubre de 2004, la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC, dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada. - El 10 de enero de 2008, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales expidió la Resolución s/n por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - El 12 de mayo de 2008, la sociedad la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. presenta demanda contencioso admisitrativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Tanto debió el Comité agregar de oficio las pruebas presentadas por mi representada, que justamente ello le llevó a pronunciarse en la causa, asumiendo que si la prueba presentada en el proceso peruano no fue suficiente para demostrar el uso de la marca en el Perú, y ello llevó a la autoridad competente de dicho país a cancelar la marca FAMILIA, asumiendo que tampoco sería suficiente la prueba presentada dentro de la acción de cancelación incoada en el Ecuador, con lo que si la marca FAMILIA fue cancelada en el Perú, entonces queda sin sustento la prueba de mi representada, puesto que la misma se funda en el argumento del uso y notoriedad que en ese país se ha hecho de la marca cuestionada”. - “(…) si la prueba presentada en el Perú fuera válida, y mediante esta se reconoce el uso de la marca, el Comité NO debió declarar cancelada la marca en el Ecuador y para aclarar este punto, debo señalar que ES ERRONEA la información que recabó el Comité en la página web del INDECOPI, la cual le llevó a concluir que si estas pruebas no fueron suficientes para la Autoridad Nacional del Perú, tampoco lo serían en el Ecuador (…)”. - “Dentro del recurso de reposición interpuesto, mi representada actuó abundante prueba que en forma clara y contundente demuestra el USO PÚBLICO, CONTÍNUO, DE BUENA FE Y EN CANTIDAD SUFICIENTE de la marca FAMILIA (…)”. - “A la fecha en que fue concedido el registro de la marca FAMILIA de propiedad de mi representada, esto es en marzo de 1976, la legislación vigente era la Ley de Marcas de Fábrica (…) mi representada no estaría obligada a usar su marca (…)”. c) Contestaciones a la demanda El PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), en su contestación a la demanda, deduce, en lo principal, las siguientes excepciones: - “NIEGO, PURA, SIMPLE Y LLANAMENTE los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada”. - “LEGALIDAD Y TOTAL VALIDEZ de la Resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, por estar ajustado a derecho y provenir de autoridad competente”.
El DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO, DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, en su contestación a la demanda, indica que “notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial No. 1200 (…)”. No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de los VOCALES DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES. d) Tercero Interesado La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Niego que Kimberly Clark Worldwide, Inc. no haya podido argumentar, ni actuar prueba válida y oportuna en defensa de su registro dentro de la acción de cancelación por falta de uso (…)”. - “Niego que dentro del proceso administrativo (…) se haya demostrado que la marca FAMILIA hubiere sido usada por Kimberly Clark Worldwide, Inc., en la forma y términos que determina la Ley”. - “Niego que el uso de la marca FAMILIA que pudiere haber realizado Kimberly Clark S.A. en Perú, pueda beneficiar a Kimberly Clark Worldwide, Inc.”. - “(…) en el período en que debió probarse el uso de la marca FAMILIA, la marca en Perú (país del cual se aportan las pruebas de uso) perteneció a Kimberly Clark S.A. en Perú, que es un titular distinto del que tuvo la titularidad en Ecuador de la marca FAMILIA durante ese mismo período”. - “Si bien la autoridad hace referencia al proceso que se adelante en Perú, no fundamenta en la resolución de dicho proceso la decisión adoptada en la resolución impugnada.
La aseveración del juzgador resulta innecesaria y claramente se desprende de la parte considerativa de la resolución que aún sin tal referencia la conclusión habría sido la misma”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 21 de marzo de 2012. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal considera que procede la interpretación del artículo solicitado y correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la cancelación del registro del signo “FAMILIA”, fue presentada el 31 de octubre de 2003, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) CAPITULO V De la Cancelación del Registro “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
(…) “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”.
Consideraciones - Primacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario frente al Ordenamiento Jurídico Interno de los Países Miembros, Principio de Complemento Indispensable; - Cancelación del registro de una marca por falta de uso; Procedimiento; - Prueba de uso de una marca; - Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.
1. PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA FRENTE AL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS. En el presente proceso, la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. argumentó, en su escrito de demanda, que “A la fecha en que fue concedido el registro de la marca FAMILIA de propiedad de mi representada, esto es en marzo de 1976, la legislación vigente era la Ley de Marcas de Fábrica (…) mi representada no estaría obligada a usar su marca (…)”.
En tal virtud, se hace necesario tratar el tema de “Primacía del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina frente al Ordenamiento Jurídico Interno de los Países Miembros” y el “Principio de Complemento Indispensable”. Este Tribunal ha reconocido, desde la interpretación prejudicial efectuada en los procesos 1-IP-87 y 2-IP-88, el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”.
Sobre este mismo tema este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que “Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (…)”.[1] En efecto, tanto la jurisprudencia como las normas positivas han reconocido que el derecho comunitario andino es de aplicación directa y tiene preeminencia sobre la legislación nacional.
El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que “(…) frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros ( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.
No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte (…)”[2], del Tratado de 28 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.
Finalmente, es importante advertir lo que ha señalado este Tribunal relativo al Derecho de la Integración “(…) El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros (…) El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias.
Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )”.[3] Principio de complemento indispensable Con relación al complemento indispensable, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”[4].
En tal sentido, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.
Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.
(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”[5].
2. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA POR FALTA DE USO. PROCEDIMIENTO. Tomando en cuenta que: 1. La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del registro del signo “FAMILIA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, registrado a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC. 2.
Que la Oficina Nacional Competente resolvió declarar fundada la acción de cancelación por falta de uso. El Tribunal estima adecuado referirse a la cancelación de registro de una marca por falta de uso. El artículo 165 de la Decisión 486 establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso. El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro.
La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas. En este sentido, Fernández–Novoa señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica.
En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”.[6] El artículo 165 atribuye competencia a la Oficina Nacional Competente para cancelar el registro de una marca y establece que ésta procede cuando “sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”.
Asimismo, el artículo 165 de la Decisión 344 expresa que “La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada”. Este Tribunal ha manifestado que de conformidad con el artículo mencionado, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, cualquier persona interesada puede adelantar el trámite; empero, para poder hacerlo, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva y este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente[7].
Ha provisto, asimismo, que “(…) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada".[8] En efecto, como se indicó, el artículo 165 de la Decisión 486 expresa que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca. La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación. Finalmente, es pertinente advertir que el artículo 170 de la Decisión 486 establece las siguientes etapas de procedimiento a partir de la presentación de la solicitud de cancelación: ▪ Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. ▪ Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. ▪ Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada.
3.3. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA. En el presente proceso se ha controvertido acerca de la prueba de uso de la marca “FAMILIA”, en tal virtud, deviene necesario hacer referencia a dicho tema. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Es decir, en el presente caso, se debe probar el uso desde el 31 de octubre de 2000 hasta el 31 de octubre de 2003, fecha en la que se presentó la solicitud de cancelación. En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente.
Asimismo, se debe probar el uso de la marca tal como se encuentra registrada en la Oficina de Registro Marcario, por lo que no se justifica el mencionado uso solamente con la utilización de la parte denominativa, por ejemplo, si se trata de marcas mixtas, figurativas, etc. Es pertinente advertir que por el principio de uso real y efectivo de la marca, se deriva que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En tanto que la función de un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el mercado, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que cumpla con su función distintiva y sin que se encuentre en el mercado.
El principio del uso efectivo de la marca enunciado anteriormente se encuentra expresamente establecido en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.
De igual modo, este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real. Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado, al respecto, que: • “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc[9]”. Asimismo, en relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.
(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). Ahora bien, para evitar que prospere la situación en comento –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella.
La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc., por lo que, en consecuencia de ello, la defensa judicial de una marca no es prueba del uso de la misma.
La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” En tanto que se trata de un listado enunciativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.
Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable en el País Miembro. Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella.
Finalmente, se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta. Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a: 1.
Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 3. Restricciones a las importaciones. 4. Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Corresponde, entonces, con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador, establecer si la prueba de uso de la marca “FAMILIA” ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso, conforme lo establece el artículo 170 de la Decisión 486 y que el uso de esta marca haya sido realizada con anterioridad a la demanda de cancelación respectiva.
3.4. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Tomando en cuenta que la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. argumentó que “Tanto debió el Comité agregar de oficio las pruebas presentadas por mi representada, que justamente ello le llevó a pronunciarse en la causa, asumiendo que si la prueba presentada en el proceso peruano no fue suficiente para demostrar el uso de la marca en el Perú, y ello llevó a la autoridad competente de dicho país a cancelar la marca FAMILIA, asumiendo que tampoco sería suficiente la prueba presentada dentro de la acción de cancelación incoada en el Ecuador, con lo que si la marca FAMILIA fue cancelada en el Perú, entonces queda sin sustento la prueba de mi representada, puesto que la misma se funda en el argumento del uso y notoriedad que en ese país se ha hecho de la marca cuestionada”; y, que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. alegó, al respecto, que “Si bien la autoridad hace referencia al proceso que se adelante en Perú, no fundamenta en la resolución de dicho proceso la decisión adoptada en la resolución impugnada.
La aseveración del juzgador resulta innecesaria y claramente se desprende de la parte considerativa de la resolución que aún sin tal referencia la conclusión habría sido la misma”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones formuladas.
Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”: “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Esta atribución no quiere decir que la oficina de registro marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y una nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. 2.
No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados. 3.
El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho un uso real y efectivo de ella. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 4.
La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc. 5. Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria, asimismo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios probatorios permitidos en la legislación nacional.
Estos medios de prueba deben tener correspondencia con la marca registrada y deben ser presentados en los plazos prescritos por la norma comunitaria. 6. La Oficina Nacional Competente o el Juez en su caso, al entrar a evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca, deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que ésta haya sido o no usada de manera real y efectiva en el mercado. 7.
El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 17385-CSA, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 02-IP-88, sentencia de 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. Nº 33, de 26 de junio de 1988.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 34-AI-2001, sentencia dictada el 22 se septiembre del 2004. Publicada en la G.O.A.C. Nº 1156, de 10 de enero del 2005. Criterio reiterado en el proceso 02-IP-90, publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] IBIDEM. [4] Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 121-IP-2004, de 6 de octubre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360. [7] PROCESO 4-IP-2008.
Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. 1640 de 25 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] PROCESO 15-IP-99. Marca "BELMONT”. G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. No. 1640 de 25 de julio de 2008.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.