PROCESO 187-IP-2011 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, el artículo 134 literal a) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.
Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Marca: CANE 500 SC (denominativa). Proceso Interno N° 2008-00022. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 10 días del mes de mayo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.
VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 15 de febrero de 2012.
I.
ANTECEDENTES: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA Tercero interesado: PHYTOCARE LTDA. III.
DATOS RELEVANTES. A. Hechos: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda, otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes: - Con fecha 25 de mayo de 2006, la sociedad PHYTOCARE LTDA. solicitó el registro de la marca “CANE 500 SC” (denominativa) para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. - La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó oposición sobre la base de su marca registrada “CANNEX” (denominativa) en la Clase 05 de la Clasificación de Niza. - Mediante Resolución Nº 36674 de 28 de diciembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado. - Contra la mencionada Resolución LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 3530 de 16 de febrero de 2007, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. - Mediante Resolución Nº 23373 de 31 de julio de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 36674 de 28 de diciembre de 2006 de la División de Signos Distintivos. - Con fecha 07 de diciembre de 2007 LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. interpuso ante la Sección Primera del Consejo de Estado acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nº 36674 de 28 de diciembre de 2006;
Nº 3530 de 16 de febrero de 2007 y Nº 23373 de 31 de julio de 2007. - La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de fecha 10 de marzo de 2008. B.
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. - LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. afirma que las Resoluciones impugnadas violan el artículo 136 literal a) y el artículo 155 literal d) de la Decisión 486. - Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo la precaución necesaria al momento de realizar el estudio de confundibilidad, teniendo en cuenta que se trata de nombres de medicamentos. - Destacó que las marcas en litigio están referidas a productos de la Clase 05.
El producto distinguido por la marca registrada CANNEX es un tratamiento para perros, mientras que el producto que irá a ser distinguido por la marca solicitada CANE 500 SC es un veneno “para la destrucción de animales dañinos, funguicidas, herbicidas”, que “(…) posiblemente se expende en los mismos establecimientos agropecuarios”. - Además, señaló que la confundibilidad está demostrada y que “se destaca de manera relevante en el campo gráfico, fonético e ideológico, entre las partes nominativas de las dos expresiones generando confundibilidad razón por la cual debió ser negada la marca”.
C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. - La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que las Resoluciones impugnadas no violan ninguna disposición de la Decisión 486 y, en particular, lo relacionado con el artículo 136 literal a) de dicha Decisión. - Del examen de registrabilidad efectuado se concluyó que la marca solicitada cumple con los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca (perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica).
Igualmente, la marca solicitada no está incursa en el impedimento referido en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. - Además señaló que no existe identidad o similitud entre los productos y que los productos farmacéuticos “se pueden relacionar en la medida que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí”. - Considera que el criterio que se debe aplicar en el caso de autos es el de un consumidor especializado, “quien será un profesional del área de la salud que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita”. - Respecto de los canales de comercialización, la Superintendencia señaló que “muy posiblemente la distribución de los productos que identifican estas marcas en cuestión no son de masiva distribución, en cuanto un consumidor medio no tendría acceso directo a el (sic), sino a través de un expendedor especializado”.
D. TERCERO INTERESADO. El curador ad-litem de la sociedad PHYTOCARE LTDA., tercero interesado en las resultas del proceso, indicó que no existe confundibilidad entre las marcas. iv. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. v. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser Interpretadas.
Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: el artículos 136 a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio se interpretará el artículo 134 literal a) de la mencionada Decisión. No se interpretará el artículo 155 literal d) por no ser pertinente en el caso de autos. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas DECISÓN 486 (…) Artículo 134.- “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;” (…) Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”
1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios. En relación con los requisitos para el registro de un signo como marca, en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha establecido que: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.”[1] Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.
Ahora bien, conforme se desprende del propio término, el requisito de “perceptibilidad” apunta a que el signo pueda ser captado por alguno o algunos de los sentidos[2]. El requisito de “susceptibilidad de representación gráfica” implica que el signo a registrarse como marca pueda ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales, que abre el periodo de oposición por parte de terceros que se consideren afectados por el pedido. El requisito de “distintividad” es la capacidad que debe tener el signo para distinguir un producto o servicio de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes o servicios que desea adquirir, y permite también al titular de la marca diferenciar sus productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que se analizará en el acápite siguiente.
El Juez Consultante debe determinar en el presente caso si el signo solicitado “CANE 500 SC” (denominativo), para distinguir productos de la Clase 05, cumple con los requisitos arriba mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD Y SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación: El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.
Establece, que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.[3] Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el interés de los consumidores.
Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, y tiene como efecto que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.
Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Con vista a lo anterior, el Juez Consultante deberá verificar si entre el signo “CANNE 500 SC” (denominativo) y el signo “CANNEX” (denominativo) se presenta algún tipo de identidad o similitud ortográfica, fonética y/o ideológica. Reglas para el cotejo marcario: Conforme se encuentra establecido en reiterada jurisprudencia[4] de este Tribunal, la oficina nacional competente debe proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado “CANE 500 SC” (denominativo compuesto) y la marca registrada CANNEX (denominativa). Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos.
Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Por otro lado, debido a que uno de los signos en conflicto, CANE 500 SC, es de naturaleza denominativa compuesta, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos. Los signos denominativos compuestos con aquellos que se componen de dos o más palabras. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.
(Proceso N° 13-IP-2001.Marca: “BOLIN BOLA”, publicado en Gaceta Oficial N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.
Denominación: CANALETA 90, publicado en Gaceta Oficial N° 1217, de 11 de julio de 2005). En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado CANE 500 SC (denominativo compuesto) y la marca registrada CANNEX (denominativa).
4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. MARCA DÉBIL. MARCAS EVOCATIVAS. Se considera pertinente hacer referencia al tema de las partículas de uso común debido a que las marcas en conflicto comparten la partícula CAN. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales no se puede impedir que el público en general los siga utilizando[5].
Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
La marca débil. El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.
(Proceso 99-IP-2004, Marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004). De los signos evocativos. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado CANNE 500 SC y el signo registrado CANNEX son signos evocativos, conforme a lo alegado dentro del proceso interno por LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. al indicar que: “(…) las dos marcas evocan can, perro (…) lo que va a producir una relación directa y confusión directa y peligrosa (…)”.
El signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, en reiteradas ocasiones, que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto, como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a entender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. Así, el signo evocativo, a diferencia del genérico o descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Asimismo, el Tribunal ha precisado que: “(…), entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 178-IP-2011. Marca: Rapid Clear, publicado en Gaceta Oficial No. 2041, de 16 de abril de 2012). En este sentido, en el caso concreto de CANE 500 SC y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si los signos en conflicto se encuentran conformados por partículas de uso común o palabras evocativas y proceder en consecuencia.
5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE PRODUCTOS NO FARMACÉUTICOS DE LA CLASE 05. Tomando en cuenta que PHYTOCARE LTDA. solicitó el registro del signo CANE 500 SC para distinguir productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza (productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas herbicidas) y que LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó oposición a dicha solicitud sobre la base del registro de su marca CANNEX, que distingue productos de la Clase 05 igualmente; se hará referencia al examen de registrabilidad de productos no farmacéuticos de la Clase 05.
La Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza abarca: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.
Es por ello, que se hace necesario distinguir entre las marcas que protegen los productos farmacéuticos como tal y las marcas que amparan los otros productos dentro de esta misma clase. El Tribunal, en su jurisprudencia, se ha referido al registro de signos para productos pertenecientes a la Clase 05 que no sean farmacéuticos, manifestando que: “el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 05, que no sean farmacéuticos (…) debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 05, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas”.
(Proceso 109-IP-2011, Marca: HEMOXIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2021, de 21 de febrero de 2012). Sobre los productos de la Clase 05 es pertinente indicar que en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan.
La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 05 cuando en realidad se quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente. Sobre el tema, el Tribunal también ha manifestado que: “En principio, los productos farmacéuticos y los otros PRODUCTOS de la clase 05 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.
Lo anterior, porque estos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica”.
(Proceso 35-IP-2011, Marca: KILOL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1985, de 28 de septiembre de 2011). En este aspecto, el riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe apreciar de manera minuciosa si la confusión o el error por parte del consumidor, respecto del producto, puede acarrear riesgo para la salud humana, animal y vegetal. 6.
CONEXIÓN COMPETITIVA. En el proceso interno, tanto la marca solicitada como la marca opositora amparan productos de la Clase 05. Por tal motivo el Tribunal se pronunciará sobre el tema de la conexión competitiva de productos pertenecientes a la misma Clase. El Juez Consultante debe analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan ambos signos, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión competitiva, tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la clase 05, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más detallista. Conforme ha señalado el Tribunal: “se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes”.
(Proceso 35-IP-2011, Marca: KILOL publicado en la Gaceta Oficial Nº 1985, de 28 de septiembre de 2011). En relación con lo anterior, el Tribunal ha establecido algunos criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.
(Proceso 114- IP-2003, Marca: “EBEL INTERNATIONAL, de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). El Juez Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado CANE 500 SC y los que distingue la marca registrada CANNEX, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CANE 500 SC (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos CANE 500 SC y CANNEX, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.
TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado CANE 500 SC (denominativo) y la marca registrada CANNEX (denominativa compuesta), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
CUARTO: El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. En el ámbito de los signos distintivos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
QUINTO: El examen de registrabilidad de marcas que distinguen productos comprendidos en la Clase 05 debe ser particularmente riguroso a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos debido a una posible similitud entre las marcas que los distinguen. Debe tenerse presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de seres vivos.
SEXTO: El Juez Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre las marcas CANE 500 SC y CANNEX que distinguen productos comprendidos en la Clase 05. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.
Tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la Clase 05, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más detallista. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el respectivo fallo en el proceso interno Nº 2008-00022, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada de la presente interpretación y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 133-IP-2006, Marca: “TRANSPACK”, G.O.A.C N° 1451, de 09 de enero de 2007;
Proceso 128-IP-2006, Marca: “USA GOLD”, G.O.A.C. N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, entre otros. [2] Proceso 132-IP-2004, Marca: “DIADICON”, G.O.A.C Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004. [3] Proceso 70-IP-2008, Marca: SHERATON, G.O.A.C. N° 1648, del 21 de agosto de 2008. [4] Proceso 58-IP-2006, Marca: “GUDUPOP”, G.O.A.C. N° 1370, de 14 de julio de 2006;
Proceso 62-IP-2006, Marca: “DK”, G.O.A.C. N° 1370, de 14 de julio de 2006, entre otros. [5] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.