PROCESO 024-IP-2012 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión. Marca: PETROLIZADO (denominativa).

Actor: señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA. Proceso interno Nº 2003-00421. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003- 00421.

El auto de 20 de junio de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Terceros interesados: señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR y señor MANUEL FERNEY MARÍN. a) Hechos. 1. El 29 de junio de 2001, el señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PETROLIZADO (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 506 de 30 de julio de 2001. Contra dicha solicitud presentó oposición el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR sobre la base de su marca PETROLEUM (mixta) registrada para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Por Resolución Nº 24648 de 31 de julio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y negó el registro como marca del signo solicitado.

Contra dicha Resolución los señores VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA y ALBEIRO RESTREPO SALAZAR interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación. En la mencionada Resolución la Superintendencia manifiesta que revisados los antecedentes se encuentra registrada la marca PETROLEUM (MIXTA) a favor del señor Albeiro Restrepo Salazar para la Clase 25.

También se encuentra el expediente 99-57374 correspondiente al signo PETROLIZADO (mixta) de la sociedad INDUSTRIA PETROLIZADO LIMITADA para productos de la Clase 25. Finalmente, se encuentra el expediente 99-75541 correspondiente al signo PETROLIZADO (denominativa) del señor Manuel Ferney Marín para productos de la Clase 25. De esta manera, considera que entre el signo solicitado PETROLIZADO (denominativo) y el signo opositor PETROLEUM (mixto) no existe confundibilidad, sin embargo, la confusión se da entre el signo solicitado PETROLIZADO (denominativo) y los signos PETROLIZADO (mixto) y PETROLIZADO (denominativo).

Se aclara que en el informe del juez consultante, como antecedente, se señala que estando en trámite la solicitud de registro del demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución Nº 36221 concedió el registro de la marca PETROLIZADO (mixta) a favor del señor Manuel Ferney Marín, dicha marca fue cedida al señor Albeiro Restrepo Salazar. 4.

El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 09130 de 31 de marzo de 2003, confirmó la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 11600 de 29 de abril de 2003, confirmó, también, la Resolución Nº 24648.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 6. El señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones. b) Fundamentos jurídicos de la demanda. El señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Como antecedentes manifiesta que usa como nombre y enseña comercial el signo BODY GEAR PETROLERO.

Igualmente, que es titular de la marca BODY GEAR PETROLERO+GRÁFICA DE TORRES DE PETROLEO para productos de la Clase 25 Internacional y de la marca PETROLERO (mixta) para servicios de la Clase 42. 2. También como antecedentes señala que el señor Manuel Ferney Marín “fallidamente solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de los signos distintivos de que es titular el señor ANGEL VILLALBA (…)” 3.

Como “Hechos y omisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio que vician de nulidad las Resoluciones 24648 del 31 de julio de 2002, 09130 del 31 de marzo de 2003 y 11600 de 29 de abril de 2003 (…)”, señala que “La accionada omitió resolver las solicitudes de registro de la marca PETROLERO, en el orden en que fueron presentadas, como lo prescribe el ordenamiento jurídico y la sana lógica en derecho (…).

Dicho de otra manera, la Superintendencia de Industria y Comercio, no resolvió en el trámite que aquí interesa todas las cuestiones que plantearon en el transcurso del mismo y las que surgieron con ocasión de sus propias diligencias 4. Agrega que “La solicitud de registro de la marca mixta PETROLIZADO, que aquí interesa, fue resuelta negativamente de manera sucesiva y ascendentemente jerárquica, luego de considerar que dicha marca era confundible con la marca PETROLIZADO a nombre del señor MANUEL FERNEY MARÍN y, luego, de ALBEIRO RESTREPO SALAZAR (…)”. 5.

La Superintendencia en las Resoluciones impugnadas “violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el signo solicitado a registro por el señor ANGEL VILLALBA era confundible con la marca PETROLIZADO (mixta), para distinguir productos de la clase 25 internacional, a nombre de Albeiro Restrepo Salazar, la cual fue concedida mediante resolución 36221 de 2002, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada (…).

Esto porque no es cierto que la Resolución 36221 se encuentra debidamente ejecutoriada, se encuentra recurrida o impugnada por el señor VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA”. c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que: 1. Con la expedición de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2.

“(…) efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘PETROLIZADO’ clase 25 frente a ‘PETROLIZADO’ clase 25 solicitada primeramente por el señor Manuel Ferney Marín como consta en el expediente Nº 9975541, se concluye que existen similitudes entre las mismas en los aspectos visuales, auditivas, ortográficas e ideológicas que hacen imposible su diferenciación por parte del consumidor”. 3.

Los signos en conflicto contienen el mismo número de letras y sílabas, además “se tiene que la sílaba tónica es la misma lo que trae como consecuencia evidentes semejanzas auditivas y de pronunciación para el consumidor que pensaría que se trata de productos del mismo origen empresarial”. Por lo que el signo solicitado PETROLIZADO (denominativo) “encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…) constituyéndose en una reproducción de la marca previamente solicitada (…)”. 4.

Los signos en conflicto amparan productos de la misma Clase 25 lo cual “generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen (…)”. 5. Señala que la solicitud de registro de la marca ‘PETROLIZADO’ (mixta) clase 25, fue presentada por el señor Manuel Ferney Marín Flórez bajo el expediente 9975541 con bastante antelación a la posterior solicitud de registro de la marca ‘PETROLIZADO’ clase 25 presentada por el señor Víctor Angel Villalba tal como consta en el expediente 2001-52041”. 6.

Por lo que “aún en el evento en que la Resolución Nº 36221 del 18 de noviembre de 2002 estuviera ejecutoriada a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados la solicitud presentada bajo el expediente Nº 9975541 tenía indudablemente un derecho de prioridad sobre cualquier otro registro cuya solicitud se presentara con posterioridad, como aconteció en el caso de la solicitud de registro de la marca ‘PETROLIZADO’ clase 25 presentada por el señor Víctor Angel Villalba dentro del proceso Nº 2001-52041 objeto del presente debate”. d) Tercero interesado.

No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado, señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR. Por otra parte, en el expediente sí se encuentra un escrito en el que el señor MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ solicita que se lo tenga como tercero interesado y, en ese sentido, contestó la demanda argumentando: 1.

Que la demanda se fundamenta “en el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió primero la solicitud de concesión y registro de la marca comercial PETROLIZADO clase 25 del Señor VICTOR HUMBERTO ANGEL, siendo posterior a la solicitud de concesión y registro para la misma expresión, a nombre del Señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR (…).

Al no haber dado la supuesta prelación de que habla la demanda respecto de las solicitudes anteriores, lleva al señor apoderado de la parte accionante a concluir que existió violación a los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 (…)”. 2. Después de citar el mencionado artículo “se puede concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio está plenamente facultada para negar un registro, cuando exista una solicitud en trámite de registro para la misma expresión o similar, que pretenda distinguir productos iguales o similares a nombre de un tercero”. 3.

En el presente caso “la prioridad de la solicitud presentada por el Señor Restrepo, no es de meses, es de años, y lo único que ha hecho la administración es reconocer esa prioridad en la solicitud”.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación prejudicial se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo PETROLIZADO (denominativo), fue el 29 de junio de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de conforme a lo facultado por la normativa comunitaria de oficio se interpretarán el artículo 134 literales a ) y b) de la misma Decisión; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo PETROLIZADO (denominativo), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario. En virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre los signos en conflicto, se abordará el tema. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 3. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos denominativos. Se abordará el tema en razón a que los signos a comparar son PETROLIZADO denominativo (solicitado) con PETROLEUN mixto (opositor) y PETROLIZADO mixto y PETROLIZADO denominativo (signos sobre la base de los cuales se niega el registro).

Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos denominativos y mixtos. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos y entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: Comparación entre signos denominativos. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 4. Prioridad marcaria. En el proceso interno se debate el hecho de la prioridad de la presentación de los signos, por este motivo el Tribunal abordará el tema.

Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que se traduce en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior iure).

La prioridad es un concepto de importancia jurídica, puesto que permite la determinación de a quien le asiste un mejor derecho para obtener determinado reconocimiento o protección de la ley. Se lo ha definido como “Anterioridad en el tiempo o en el orden de una persona o cosa con respecto a otra. Precedencia. Antelación. Privilegio. Prelación. Preferencia.” (Cabanellas de Torres Guillermo.

“Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1979. Pág. 257). Señalándose respecto de sus efectos que, “ en el reconocimiento de determinados derechos tienen prioridad los más antiguos sobre los posteriores Qui prius est tempore potior est iure (quien es primero en el tiempo es mejor en el derecho)”. (“Enciclopedia Jurídica Omeba” Tomo XXIII.

Editado por DRISKILL. S.A. 1986. Pág.159). La Decisión 486 considera como fecha de presentación de la solicitud, la fecha de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de dicha recepción, la solicitud haya cumplido con los requisitos formales exigidos por la norma comunitaria (artículo 140). En caso de no haber cumplido con los requisitos exigidos no se la admitirá a trámite y no se le asignará fecha de presentación. Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación de una solicitud, la Oficina Nacional Competente examinará si la solicitud cumple con los requisitos previstos en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, en el caso de que no cumpla dichos requisitos se le notificará al solicitante para que los subsane en el término de 60 días.

Si a la expiración del término el solicitante no regulariza la solicitud, ésta se considerará abandonada y perderá su prelación (artículo 144); en el caso de ser subsanados la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud de la marca. Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PETROLIZADO (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo, comparado con un signo denominativo y otros signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

QUINTO: El derecho de prioridad –prior in tempore potior iure- (primero en el tiempo; mejor en el derecho) es el reconocimiento jurídico que se otorga a quien con anterioridad solicitó el registro de una marca o quién ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica al signo que pretende registrarse. En la práctica resulta un criterio dirimente en caso de existir conflicto en las pretensiones de registro marcario.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003- 00421, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO