PROCESO 055-IP-2012 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y de oficio, interpretación prejudicial del artículo 134 literal a) de la mencionada Decisión. Marca: “WAVE” (denominativa).

Actor: HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI KAISHA. Expediente Interno Nº 2008 00105

00. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de julio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de junio de 2012.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente: II. Las partes. Demandante: HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI KAISHA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, República de Colombia. Tercero interesado: EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S.A. iii.

DATOS RELEVANTES A. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes: - Con fecha 14 de marzo de 2005 la sociedad HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI KAISHA solicitó el registro de la marca “WAVE” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. - Luego de efectuada la correspondiente publicación de la solicitud, la sociedad EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S.A formuló oposición al registro sobre la base de su marca “WAVE RUNNER” (denominativa, Clase 12). - Mediante Resolución Nº 19358 del 28 de junio de 2007 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición interpuesta y en consecuencia denegó el registro solicitado. - Contra la mencionada resolución la sociedad demandante interpuso recursos de reposición y subsidiario de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 26728 de 28 de agosto de 2007, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. - Mediante Resolución Nº 31629 del 27 de setiembre de 2007 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión recurrida. - HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI KAISHA presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones arriba mencionadas. - La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de fecha 13 de mayo de 2008, ordenando se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S.A., como tercero interesado en el resultado del proceso.

B.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. Como fundamentos de su demanda la sociedad HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI KAISHA manifiesta que: - Las resoluciones impugnadas violan, por interpretación errónea, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Que, “debido a la naturaleza de los productos identificados bajo cada una de las marcas en conflicto, y las diferencias existentes entre sí, adicional al principio de la especialidad, no existe riesgo de confusión para el consumidor, por lo que la coexistencia de ambos signos en el mercado debería ser permitida”. - Que, “(…) vale señalar que los productos que la marca WAVE RUNNER registrada identifica son ‘vehículos de locomoción marítima’, mientras que la marca solicitada … se encuentra también restringida, y pretende distinguir solamente Automóviles y vehículos automotores de dos ruedas, sus partes y accesorios y todos los productos incluidos en la clase 12 int.” (el subrayado no es nuestro). - Que, la Superintendencia de Industria y Comercio “no analizó cómo es el estudio que hace un consumidor al adquirir bienes en el mercado.

La atención que dicho consumidor presta al origen empresarial de los servicios o productos que quiere adquirir depende en gran medida del tipo de producto, y es obvio que quien compra una moto, o un vehículo de deporte acuático, realiza una actividad que no es cotidiana y con un costo que supera el rutinario de su manutención. Por tanto, es fácil considerar que al comprar, se detiene en revisar el origen empresarial pues este es determinante para conocer la calidad del producto”.

Agrega que “no es admisible considerar que el comparador (sic) de los productos del solicitante y del opositor se guía solo por la marca. Por tanto, en estos casos, el origen empresarial no está dado por la impresión que le causa la marca sino por la indagación específica con el concesionario acerca del empresario o fabricante del producto”.

C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. Según señala el juez consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio en su contestación a la demanda manifiesta que[1]: - El signo “WAVE” (denominativo, Clase 12) es “similarmente confundible con la marca “WAVE RUNNER”, clase 12, certificada a nombre de la sociedad EDUARDO LONDOÑO E HIJOS Y SUCESORES S.A., existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores”· - Que, “el signo solicitado como registro marcario no cumple con la función esencial de la marca debido a que no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados…”.

D. TERCERO INTERESADO. Por su parte, EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S.A. manifestó lo siguiente: - Las resoluciones impugnadas no violan el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. - Que, la Superintendencia de Industria y Comercio hizo un análisis juicioso sobre las similitudes existentes entre los signos y la conexidad competitiva entre ellos. - Que, es un hecho que un consumidor, al encontrarse en el mercado con las marcas en conflicto, “no estará en capacidad de distinguir un producto del otro, como tampoco contará el consumidor con elementos de distintividad que le permitan identificar correctamente el origen empresarial de productos con las marcas WAVE y WAVE RUNNER”. - Que, no es cierto lo alegado por la demandante en el sentido que existan diferencias conceptuales entre las marcas en conflicto, que disminuyan el riesgo de confusión (indica la demandante que la palabra WAVE significa OLA, mientras que la expresión WAVE RUNNER evoca la idea de un jetski, vehículo de locomoción marina).

Señala también que “al estar compuestas las marcas en conflicto por expresiones en idioma extranjero, es irrelevante su contenido conceptual, pues la mayoría del público consumidor no está en posición de comprender el mencionado contenido conceptual. Por lo tanto, las dos expresiones deben compararse como marcas de fantasía, lo que nos lleva a concluir que el consumidor percibe dos expresiones nominativas, una de las cuales (la palabra ‘WAVE’) está incluida dentro de la otra”.

IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser Interpretadas.

El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Conforme a lo solicitado, se procederá a interpretar el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no así el artículo 135 por no ser pertinente para el caso en concreto. De oficio se interpretará el artículo 134 literal a) de la mencionada Decisión. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”.

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. La susceptibilidad de representación gráfica, junto con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

El Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo “WAVE” (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 establece que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del mismo y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y así el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se mencionó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión y/ o de asociación. Es importante advertir que es de competencia de la Autoridad Administrativa o, en su caso, del Juez competente, observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado. Marcas idénticas o similares no deben coexistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que, “( ) es necesario establecer que, en términos generales, la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes.

( ). (Proceso 161-IP-2004, Marca: “CINCO ESTRELLAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1175, de 15 de marzo de 2005). El Tribunal ha sostenido también que, “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, Marca: “DIUSED JEANS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 04 de octubre de 2004). Asimismo, sobre el riesgo de asociación, este Tribunal ha destacado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008, Marca: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).” La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, Marca: “CHILIS Y DISEÑO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 914, de 1 de abril de 2003).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista (i) identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos, e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina Nacional Competente o, en su caso, el Juez competente, deberá comparar los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros: * La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. * En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. * Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas, el Proceso 58-IP-2006. Marca: "GUDUPOP", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca: "DK", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Es importante reiterar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, “la regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, Marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 5 de julio de 2004 y Proceso 18-IP-98, Marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. El signo “WAVE” solicitado para registro es de naturaleza denominativa simple, mientras que la marca opositora “WAVE RUNNER” es de naturaleza denominativa compuesta. Por tal motivo el Tribunal abordará el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, Marca: “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). Asimismo, sobre esta clase de signos el Tribunal ha señalado que: “en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de “(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citado). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.

(Proceso 50-IP-2005, Marca: “CANALETA 90”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1217, de 11 de julio de 2005). El cotejo entre signos denominativos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca “WAVE” (denominativa) y la marca denominativa compuesta “WAVE RUNNER”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. MARCAS DE FANTASÍA. Es pertinente referirse a los signos conformados por palabras en idioma extranjero ya que el signo solicitado consiste en la palabra “WAVE”, proveniente del idioma inglés. Conforme ha señalado este Tribunal en jurisprudencia anterior en relación con los signos conformados por una o más palabras en idioma extranjero[2], se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía, y en consecuencia procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos; salvo que, por la combinación con otras palabras o elementos se le otorgue distintividad al conjunto marcario.

Marcas de fantasía. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con los servicios distinguidos por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son: “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

(Proceso 72-IP-2003, Marca: “INSTAFRUTA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003). En consecuencia, el Juez Consultante, deberá determinar si el signo “WAVE” es de fantasía.

5. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE. En el presente caso, las marcas en conflicto distinguen productos de la Clase 12 de la Clasificación internacional de Niza. Según señala la demandante, “(…) los productos que la marca WAVE RUNNER registrada identifica son ‘vehículos de locomoción marítima’, mientras que la marca solicitada (…) se encuentra también restringida, y pretende distinguir solamente Automóviles y vehículos automotores de dos ruedas, sus partes y accesorios (…)” (el subrayado no es nuestro).

Por ello, agrega la demandante, “debido a la naturaleza de los productos identificados bajo cada una de las marcas en conflicto, y las diferencias existentes entre sí, adicional al principio de especialidad, no existe riesgo de confusión para el consumidor, por lo que la coexistencia de ambos signos en el mercado debería ser permitida”. Por su parte, el tercero interesado señala que sí existe conexión competitiva entre los productos amparados por la marcas en debate.

Estando a lo expuesto, el Tribunal se pronunciará sobre el tema de la conexión competitiva entre productos de la misma clase. Conforme ha señalado este Tribunal en jurisprudencia anterior: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[3]” El análisis de la conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto se deberá realizar sobre la base de los siguientes factores: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).

(Proceso N° 114-IP-2003 de 19 de noviembre del 2003. Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, en principio, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corriente (…)”. (Proceso 09-IP-94, Marca: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo “WAVE” (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos “WAVE” y “WAVE RUNNER”, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los servicios distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “WAVE” (denominativo) y el signo “WAVE RUNNER” (denominativo compuesto), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. No serán registrables dichos signos si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

QUINTO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable.

SEXTO: Para determinar la similitud entre dos marcas se debe de considerar también los criterios o factores que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por ellas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto que, en principio, de no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2008 00105 00, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlo Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] El escrito de contestación de la Superintendencia no fue enviado por el Juez consultante. [2] Proceso 126-IP-2003, Marca: “SMART GAMES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1040, del 3 de marzo de 2004. [3] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos del Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, pp. 242-246. Citado en Proceso 94-IP- 2008, Marca: “SYNAPSE”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1689, del 20 de enero de 2009.