PROCESO 074-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. Marca: “SAN JORGE” (mixta).
Actor: Farmacia Droguería San Jorge Ltda. Expediente Interno Nº 2009-00361. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 10 días del mes de octubre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.
VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de agosto del año dos mil doce.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
Tercero interesado: JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA. iii. DATOS RELEVANTES A.
HECHOS. – El 11 de abril de 2007, la sociedad demandante FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. solicitó el registro de la marca “SAN JORGE” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 576, de 31 de mayo de 2007. – Dentro del término legal, el señor JORGE HUMBERTO PEREZ LOPERA formuló oposición contra la solicitud, con base al riesgo de confusión presentado con su marca registrada “SAN JORGE” (mixta) de la Clase 05, además que ha solicitado con anterioridad los signos en las Clases 03 y 35. – Mediante la Resolución Nº 41959, de 29 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó a la sociedad FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA., el registro solicitado, al declarar fundada la oposición del señor PÉREZ LOPERA. – A través de su apoderado, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la citada resolución. – Mediante Resolución Nº 54607, de 22 de diciembre de 2008, resolvió confirmar la Resolución Nº 41959, de 29 de octubre de 2008. – Mediante Resolución Nº 1440, de 23 de enero de 2009, se confirmó la decisión anterior en el sentido de confirmar la Resolución que denegó el registro de la marca “SAN JORGE” (mixta) a la sociedad actora. – El opositor Pérez Lopera solicitó la revocatoria directa de la Resolución Nº 1440, por lo que mediante Resolución Nº 11922, de 13 de marzo de 2009, se resolvió revocar parcialmente el artículo segundo de la parte resolutiva, a fin de notificar la resolución administrativa a la persona correcta.
B.
FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante Farmacia Droguería San Jorge Ltda. manifestó lo siguiente: – Mediante la resolución que denegó el registro de la marca “SAN JORGE” (mixta) en la Clase 35, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134, 138, 144, 152 y 190 a 200 de la Decisión 486. – FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. es titular de la marca registrada “SAN JORGE” (mixta) en las Clases 03 y 05.
Además, es titular de la enseña comercial “SAN JORGE” para las Clases 01, 03, 05, 35 y 39, obteniendo así un derecho adquirido sobre esa marca. – “Establecida como queda la titularidad de la marca SAN JORGE en cabeza de la sociedad Farmacia Droguería San Jorge Ltda., la existencia de otros registros que incorporen el mismo término SAN JORGE o expresiones parecidas a nombre de otras personas sólo es atribuible a deficiencias de la propia oficina nacional competente (…) y no tiene por qué afectar, ni los derechos atrás relacionados, ni el derecho a que se conceda el nuevo registro que estamos solicitando en este asunto”. – Es titular de la marca SAN JORGE en la Clase 05, es decir, “la marca fundamento de la oposición coexiste con la de mi apoderado para la misma clase y productos (Clase 05), lo que sin duda deja sin piso las aseveraciones de la SIC”. – La Decisión 486 en su artículo 200 dispone que la protección de las enseñas se rige por las disposiciones relativas al nombre comercial, con lo cual asiste a la demandante el derecho de prioridad y protección de su enseña comercial, en base a lo cual se debió declarar infundada la oposición y proceder a conceder el registro solicitado. – La Superintendencia hizo un análisis sesgado sobre la confundibilidad, al aducir que el señor JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA es titular de la marca “SAN JORGE” (mixta) para productos de la Clase 05, ignorando que la sociedad demandante es también propietaria de un signo idéntico, “SAN JORGE”, para la misma clase 05, dejando sin fundamento que ambas marcas puedan coexistir en el mercado sin generar confusión entre los consumidores.
C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó contestación a la demanda en los siguientes términos: – Las pretensiones de la demanda deben ser rechazadas, ya que no fueron violadas las normas invocadas por la sociedad FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. – Los requisitos de registrabilidad de una marca son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, y para realizar ese análisis se debe hacer teniendo en cuenta la visión global del signo, mirando la totalidad de sus elementos, tales como la unidad fonética y gráfica de los nombres y su estructura general, y no sus partes aisladas. – Tratándose de productos farmacéuticos, veterinarios, fungicidas y herbicidas, el estudio de registrabilidad debe ser realizado de manera minuciosa, de manera que no se ponga en riesgo la salud y la vida humana, animal y vegetal. – Para que el nombre comercial sea protegido en el trámite de un registro, primero el interesado debe presentar oportunamente las observaciones y allegar los elementos probatorios que demuestren su interés legítimo, cosa que no sucedió en el caso sublitis. – Al examinar la distintividad de la marca solicitada, ésta reproduce la parte predominante del nombre comercial “SAN JORGE”, en razón de lo cual carece de toda distintividad y conllevaría al público consumidor a incurrir en error.
El tercero interesado JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA no dio contestación a la demanda. IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros.
V. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas. En el presente caso, el juez no solicita interpretación de norma alguna, pero menciona las normas que fueron invocadas por la parte actora: arts. 134, 138, 144, 152, 190 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo tanto, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.
A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.
Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: ‘Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca’. (Proceso 92-IP- 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004).
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala que: ‘(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’. [Otero Lastres, José Manuel, ‘Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic)’.
Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132]. La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. • La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: ‘La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’. (Alemán, Marco Matías, ‘Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios’, Top Management, Bogotá, p. 77). • La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la ‘suficiente’ distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b) de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.
(Proceso 205-IP-2005, caso: FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006). Se reconoce tanto una capacidad distintiva ‘intrínseca’ como una capacidad distintiva ‘extrínseca’, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca “SAN JORGE” (mixta) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. A. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.
RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA formuló oposición contra la solicitud, en base al riesgo de confusión presentado con su marca registrada “SAN JORGE” (mixta) de la Clase 05, además que ha solicitado con anterioridad los signos en las Clases 03 y 35 de la Clasificación Internacional. 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Asimismo, no pueden registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias pueda inducirse al público a error, razón por la cual únicamente el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca y correlativamente sólo el titular de una marca registrada puede utilizarla y registrarla como nombre comercial.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[1] Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).
Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. Para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: • La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. • La similitud fonética. Se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. • La similitud ideológica.
Se configura entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. “Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado”.
(Proceso 103-IP-2005, marca. “DEIMAN” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1308, de 16 de marzo de 2006). También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que da protección al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de distinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifiquen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia. (Proceso 84-IP-2000, marca: KRISTAL, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).
En el riesgo de asociación el consumidor sabe que el producto no pertenece a la misma empresa, pero sí considera que pertenece a un mismo grupo empresarial, o a una empresa vinculada comercialmente. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas.
(Proceso 103-IP-2005, ya citado). 2. Reglas para el cotejo de signos distintivos Corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos confrontados, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina[2], han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: 1.
“La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos. 2. Los signos deben ser examinados en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.
Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de signos sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
En la comparación entre signos debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo los signos sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos signos no se observan los elementos diferentes existentes en ellos, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA.
En el presente caso, se solicitó el registro de la marca “SAN JORGE” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Contra dicho registro, JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA formuló oposición en base al riesgo de confusión presentado con su marca registrada “SAN JORGE” (mixta) de la Clase 05, además que ha solicitado con anterioridad los signos en las Clases 03 y 35.
Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.
(Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos confrontados. D. CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, la demandante Farmacia Droguería San Jorge Ltda. solicitó el registro de la marca “SAN JORGE” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35, por su parte JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA formuló oposición en base al riesgo de confusión presentado con su marca registrada “SAN JORGE” (mixta) de la Clase 05, además que ha solicitado con anterioridad los signos en las Clases 03 y 35.
Por ello corresponde evaluar la conexión competitiva entre ambas marcas. Para determinar la similitud de dos marcas se debe establecer la conexión competitiva entre los productos y/o servicios que se pretenden distinguir. Existen criterios para determinar la similitud o conexión competitiva entre los servicios que amparados por una marca se encuentran en conflicto.
A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva: a) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los servicios de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los servicios que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de servicios que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los servicios guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los servicios.
Si los mismos servicios se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los servicios serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre servicios: Cierta relación entre los servicios puede crear una conexión competitiva.
También influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los servicios relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos servicios asuma que provienen del mismo origen. e) Uso conjunto o complementario de servicios: Los servicios que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos servicios son del mismo empresario.
La complementariedad entre los servicios debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un servicio puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un servicio no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los servicios: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.
(Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). E. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD En el presente caso, la demandante FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. es titular de la marca registrada “SAN JORGE” (mixta) en las Clases 03 y 05. Además es titular de la enseña comercial “SAN JORGE” para las Clases 01, 03, 05, 35 y 39, por lo que alega que tiene derecho a que se le otorgue el registro de la marca SAN JORGE (mixta) en la Clase 35.
Al respecto, cabe señalar que si bien el solicitante alega que ya cuenta con otros registros, ello no exime a la autoridad administrativa de realizar el respectivo examen de registrabilidad. El hecho de ser titular de dichas marcas y enseñas comerciales no le da derecho al solicitante a acceder de manera automática al registro solicitado.
En efecto, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” (Proceso 16-IP-2003, Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 916, de 2 de abril de 2003).
Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.
De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[3] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”[4].
Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro Marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: ‘( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados” (Proceso 35-IP-98, Marca: “GLEN SIMON”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 422, de 30 de marzo de 1999).
F. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS POSIBLEMENTE CONFUNDIBLES CON MARCAS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS DE LA CLASE 05. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que tratándose de productos farmacéuticos, veterinarios, fungicidas y herbicidas, el estudio de registrabilidad debe ser realizado de manera minuciosa, de manera que no se ponga en riesgo la salud y la vida humana, animal y vegetal.
Al respecto, este Tribunal ha señalado que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite en la salud de los consumidores. Dicho criterio se aplica, además, a los otros productos de la Clase 05, tales como, los productos veterinarios, fungicidas y herbicidas.
El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.[5] Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. [6] El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.[7] Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.
Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. [8] EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.
TERCERO: Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: a) Se debe analizar, cada signo en su conjunto. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor.
CUARTO: El Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los signos confrontados. Deberá tenerse en cuenta en principio que, de no existir conexión competitiva entre los productos y/o servicios, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.
QUINTO: En el presente caso, si bien el solicitante alega que ya cuenta con otros registros, ello no exime a la autoridad administrativa de realizar el respectivo examen de registrabilidad. El hecho de ser titular de dichas marcas y enseñas comerciales no le da derecho al solicitante a acceder de manera automática al registro solicitado.
De acuerdo al artículo 150 de la Decisión 486 una vez vencido el plazo para presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones.
SEXTO: El examen de registrabilidad de marcas posiblemente confundibles con marcas que distinguen productos de la clase 05 debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.
Dicho criterio se aplica, además, a los otros productos de la Clase 05, tales como, los productos veterinarios, fungicidas y herbicidas. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [2] BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. [3] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. [4] Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007, marca: “TRANSPACK”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. [6] Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos;
“Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266. [8] Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.