PROCESO 95-IP-2012 — Comunidad Andina

PROCESO 095-IP-2012 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. Caso: Cancelación por falta de uso de la marca BONFRUIT (denominativa).

Actor: sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. Proceso interno Nº 2010-00132. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2010-00132;

El auto de 17 de octubre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA. a) Hechos. 1. La sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. solicitó el registro como marca del signo BONFRUIT (denominativo) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza. La Superintendencia de Industria y Comercio concedió el mencionado registro y posteriormente lo renovó. 2.

El 22 de agosto de 2003, la sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA presentó solicitud de cancelación total y en subsidio parcial de la marca BONFRUIT (denominativa). 3. Por Resolución Nº 20979 de 27 de agosto de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló parcialmente el registro de la marca BONFRUIT (denominativa), “en sentido de excluir de la cobertura de la marca los siguientes productos: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”.

Como consecuencia se limitó el registro de la marca BONFRUIT (denominativa) para confitería. Contra dicha Resolución la sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 55415 de 29 de octubre de 2009, confirmó la Resolución impugnada. 5.

El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 65771 de 21 de diciembre de 2009 resolvió: “Revocar la decisión contenida en la resolución 20979 (…). Negar la cancelación total por no uso (…) de la marca BONFRUIT (nominativa) (…).

Cancelar parcialmente (…) la marca BONFRUIT, en sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas; especias; hielo, comprendidos en la Clase 30 internacional.

Como consecuencia de la anterior limitación (…) de la marca BONFRUIT (…) para confitería y pastelería (…)”. 6. La sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento de derecho contras las anteriores resoluciones. b) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1.

Las Resoluciones impugnadas violan el artículo 165 de la Decisión 486. 2. La cancelación parcial “debe estar supeditada al resultado objetivo que arroje un estudio del uso real y efectivo del mismo para identificar algunos de los productos para los cuales fue registrado, siendo excepción reconocida en la ley que los productos guarden una íntima relación entre sí”. 3.

Dentro de algunas clases de la Clasificación Internacional de Niza, como la clase 30, los productos amparados dentro de estas clases guardan estrecha relación entre sí. 4. Cita jurisprudencia del Tribunal Andino y cita el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Afirma que “Teniendo en cuenta que las posibilidades de registro de una marca igual o similar a otra previamente concedida en la clase 30 hubiera sido desestimada por la estrecha relación de productos, resulta desproporcionado cancelar parcialmente una marca en la misma clase, dado que los alimentos guardan una estrecha finalidad y conexidad en virtud de las cuales se potencializa el riesgo de confusión en el mercado (…)”. 5.

Afirma que “se debe tener en cuenta que el uso de la marca debe mirarse en relación con los productos que fabrica un determinado empresario, así como frente a sus capacidades de producción (…)”. 6. Resulta evidente que la marca BONFRUIT (denominativa) “ha sido usada para identificar productos de la clase 30, la cual a su vez está constituida por productos que guardan una estrecha relación entre sí”. 7.

Finalmente que “frente a la cancelación parcial de signos distintivos, y apelando a la similitud innata de los productos de la clase 30, permitir la cancelación parcial de una marca en dicha clase obedece a una trasgresión de la norma por cuanto no resulta coherente decidir en unos casos que las marcas no pueden coexistir por similitud o conexidad de los productos, y en otros casos que las marcas deben ser canceladas porque no hay semejanzas entre los mismos”. c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que: 1. Con las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. Afirma que cada caso de estudio para la cancelación por no uso se da de forma independiente y que “el uso real y eficaz de la marca BONFRUIT (NOMINATIVA) se da para productos de CONFITERÍA Y PASTELERÍA, conforme el valor probatorio que se le dio a las pruebas aportadas”. 3.

“No comparte los argumentos esgrimidos por el actor teniendo en cuenta que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que distinguen demuestren que se encuentran en el comercio, es decir, no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los productos o servicios autorizados sino para cada uno de ellos o similares, no puede pretender el actor que por el hecho de haber probado el uso en algunos de los productos incluidos como CONFITERÍA Y PASTELERÍA dentro de la marca BONFRUIT (NOMINATIVA) se hagan extensivos a los restringidos, teniendo en cuenta, que en los últimos no existe relación alguna de competitividad y dentro del acervo probatorio aportado no se evidencia prueba alguna que demuestren que se encuentren en el mercado”. 4.

Para determinar si los productos de la Clase 30 excluidos de la cobertura de la marca BONFRUIT (denominativa) y los productos para los que se limitó su uso, es decir, PASTELERÍA Y CONFITERÍA “se necesita que exista finalidades idénticas, lo que haría presumir que se encontraran en el mercado, pero para este caso encontramos que sus finalidades, naturaleza, canales de comercialización, la necesidad que satisfacen son diferentes, no siendo intercambiables, cuentan con identidad propia, desarrollados por una empresa particular, son materia prima de los confites y pastelería ahora si hacemos acotación a la infraestructura de la empresa no se presenta prueba alguna que permita inducir a que el titular de la marca pueda producir los productos que se excluyeron.

Además estos alimentos no existe (sic) una relación de género y especie (…) por lo que no guardan una relación estrecha entre los productos, siendo procedente la exclusión dentro del registro por no probarse su uso”. 5. Afirma que se tuvo en cuenta “que se probó que el uso efectivo y real de los turrones de chocolate de la marca registrada BONFRUIT (NOMINATIVA) resulta similar a los productos de CONFITERÍA Y PASTELERÍA”. 6.

Finalmente, que “queda claro que no existe similitud o conexidad competitiva entre los unos y los otros y la reducción realizada a la cobertura de los productos de la marca BONFRUIT (NOMINATIVA) es acorde con lo preceptuado en la Decisión 486 de 2000 y criterios jurisprudenciales”. d) Tercero interesado. La sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando: 1.

No se violó el artículo 165 de la Decisión 486. Cita jurisprudencia del Tribunal Andino y concluye que “la cancelación parcial de la marca BONFRUIT (…) se emitió teniendo en cuenta no solo la ley marcaria la cual es explícita, sino siguiendo además los parámetros que da el Tribunal Andino (…) motivo por el cual en ningún momento se está violando la norma citada por la actora, sino por el contrario se está cumpliendo a cabalidad”. 2.

No es cierta la afirmación de la actora de que todos los productos de la Clase 30 están vinculados entre sí. Por lo que, marcas similares pueden coexistir para distinguir productos diferentes que se encuentran dentro de la misma clase. 3. La Superintendencia actuó bien al cancelar parcialmente el registro de la marca BONFRUIT para los productos que no estaba siendo usada y que “definitivamente los otros productos para los que se encontraba protegida la marca BONFRUIT no guardaban ninguna relación con los productos de CONFITERÍA, y al no probarse el uso efectivo de la misma para otros productos, la administración no tenía más opciones que actuar en derecho cancelando la marca parcialmente”. 4.

No tiene ninguna relevancia traer a colación lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, porque no se está discutiendo un caso de irregistrabilidad de un signo sino de cancelación. 5. Recalca que la cancelación parcial de la marca BONFRUIT (denominativa) se ajusta a derecho.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de cancelación por no uso de la marca BONFRUIT (denominativa) fue el 22 de agosto de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 165 de la Decisión 486; y, en virtud a lo facultado por la norma comunitaria se interpretarán de oficio los artículos 166 y 167 de la misma Decisión; y, Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

(…)”. 1. De la cancelación de registro marcario por falta de uso y su procedimiento. En el presente caso se abordará el tema en virtud de que la parte demandante solicita la cancelación del registro marcario de la marca BONFRUIT (denominativa). Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia emitida por este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006.

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. “De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.

Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (…). El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca”.

(Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. Nº 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Falta de uso de la marca. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Al respecto el Tribunal, señaló: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL). De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado). Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE).

También ha dicho este Tribunal que “El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.

Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996). Finalmente, el Tribunal ha sostenido “El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca”.

(Proceso 50-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº 1992, marca: RON LIMÓN PALO VIEJO mixta). Causales de justificación para el no uso de la marca. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.

(Proceso 15-IP- 99, publicado en la G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 2. Cancelación parcial de un registro. El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro, es decir cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la oficina nacional competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. De lo anterior y siguiendo los criterios emitidos por el Tribunal, se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1.

“Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados”.

(Proceso 180-IP-2006). 3. Cancelación parcial de un registro y la conexión competitiva. En el caso concreto el signo BONFRUIT (denominativo) estaba registrado para distinguir todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Se canceló parcialmente el registro y se limitó su cobertura para confitería y pastelería. La demandante manifiesta que “resulta desproporcionado cancelar parcialmente una marca en la misma clase, dado que los alimentos guardan una estrecha finalidad y conexidad (…)”.

A raíz de esto, se debate en el proceso interno la conexión competitiva que pudiera darse entre todos los productos de la Clase 30 y los productos a los cuales fue limitado el uso de la marca BONFRUIT (denominativa), pastelería y confitería. Se cita los criterios que el Tribunal ha esgrimido para determinar la posible conexión competitiva entre productos: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor. b) Mismos canales de comercialización. c) Similares medios de publicidad. d) Relación o vinculación entre productos. e) Uso conjunto o complementario de productos. f) Mismo género de los productos.

En primer término, el Tribunal manifiesta que la cancelación parcial de un registro se da al constar la falta de uso del signo, cuya cancelación se solicita, sobre los productos para los que fue registrado y la consiguiente limitación del registro a los productos que está usando en el mercado de forma real y efectiva. Por lo tanto, para efecto de determinar la cancelación parcial de un registro no corresponde el análisis de la conexión competitiva de la manera en la que propone la sociedad demandante.

En este sentido, se realizará un análisis de la conexión competitiva, por parte de la oficina nacional competente, respecto a la marca cancelada parcialmente y sobre los productos que aún distingue, en los siguientes casos: 1. Cuando se presente una nueva solicitud de registro cuyo signo pretenda distinguir productos conexos con la marca ya registrada y parcialmente cancelada. 2.

De la prueba del uso de una marca. Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.

(Proceso 02-AI- 96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre de 1997). El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

SEGUNDO: A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

TERCERO: A los efectos de la determinación del uso de la marca en el mercado, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada, por lo tanto, las mismas deberán incluir la marca BONFRUIT (denominativa).

CUARTO: El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.

QUINTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

SEXTO: La oficina nacional competente, realizará un análisis de la conexión competitiva, respecto a la marca cancelada parcialmente y sobre los productos que aún distingue, en los siguientes casos: 1. Cuando se presente una nueva solicitud de registro cuyo signo pretenda distinguir productos conexos con la marca ya registrada y parcialmente cancelada. 2.

Cuando la cancelación por falta de uso se haga valer como defensa de un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 3. Cuando la persona interesada que promovió la cancelación parcial del registro solicite un registro marcario argumentando derecho preferente que le concedió la cancelación El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2010-00132 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO