PROCESO 142-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de oficio el artículo 135 literal c) de la Decisión 486; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.
Marca: “TRIDIMENSIONAL”. Expediente Interno: Nº 2008-00341. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 03 de diciembre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. VISTOS: Mediante Oficio Nº 02159, de 17 de octubre de 2012, recibido vía courier en este Tribunal el 06 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2008-00341.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Partes en el proceso interno: Demandante: UNILEVER N.V. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO. Tercero interesado: ACEITE Y GRASAS VEGETALES S.A. ACEGRASAS S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes: – El 27 de julio de 2006, la sociedad UNILEVER N.V. presentó solicitud de registro de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. – El 29 de diciembre de 2006, se publicó el extracto de esta solicitud de registro de marca en la Gaceta para la Propiedad Industrial Nº 571, bajo el Nº 1530. – El 13 de febrero de 2007, estando dentro del término legal previsto, la sociedad ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. ACEGRASAS S.A. presentó oposición contra dicha solicitud. – El 29 de noviembre de 2007, por medio de la Resolución Nº 39953, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada por UNILEVER N.V. – La sociedad actora en contra de la Resolución Nº 39953 interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la Resolución Nº 15631, de 23 de mayo de 2008, y la Resolución Nº 22794, de 27 de junio de 2008, confirmando la decisión inicial y quedando así agotada la vía gubernativa. – La sociedad UNILEVER N.V. presentó demanda por medio de apoderado el 22 de agosto de 2008. – La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 20 de octubre de 2008, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y al tercero interesado en las resultas del proceso, la sociedad ACEITE Y GRASAS VEGETALES S.A. ACEGRASAS S.A. 3.
Fundamentos de la demanda: La sociedad demandante UNILEVER N.V. señaló que: – “La entidad demandada incurrió en violación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, al denegar el registro de la marca TRIDIMENSIONAL en la Clase 29 de la Clasificación Internacional”. – “El Jefe de la División de Signos Distintivos, así como el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial, ignoraron que los empresarios emplean comúnmente en los empaques de margarinas y productos para esparcir, una base y una tapa plana.
Por lo tanto, el diseño novedoso y caprichoso empleado por la marca TRIDIMENSIONAL de mi representada, con una base y una tapa con una forma ondulada, resulta muy particular y, por ende, distintivo frente a otros empaques en el mercado”. – “La entidad demandada incurrió en violación del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que al sostenerse la Administración en las Resoluciones demandadas que la marca solicitada TRIDIMENSIONAL, constituye la forma usual de los empaques de margarinas, se desestimó el hecho que la marca solicitada cumple con los requisitos establecidos en este artículo para ser registrada, por ser un envase novedoso y caprichoso”. – “De otra parte, llamo la atención de ese Despacho sobre el hecho que en el Ecuador, país miembro de la Comunidad Andina, y en donde se aplica la Decisión 486 de 2000, el registro de la marca TRIDIMENSIONAL fue recientemente concedido a favor de mi representada, la sociedad UNILEVER N.V.: o TRIDIMENSIONAL – HEART HEALTH (Clase 05). o TRIDIMENSIONAL – HEART HEALTH (Clase 29). o TRIDIMENSIONAL – HEART HEALTH (Clase 30). o TRIDIMENSIONAL – HEART HEALTH (Clase 32).
En efecto, al ser considerada la marca TRIDIMENSIONAL, un signo distintivo y suficientemente novedoso por parte de la oficina de marcas de Ecuador, la autoridad colombiana deberá tomar en consideración dicho antecedente y en ejercicio de su deber de dar aplicación a la Decisión 486, deberá concluir que a todas luces es errado afirmar que la marca solicitada TRIDIMENSIONAL, carece de distintividad para ser registrada o que constituye forma usual de los envases de margarina”. 4.
Fundamentos de la contestación a la demanda: La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda y manifestó lo siguiente: – “Con la expedición de las Resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de normas legales, especialmente de la Decisión 486”. – “La Oficina Nacional Competente procedió acertadamente a efectuar un análisis y el respectivo estudio de la marca tridimensional que nos ocupa dentro de un criterio objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y la doctrina, concluyéndose que esta marca que no está provista de los suficientes elementos que le den fuerza distintiva, y que por lo mismo no cumple con los requisitos para ser registrada como marca, y con su registro se estaría privando a los competidores de utilizar estas formas habituales para identificar los mismos productos comprendidos en la Clase 29 de la nomenclatura vigente”. – “La marca TRIDIMENSIONAL que nos ocupa, se compone de una base rectangular con hundimiento central y los lados paralelos, con una tapa del mismo tamaño, la forma del envase es rectangular, estas disposiciones geométricas, corresponden a una forma usual con la que los empresarios suelen presentar en el mercado algunos de los productos solicitados como son los de la Clase 29 (…).
Resulta claro entonces que el solicitante no puede apropiarse exclusivamente del signo solicitado, pues se le estaría privando a los demás competidores de una forma usada normalmente para presentar los productos”. – “En lo que atañe a la marca objeto del debate se tiene que la marca solicitada es TRIDIMENSIONAL siendo evidente que carece de la suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca, ya que designa de manera clara, inmediata y directa el producto amparado.
(…) En consecuencia, la marca TRIDIMENSIONAL para productos de la Clase 29 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486”. La PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO señaló que: Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, ya que “la marca que se pretende registrar carece de distintividad y se limita a reproducir una forma usual de un producto o de su envase, pues su variación geométrica no alcanza a dar el carácter distintivo frente a otros empaques en el mercado”. 4.
Fundamentos del tercero interesado. El tercero interesado ACEITE Y GRASAS VEGETALES S.A. ACEGRASAS S.A. no dio contestación a la demanda. II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
III. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas. En el presente caso, el Juez solicita la interpretación de los artículos 134 literal f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo cual procede. Se procederá a interpretar de oficio el artículo 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(…)”. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: 1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. LA MARCA TRIDIMENSIONAL. En el presente caso, la sociedad UNILEVER N.V. presentó solicitud de registro de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.
Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.
En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. • La falta de distintividad. En el presente caso, la sociedad UNILEVER N.V. señaló que: “En efecto, al ser considerada la marca TRIDIMENSIONAL, un signo distintivo y suficientemente novedoso por parte de la oficina de marcas de Ecuador, la autoridad colombiana deberá tomar en consideración dicho antecedente y en ejercicio de su deber de dar aplicación a la Decisión 486, deberá concluir que a todas luces es errado afirmar que la marca solicitada TRIDIMENSIONAL, carece de distintividad para ser registrada o que constituye forma usual de los envases de margarina”.
Al respecto, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. Para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que ‘(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad’.
(Proceso 205-IP-2005, caso: FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006). Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).[1] • Marcas tridimensionales.
Podemos definir a la marca tridimensional de la siguiente manera: “(…) como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005, caso: FORMA DE BOTELLA, publicado en la Gaceta Oficial N° 1224, de 2 de agosto de 2005).
El artículo 134, literal f), de la Decisión 486, establece que podrán constituir marca “La forma de los productos, sus envases o envolturas”. Y el artículo 138 literal b), menciona, como uno de los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro de un signo como marca, que se reproduzca ésta “cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.
La Decisión 486 distingue pues entre el signo figurativo y el tridimensional. El Tribunal ha precisado que, en el caso del signo tridimensional en sí, se trata de “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto (…)” (Proceso 33-IP-2005, del 25 de mayo de 2005, caso “FORMA DE BOTELLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1224, de 2 de agosto de 2005).
En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, el artículo 134, literal f, de la Decisión 486, prevé la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma, el envase o la envoltura del producto que pretende distinguir. Se entiende que el signo en referencia debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto —aptitud distintiva que presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos—, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las prohibiciones contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión citada, sin que la naturaleza del producto o del servicio de que se trate constituya obstáculo para su registro.
Por tanto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, o su envoltura, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases (u otras formas, o envolturas) destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…).
Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase, o una envoltura) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado” (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2005, ya citado).
Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma, envase o envoltura que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca (…)” (Proceso 33-IP-2005, ya citada). Importa pues que la forma, el envase o la envoltura del producto pueda distinguirse “de entre otros envases (formas o envolturas) de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Proceso 82-IP-2000, caso “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 651, de 20 de marzo del 2000).
2. LA FORMA USUAL DE EMPAQUES Y ENVASES. En el presente caso, la sociedad UNILEVER N.V. señaló que: “La entidad demandada incurrió en violación del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que al sostenerse la Administración en las Resoluciones demandadas que la marca solicitada TRIDIMENSIONAL, constituye la forma usual de los empaques de margarinas, se desestimó el hecho que la marca solicitada cumple con los requisitos establecidos en este artículo para ser registrada, por ser un envase novedoso y caprichoso”.
Por ello resulta pertinente abordar el tema de la forma usual de empaques y envases por ser aplicable al caso. El Tribunal, al referirse a la prohibición contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, relativa a la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas de uso común, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, en reciente jurisprudencia, ha expresado lo siguiente: “El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone lo siguiente: ‘No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(…)’. La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.
Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.
Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.
El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”[2].
3. AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS MARCARIAS. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.
En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca: Denominativa: “MONARC-M”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).
En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[3] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180-IP-2006. Marca Mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.
Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. El signo tridimensional debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto –aptitud distintiva que presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos-, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las prohibiciones contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, sin que la naturaleza del producto o del servicio constituya un obstáculo para su registro.
La distintividad de la forma, envase o envoltorio del producto resulta de la inclusión de elementos arbitrarios o especiales de carácter tridimensional que proveen al consumidor de una visión de conjunto de la forma, envase o envoltorio como indicador del origen del producto, y no como una simple representación de éste. De existir duda sobre la distintividad del signo solicitado, ésta debe ser entendida como la capacidad intrínseca que debe tener el signo para identificar y diferenciar unos productos de otros.
Así, el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida. 2. Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134. 3.
El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.
Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] PROCESO 07-IP-2012. Marca: “FIGURA DE UNA CHUPETA” (figurativa). Interpretación prejudicial de 4 de julio de 2012. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167- IP-2005.