PROCESO 151-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador. Marca: “BIOPHENE” (denominativa).
Expediente Interno: Nº 8035-2001-JCS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 16 de enero de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador. VISTOS: Mediante Oficio Nº 2193-TDCA-2S, de 13 de noviembre de 2012, recibido en este Tribunal el 16 de noviembre de 2012, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 8035-2001-JCS.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Partes en el proceso interno: Demandante: SR. EDMOND WENMAEKERS Y SR. MECHEL WENMAEKERS. Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
Tercero interesado: CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA. 2. Determinación de los hechos relevantes: – El 3 de abril de 2000, CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA., solicita el registro de la denominación BIOPHENE, destinada a proteger todos los productos comprendidos dentro de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. – El 03 de julio de 2000, Sr. EDMOND WENMAEKERS y Sr. MECHEL WENMAEKERS, presentan observación al registro de la marca BIOPHENE (denominativa) fundamentan su demanda en el hecho de que son propietarios en el Ecuador de la marca BIAFINE (denominativa), inscrita bajo el Certificado Nº 1512-98, que protege: “crema y emulsión para la curación y tratamiento de heridas y quemaduras”, de la Clase Nº 5 de la Clasificación Internacional. – El 14 de noviembre de 2000 se le notificó la Resolución Administrativa Nº 978103, emitida el 30 de octubre de 2000, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial, “en evidente infracción a los derechos subjetivos”, de los titulares de la marca BIAFINE (denominativa), rechazó la observación presentada y concedió el registro de la denominación solicitada. 3.
Fundamentos de la demanda: SR. EDMOND WENMAEKERS Y SR. MECHEL WENMAEKERS, manifestaron lo siguiente: – “El Director Nacional de Propiedad Industrial al conceder el registro del signo BIOPHENE (denominativa) a la compañía ecuatoriana, y rechazar las observaciones presentadas, otorgó un derecho de exclusividad sobre un signo que no puede ser considerado como marca, al tenor de lo dispuesto por el artículo 81, inciso 2) de la Decisión 344 (hoy artículo 134 de la Decisión 486) por no gozar de suficiente distintividad frente al signo BIAFINE (denominativa)”. – “La semejanza entre la marca BIAFINE (denominativa) y el signo BIOPHENE (denominativa) induce al público consumidor a error, por carecer –éste último signo- de suficiente distintividad frente a la marca anteriormente registrada BIAFINE (denominativa).
Debemos tener en consideración que las semejanzas entre los dos signos no son sólo ortográficas y confundibles visualmente, sino que además, si confrontamos las marcas en el plano auditivo la inducción a error aumenta, pues los signos en conflicto al ser pronunciados revelan una fonética similar. De hecho, para nadie es desconocido que la unión de las letras ‘ph’ produce un sonido de ‘f’, tal es el caso de PHILIPS (filips) o PHARMA (farma), PHARM (farm), entre otros”. – “La firma solicitante lo que ha hecho es cambiar la marca registrada “BIAFINE” la vocal “A” por la “O” y la “I” por la “E” para distinguir el parecido”. – “Argumenta también que el riesgo de confusión aún es más notorio si consideramos que las dos marcas protegen productos comprendidos en la misma clase del nomenclátor”. – “Que el inciso 2 del artículo 95 de la Decisión 344, que la decisión que está obligada a adoptar la oficina nacional competente, acerca de las observaciones y la concesión o denegación del registro, se materializará en una resolución debidamente motivada.
(…) La resolución administrativa de concesión del registro de la marca BIOPHENE (denominativa), notificada el 14 de noviembre de 2000, carece de este requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas en un Estado de Derecho, y con mayor razón si se están disputando intereses legítimos de los particulares”. 4.
Fundamentos de la contestación a la demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) señaló lo siguiente: – Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. – Se ratifica en la resolución Nº 978103, materia de la impugnación, pues “guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. El Director Nacional de Propiedad Industrial señaló lo siguiente: – Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. – “Que CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA., solicitó el registro de la denominación BIOPHENE, destinada a proteger productos de la clase internacional Nº 05.
La parte actora, presentó observación al registro de la marca indicada anteriormente fundamentando su observación en que son propietarios en el Ecuador de la marca BIAFINE (denominativa) inscrita bajo el Certificado Nº 1512/98, para proteger crema emulsión para curación y tratamiento de heridas y quemaduras, productos de la clase internacional Nº 5”. – “Que de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 210 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación de un registro”. – “Que un primer criterio general establece que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple y rápida vista de conjunto de los signos enfrentados, mediante una sencilla visión o audición primaria de los mismos”. – Concluye que “por las consideraciones expuestas, y por haber cumplido los requisitos del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente a esa fecha, y lo que dispone el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, y no encontrarse inmersa en las prohibiciones del Art. 83 literal a) de la Decisión 344 y lo que estipula el Art. 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada y aceptar el registro de la denominación solicitada con la restricción acordada en el mismo”. 4.
Fundamentos del tercero interesado. No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
III. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas. En el presente caso, el juez solicita la interpretación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No procede la interpretación del literal h) del artículo 82 por no ser pertinente al caso. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 “(…) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82 No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
(…). Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…) Artículo 95 Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.
(…)”. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:
1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. En el presente caso, la sociedad CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA. solicitó el registro de la denominación BIOPHENE para distinguir los productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional. • Concepto de marca. Conforme al inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Para Jorge Otamendi la “marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7). “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).
De las definiciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial representado por un signo el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. La marca no sólo está constituida por el signo. Convergen a su configuración jurídica la relación directa que se establece entre el signo y el producto o servicio, elementos que influyen en la mente y en la retención que el consumidor hace del signo frente al producto.
Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. El artículo 81, resalta una de las funciones esenciales de la marca, como es la de diferenciar o distinguir e identificar los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de los de otra persona.
Si una marca carece de esta característica o función diferenciadora, teniendo ambos productos distinto origen empresarial, no tendría razón de ser dentro del comercio. ¿Con qué objeto un empresario va a inscribir o registrar una marca, si ese signo por igual puede asimilarse en la mente del consumidor a su producto o al de la competencia, sin que el público distinga uno de otro? Para qué llamar a un producto x, si entre éste y el producto xy, no van a tener una nota de diferenciación en el mercado de los consumidores, y si para éstos resultaría igual o indistinto solicitar x o xy?.
La marca al identificar que el producto a la vez le distingue de otros productos o servicios iguales, permite que el consumidor adquiera la mercancía que quería hacerlo, diferenciándola de otra marca. La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca.
El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios.
Las marcas no protegen en forma generalizada todos los productos. El objeto marcario no es ilimitado sino lo contrario se delimita los productos que vaya a amparar. Por último el artículo 81 hace referencia tanto a los productos como a los servicios, es decir, que la marca diferencia un producto de otro, así como un servicio de otro, sin que la norma restrinja los servicios a ninguna clase, tipo u origen (servicios bancarios, de lavandería, tarjetas de crédito, de transporte, enseñanza, deportes, etc.). • Requisitos que debe reunir un signo para considerarse como marca Para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (artículo 81, inciso primero de la Decisión 344).
Sin embargo, pese a que un signo reúna estos requisitos, no asegura el registro de la marca, pues pueden ser no registrables si se encuentran comprendidos en las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria señala en los artículos 82 y 83. o Perceptibilidad del signo El signo debe ser perceptible, mención que infiere la intervención o presencia de los sentidos o de “la inteligencia”.
Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc.
Con el cambio producido en la norma comunitaria de la Decisión 85 a la 344, ahora se encuentra vigente la Decisión 486, no se exige el requisito de la “visibilidad” el que ha sido reemplazado por el de “la perceptibilidad”. Entonces con el cambio normativo, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto.
La doctrina acepta con mayor posibilidad de receptar como registro a las marcas auditivas o sonoras y se pone el ejemplo del rugido del león de la Metro Goldwin Mayer, que puede registrarse a través del pentagrama o notas musicales, y la relación entre marcas y productos se asociaría cuando se escuche el slogan. La exigencia de la representación gráfica prevista en el artículo 81, descarta la posibilidad de que puedan registrarse como marcas las olfativas y las gustativas. o La distintividad La marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto.
El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación. El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y los objetivos que se persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés de proteger al público consumidor en la facultad para exigir, por la distintividad, el producto con marca que reúna las características y cualidades que esa marca le ha satisfecho.
Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. Las expresiones utilizadas por el artículo 81 de la Decisión 344, de que el signo sea “suficientemente distintivo”, no se ha de tomar como un doble requisito o condición del signo, esto es que a más de “distintivo”, sea “suficientemente”, pues si el signo a criterio del administrador es distintivo para el objeto que persigue (función identificadora marca- producto), no ha de estimarse que el signo sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de registro de signos que siendo por sí discrecionalmente distintivos no tengan el carácter de “suficientemente distintivos”.
Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos. Sin embargo, esta norma contrapone dos conceptos: el suficientemente distintivo o simplemente distintivo, frente al insuficientemente distintivo, y si el signo se agrupa en esta última categoría, dejará de ser registrable.
Hay signos que no son genéricos ni descriptivos ni que se refieren a un objeto o servicio determinado y que no reúnen la distintividad necesaria para diferenciar un producto de otro, razón por la que, no posee la condición de “distintividad” para constituirse en marca. Para explicar este punto el autor Victor Bentata señala que: “En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto” (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994 Página 165). o Representación gráfica El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite.
La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que éstas sean irregistrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.
La representación gráfica del signo es una “descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías Aleman, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo.
2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, los Sres. EDMOND WENMAEKERS y SR. MECHEL WENMAEKERS presentaron observación al registro de la marca BIOPHENE (denominativa) fundamentándose en su marca anteriormente registrada, BIAFINE (denominativa), para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional.
Por ello, abordaremos el siguiente tema por ser pertinente al caso. Son unánimes la doctrina y la jurisprudencia universal, y por supuesto, la de este Tribunal Comunitario, cuando afirman que la función esencial de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.
Corolario de lo anterior es que, si el signo es inhábil para cumplir esta función, también lo es para fungir como marca. Esta es la razón por la cual la similitud o identidad de un signo con marcas registradas o signos solicitados previamente para registro, al generar confusión en el mercado se ha erigido por la Ley Comunitaria en causal de irregistrabilidad. • Similitud y Riesgo de Confusión Para impedir o evitar al máximo el riesgo de confusión originado en la identidad o similitud de las marcas, en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se ha establecido que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares “ a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(Artículo 83, literal a). Este Tribunal en sus interpretaciones de la norma referida ha llamado la atención, en forma constante y reiterativa, sobre el cuidado que deben tener las autoridades nacionales, administradores y jueces (y particularmente éstos, cuando actúan como jueces comunitarios), al realizar, el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite definir la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser objeto de registro. [1] • Reglas para el cotejo de signos distintivos.
La jurisdicción comunitaria, tiene definidos en sus sentencias algunos criterios generales que puedan orientar a quien aplica estas disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución de casos concretos. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: [2] “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Ésta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
Como quiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” [3].
3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. En el presente caso, se abordará el tema de los signos denominativos y su comparación, en vista de que el signo solicitado BIOPHENE es denominativo y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición, BIAFINE, es también denominativa. • Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. • Comparación entre signos denominativos.
En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
4. SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CLASE 05). En el presente caso, la sociedad CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA. solicitó el registro de la marca BIOPHENE (denominativa) para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional. Por su parte, los señores EDMOND WENMAEKERS Y MECHEL WENMAEKERS son propietarios en el Ecuador de la marca BIAFINE (denominativa) para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional.
Por ello, resulta pertinente abordar este tema por ser aplicable al caso. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.
Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.
(Proceso N° 48-IP-2000, marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial N° 594, de 21 de agosto de 2000). Asimismo, el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
(Proceso 30-IP-2000, marca; AMOXIFARMA, publicado en la Gaceta Oficial N° 578, de 27 de junio de 2000). De igual manera, el Tribunal señaló en el Proceso 48-IP-2000[4] que: “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas.” “Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar del consumidor medio, que ene l caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”.[5]
5. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. DEBIDA MOTIVACIÓN. En el presente caso, el 03 de julio de 2000 los señores EDMOND WENMAEKERS y MECHEL WENMAEKERS presentaron observación al registro de la marca BIOPHENE (denominativa), fundamentándose en el hecho de que son propietarios en el Ecuador de la marca BIAFINE (denominativa), ambas marcas amparan productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional.
Se abordará el tema de examen de registrabilidad por ser pertinente al caso. En la tramitación del registro de una marca y una vez calificada la solicitud por cuanto ha reunido los requisitos formales (artículo 92), la oficina nacional competente procede a la publicación de la misma. La norma comunitaria protege intereses legítimos de terceros sobre la solicitud mediante “las observaciones”, las que pueden presentarse dentro de los 30 días hábiles improrrogables contados desde la fecha de la publicación (artículo 93).
En este caso, es decir existiendo observaciones y admitidas éstas, la oficina nacional competente notificará al peticionario “para que dentro de 30 días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos”, si él así lo creyese conveniente (artículo 95). Concluido el plazo de 30 días, la oficina nacional decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación de la marca.
En el otro supuesto de que no se presenten observaciones, el artículo 96 ha previsto que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”. La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.
No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.
Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará sólo a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.
Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.
El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas. • Debida motivación Parte del artículo 95 de la Decisión 344 señala que: “Vencido el plazo en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”.
Esta resolución tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar, en su pronunciamiento, los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. [6] De acuerdo como se estipula en el Proceso 50-IP-2012: “el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho proceso y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos”.
De igual manera, dentro del Proceso anteriormente mencionado el Tribunal ha estipulado lo siguiente: “Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente de análisis efectuados ya, sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias decisiones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo que no reúne las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario. Si el signo se acoge a los requisitos anteriores no deberá para poder tener acceso al registro, estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
SEGUNDO: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el juez nacional, tomando en consideración las circunstancias concretas de las marcas en conflicto, pero sujetándose, en todo caso, a las reglas de comparación de signos recomendadas en la presente sentencia. Si el riesgo de confusión se presenta como resultado de la similitud o de la identidad del signo, éste no podrá ser registrado.
TERCERO: No son registrables como marcas, los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación a éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
En la comparación entre signos denominativos los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función.
CUARTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.
QUINTO: El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las solicitudes, en las que se presenten observaciones, como en las que no se presenten tales observaciones. El examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho proceso y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
Asimismo, el examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto. No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias decisiones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7 de octubre de 1998. [2] Véase al respecto, Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19 de noviembre de 1996. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 8-X-99. Proceso 42-IP-99. Caso “LORD PARK”. En G.O.A.C., publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 504, del 09 de noviembre de 1999.
Consultar también al respecto las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”. [4] Proceso 48-IP-2000, Marca: BROMTUSSIN, publicado en Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto de 2000. [5] Proceso 134-IP-2012, [6] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.
G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.