PROCESO 107-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 157 de la misma Decisión. Actor: Sociedad LLOREDA S.A. Marca: “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixta).
Expediente Interno N° 2009-00335. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de mayo de 2013. 1.
Antecedentes 1. Las partes Demandante: la sociedad LLOREDA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: la sociedad UNILEVER N.V. 2. Actos demandados La sociedad LLOREDA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 31483 de 27 de agosto de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades COLOMBINA S.A., FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS LTDA. – GRASCO LTDA. y LLOREDA S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto), solicitado por la sociedad UNILEVER N.V., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resolución No. 41268 de 28 de octubre de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - Resolución No. 3213 de 29 de enero de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 31483 de 27 de agosto de 2008. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 8 de agosto de 2007, la sociedad UNILEVER N.V. solicitó el registro del signo “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 28 de septiembre de 2007, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 580. - Las sociedades COLOMBINA S.A., FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS LTDA. – GRASCO LTDA., y LLOREDA S.A. presentaron oposiciones a la solicitud de registro, se fundamentaron en que el signo solicitado a registro no posee distintividad por tratarse de un signo descriptivo. - El 27 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 31483, por medio de la cual resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades COLOMBINA S.A., FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS LTDA. – GRASCO LTDA. y LLOREDA S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto), solicitado por la sociedad UNILEVER N.V., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Las sociedades FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS LTDA. – GRASCO LTDA. y LLOREDA S.A., dentro del término legal, interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada. - El 28 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 41268, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - El 29 de enero de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 3213, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 31483 de 27 de agosto de 2008, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad LLOREDA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) el signo LIBRE DE GRASAS TRANS no puede constituir marca para proteger los productos amparados por la clase 30, específicamente ‘harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, galletas, pasteles, tortas, tortillas (tortas de maíz)’ pues como es evidente esta clase ampara productos que pueden tener como característica el no contener ácidos grasos trans, y en esa medida es un signo que carece de distintividad”. - “En el caso concreto, se evidencia con facilidad que el signo LIBRE DE GRASAS TRANS resulta descriptivo en relación directa con los productos que pretende identificar (…)”. - “Teniendo en cuenta que la marca mixta LIBRE DE GRASAS TRANS se compone de un elemento gráfico y uno denominativo, el estudio del signo solicitado para registro, debe realizarse otorgando prevalencia al componente denominativo debido a su mayor capacidad de recordación en el entendimiento del público consumidor, tal y como la doctrina y la jurisprudencia en repetidas ocasiones lo han sostenido”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) para mi representada es claro que la marca concedida limita su alcance de manera exclusiva al contexto del conjunto marcario, eso es a la naturaleza mixta del signo distintivo de tal suerte que resulta imposible para su titular pretender reivindicación alguna para la expresión ‘Libre de grasas trans’, por tratarse de una evocación que puede ser utilizada por cualquiera de los demás agentes del mercado que estén en capacidad de ofrecer productos con tales características”. - “La competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (…) se limitaba a efectuar un análisis integral tanto del componente fonético como gráfico del signo distintivo que se sometió a su conocimiento para su posterior registro, lo que le impide hacer una valoración aislada de cada uno de sus integrantes, tal como lo pretende sugerir el apoderado de la parte demandante en el texto de la demanda”. d) Tercero Interesado No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad UNILEVER N.V.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de mayo de 2013. 2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto), fue presentada el 8 de agosto de 2007, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretarán de oficio los artículos 134 literales a) y b) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.
Asimismo, no se interpretará el literal i) (signos engañosos) del artículo 135 por no ser apropiado al presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…) Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”.
(…)”. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y elementos constitutivos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: Cuando carece de distintividad; - Signos mixtos con parte denominativa compuesta; - Signos compuestos por elementos descriptivos.
Frases explicativas que acompañan al signo a registrase como marca. Signos evocativos.
1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Tomando en cuenta que la sociedad UNILEVER N.V. solicitó el registro del signo “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.
La distintividad. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.
2. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD Tomando en cuenta que la sociedad LLOREDA S.A. argumentó que “(…) el signo LIBRE DE GRASAS TRANS no puede constituir marca para proteger los productos amparados por la clase 30, específicamente ‘harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, galletas, pasteles, tortas, tortillas (tortas de maíz)’ pues como es evidente esta clase ampara productos que pueden tener como característica el no contener ácidos grasos trans, y en esa medida es un signo que carece de distintividad”, deviene necesario hacer referencia a dicho tema.
El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). [1]
3. CLASES DE SIGNOS: SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo en controversia es “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas mixtas con parte denominativa compuesta.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.[2] Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. [3]
4. SIGNOS COMPUESTOS POR ELEMENTOS DESCRIPTIVOS. FRASES EXPLICATIVAS QUE ACOMPAÑAN AL SIGNO A REGISTRASE COMO MARCA. SIGNOS EVOCATIVOS. Signos compuestos por elementos descriptivos. En el presente proceso, la sociedad LLOREDA S.A. ha argumentado que “En el caso concreto, se evidencia con facilidad que el signo LIBRE DE GRASAS TRANS resulta descriptivo en relación directa con los productos que pretende identificar (…)”; asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio ha explicado que como el signo a registrar es uno mixto, el elemento denominativo aunque sea descriptivo puede ser registrado en conjunto con el gráfico, ya que este último le otorga distintividad; en tal virtud, se hará referencia a los signos compuestos por elementos descriptivos.
En primer lugar, deviene necesario precisar que los signos integrados por elementos descriptivos no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos.
Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
La irregistrabilidad de los signos descriptivos o de los integrados solamente por expresiones descriptivas implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.
El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”[4].
La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.
En el caso de que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros. Frases explicativas que acompañan al signo a registrase como marca. En segundo lugar, la Superintendencia de Industria y Comercio en sus resoluciones reiteradamente argumenta que la frase “LIBRE DE GRASAS TRANS” informa las características y cualidades de los productos”; en tal virtud, se deberá tomar en cuenta el tema de las “FRASES EXPLICATIVAS QUE ACOMPAÑAN AL SIGNO A REGISTRARSE COMO MARCA” muy diferente a los signos integrados por palabras explicativas, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal expresada sobre el tema, a saber: “El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
(…)”. De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Éstos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor.
Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el marcario y el registral.
Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio.
Si la norma permite “usar” ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son: ▪ Que se haga de buena fe.
La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio.
De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. ▪ Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante.
En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. ▪ Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior.
El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. ▪ Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido.
Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario.
Sobre este asunto el Tribunal ya ha sentado su posición: “(…) Antes de empezar a estudiar el tema, es importante manifestar que, el Juez Consultante deberá analizar el caso concreto tomando en cuenta que el signo solicitado AGUA PURA CRISTAYÁ (mixto) contiene las palabras AGUA PURA como explicativas (…) al ser simplemente explicativas del mismo, el titular o, en este caso, el solicitante, no adquiere derechos sobre la parte explicativa de dicho signo. En este sentido, las palabras AGUA PURA del signo solicitado no deben ser tomadas en cuenta por el juez consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir, la parte explicativa del signo debe ser excluida al momento de determinar si el signo solicitado está conformado por palabras genéricas, de uso común, descriptivas o evocativas.
Se aclara, también, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de una marca no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible oposición. (…)” (Interpretación Prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el marco del proceso 56-Ip-2010.
Fue publicada en la Gaceta Oficial No. 1871 de 31 de agosto de 2010)”[5]. En este orden de ideas, el juez consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer si el signo “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto) es un signo integrado por elementos descriptivos o si se trata de una frase explicativa de las características y cualidades de los productos que pretende distinguir.
Signos evocativos. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio alegó que “(…) para mi representada es claro que la marca concedida limita su alcance de manera exclusiva al contexto del conjunto marcario, eso es a la naturaleza mixta del signo distintivo de tal suerte que resulta imposible para su titular pretender reivindicación alguna para la expresión ‘Libre de grasas trans’, por tratarse de una evocación que puede ser utilizada por cualquiera de los demás agentes del mercado que estén en capacidad de ofrecer productos con tales características”; en tal virtud, se hará referencia al tema de los signos evocativos.
En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.[6] Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.
Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.
Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá al juez consultante determinar si el signo “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto), es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. No son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión. 3.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 4. El signo integrado por elementos descriptivos no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género.
El juez consultante, asimismo, debe establecer si el signo “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto) es un signo integrado por elementos descriptivos o si se trata de una frase explicativa de las características y cualidades de los productos que pretende distinguir, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial. 5.
En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto), es un signo evocativo de los productos de la clase 30 que pretende distinguir, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00335, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.
Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. [5] PROCESO 131-IP-2012. Marca: “FAMISANAR” (mixta).
Interpretación prejudicial de 3 de diciembre de 2012. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Ibídem.