[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 119-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 83 literales a), d) y e), y 84 de la misma normativa, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Demandante: JOHNSON & JOHNSON. Expediente interno: 7989-EG. Marca: BARRERA (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 21 de agosto de 2013, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.

Las partes. Demandante: JOHNSON & JOHNSON. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Tercero interesado: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. III. DATOS RELEVANTES. a.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, solicitó el 22 de octubre de 1999 el registro como marca del signo denominativo BARRERA, para amparar los siguientes productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para uso en la agricultura y silvicultura, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas fertilizantes”. 2.

Una vez publicados los extractos en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 417, la sociedad JOHNSON & JOHNSON presentó observación con base en su marca denominativa BARRIER, registrada en Ecuador bajo el certificado No. 551-76, para amparar los siguientes productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza: “instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios (incluidos miembros, ojos y dientes artificiales) y especialmente un tubo con tejido elástico impenetrable para cubrir las extremidades operadas durante la cirugía.” 3.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 978038 de 30 de octubre de 2000, resolvió denegar la observación presentada y conceder el registro solicitado. 4. La sociedad JOHNSON & JOHNSON presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción para impugnar el mencionado acto administrativo. 5. La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que la marca denominativa BARRIER es notoriamente conocida. Por lo tanto, se debe proteger más allá del principio de especialidad. 2. Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles. Se generaría error en cuanto al origen empresarial.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte del Procurador General del Estado. Contesta la demanda de la siguiente manera: “(…) Conforme a lo preceptuado por el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, corresponde a los representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales de las instituciones que gozan de personalidad jurídica, ejercer el patrocinio legal; siendo además, responsables en forma civil, administrativa y penal del cumplimiento de esta obligación. Por lo expuesto, corresponde al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, comparecer directamente al juicio, en defensa de los intereses de la institución que representa.

(…)”. 2. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles. No generan riesgo de confusión o de asociación. • Argumenta, que los signos en conflicto amparan productos de diferentes clases; se expenden por distintos canales. 3.

Por parte de la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. • Afirma, que los productos que amparan los signos en conflicto no tienen conexión competitiva. • Indica, que la notoriedad de la marca debe probarse. La marca denominativa BARRERA no es notoria. • El signo solicitado para registro es completamente distintivo. IV. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas a ser interpretadas. El Tribunal consultante solicitó la interpretación de los artículos 134, 136 literales a) y h), y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de los artículos 81, 82 literal a) y 95 inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Como quiera que la solicitud de registro marcario se presentó el 22 de octubre de 1999, es decir, en vigencia de la Decisión 344, no se interpretarán las normas de la Decisión 486. Se interpretarán las normas de la Decisión 344, salvo el artículo 95, ya que no es pertinente para resolver el caso particular. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

También se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: Decisión 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”; (…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…)”. VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas. C. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

D. Comparación entre signos denominativos. E. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. F. La conexión competitiva. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA ANDINA EN EL TIEMPO. El juez consultante solicitó, entre otras, la interpretación de los artículos 134, 136 literales a) y h), y 165 de la Decisión 486. La solicitud para el registro del signo BARRERA se realizó el 22 de octubre de 1999, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro marcario ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro marcario.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (…), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo BARRERA (denominativo), se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular.

B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo BARRERA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. De conformidad con lo expuesto, se puede decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial. • Determina la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004).[1] De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. • La distintividad.

La distintividad, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también le permite al titular de la marca, diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La perceptibilidad La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos.

Esta característica permite, que la marca se instale con facilidad en la mente del consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). • La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo que se va a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera, que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

El juez consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad reguladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTITNVOS. En el proceso interno se discute la registrabilidad del signo denominativo BARRERA, ya que se afirma que es confundible con la marca denominativa BARRIER; razón por la cual, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados[2] por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos BARRERA y BARRIER, razón por la cual es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el juez consultante aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos BARRERA y BARRIER. E. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. La demandante argumentó que la marca BARRIER (denominativa) es notoriamente conocida. En consecuencia, es adecuado abordar el tema de la marca notoriamente conocida y de la prueba de su notoriedad. 1.

La marca notoriamente conocida. a. Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.[3] Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”.[4] “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”.[5] La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, quien ha difundido el signo distintivo en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos; por esto, esta circunstancia requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”[6]. b. Protección. La Normativa Comunitaria, protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada.

Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas. • El principio de especialidad. Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registrada.

En consecuencia, no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios. • El principio de territorialidad. Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad.

Ya no sólo, se protegen a los signos notorios en el País miembro donde se solicita la protección, sino que, se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el “comercio subregional” y “comercio internacional sujeto a reciprocidad”? ▪ Que sea notorio en el comercio subregional.

Significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los países de la subregión. ▪ Que sea notorio en el comercio internacional, sujeto a reciprocidad. Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de la reciprocidad. 2.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado. La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.[7] ▪ El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). ▪ El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. ▪ El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. ▪ Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.

La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).

Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). c. La prueba de la notoriedad. La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

De acuerdo con el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

F. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. El signo solicitado para registro ampara los siguientes productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para uso en la agricultura y silvicultura, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas fertilizantes”. La marca denominativa BARRIER ampara los siguientes productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza: “instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios (incluidos miembros, ojos, dientes artificiales) y especialmente un tubo con tejido elástico impenetrable para cubrir las extremidades operadas durante la cirugía.” Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva.

El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de la marca denominativa BARRIER, ya que, como se dijo anteriormente, dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad. En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad[8] y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.   b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo BARRERA (denominativo), se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.

El juez consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

TERCERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, acorde con las reglas establecidas en esta providencia.

CUARTO: El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos BARRERA y BARRIER, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia; pues, basta que exista este riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

QUINTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SEXTO: El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de la marca denominativa BARRIER, ya que dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad. Como los signos en conflicto amparan productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el juez consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 7989-EG, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE (e) Ricardo Vigil Toledo Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADO MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 119-IP-2013 ----------------------- [1] Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. [2] El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor en el desarrollo doctrinal sobre la materia. Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. [3] OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002. Pág.255. [4] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Pág. 32. [5] AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial.

ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268. [6] ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. [7] Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo, “La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual”, en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. [8] Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.

(Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005).