PROCESO 125-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: WYETH (USA). Patente: “POLIMORFO CRISTALINO DE ACETATO DE BAZEDOXIFENO”.
Expediente Interno: Nº 893-2012. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 22 de mayo de 2013, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 19 de junio de 2013.
Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Las partes: Demandante: WYETH (USA). Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú. 1.
Determinación de los hechos relevantes: – El 6 de abril de 2005, WYETH (USA) presentó ante el INDECOPI, una solicitud de patente de invención para POLIMORFO CRISTALINO DE ACETATO DE BAZEDOXIFENO, reivindicando prioridad de las solicitudes extranjeras Nº 60/560, 582 y 60/660, 178 del 7 de abril de 2004 y 10 de marzo de 2005, respectivamente, en Estados Unidos de América. – Se emitió el informe técnico PCG 18-2007 en el que se concluyó que las reivindicaciones 1 a 84 y 92 a 94 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486; mientras que las reivindicaciones 85 a 91 no son patentables de acuerdo al artículo 20, literal d), de la Decisión 486 en la medida en que definen, por la forma en la que están redactadas, un método terapéutico. – El 8 de junio de 2007, WYETH dio repuesta al informe y acompañó un nuevo pliego de 86 reivindicaciones. – La autoridad examinadora volvió a emitir un informe técnico (PCG 18/2007/A) por el que se estableció que las últimas reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad mencionado. – El 11 de marzo de 2011, mediante Resolución Nº 263-2008/OIN-INDECOPI, la autoridad competente denegó la patente de invención por las razones dadas en el informe técnico. – Contra esta decisión, el 3 de abril de 2008 la empresa WYETH presentó recurso de apelación al que adjuntó un nuevo pliego de reivindicaciones.
La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI solicitó que se emita un nuevo informe técnico, el que se presentó el 2 de septiembre de 2008 (Nº VDG 07-2008) en el que se concluyó que las reivindicaciones presentadas no cumplen con el requisito de novedad o de claridad o constituyen una aplicación de las reivindicaciones anteriores por lo que no satisfacen la condición del artículo 34 de la Decisión 486.
El 7 de octubre de 2008 se dictó la Resolución Nº 2432-2008/TPI-INDECOPI por la que se confirmó la Resolución Nº 263-2008/OIN-INDECOPI. – La sociedad WYETH interpuso demanda contencioso administrativa de impugnación de resolución administrativa ante la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima con motivo en la falta de oportunidad para responder el último informe técnico.
El 19 de abril de 2010, se declaró fundada la demanda, se declararon nulas las resoluciones administrativas y se ordenó que se efectúe una nueva evaluación de los criterios tomados en cuenta para emitir el pronunciamiento en segunda instancia debiendo notificarse el informe técnico Nº VDG 07-2008 al accionante. – El INDECOPI presentó un recurso de apelación contra esta decisión. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por mayoría, confirmó la resolución apelada el 23 de septiembre de 2011. – El INDECOPI presentó recurso de casación alegando la causal de infracción normativa de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.
Agrega que, se ha interpretado de manera errónea las normas citadas, toda vez que el procedimiento de patente de invenciones no puede demorar más de 5 años de acuerdo a los TLC, además que la facultad de notificar los informes técnicos previos a la emisión de las resoluciones administrativas es facultativa, por lo tanto no se ha afectado ni vulnerado derechos relativos al debido proceso.
El INDECOPI notificó todos los informes técnicos, pero una tercera inconformidad con la patente solicitada no vulnera de modo alguno el derecho de defensa. – Recibido el expediente en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema se decidió elevar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.
Fundamentos de la demanda: La sociedad WYETH se opuso al rechazo de la solicitud de patente y señaló lo siguiente: – La Resolución Nº 2432-2008/TPI-INDECOPI deniega la patente sin que la solicitante haya podido cuestionar el informe técnico VDG07-2008 al que hace referencia la propia Resolución. Por lo tanto, se ha vulnerado el derecho al debido proceso al haber sido impedido de ejercer su derecho de defensa. – La conclusión hecha en la resolución cuestionada sobre el no cumplimiento del requisito de novedad de las reivindicaciones 1, 2, 4, 6 a 19m 21 a 29m 31 a 33, 52, 62, y 80 a 82 dado que el compuesto polimórfico (cristal) ya se encontraba descrito en los documentos D1 y D4 es incorrecta y contradictoria.
Ello es así porque la propia resolución establece que no es posible realizar una comparación entre los polimorfos de la solicitud de patente denegada y los documentos D1 y D4. Además, la carencia de novedad no se encuentra sustentada en ninguna razón de hecho y/o derecho. – La resolución también incurre en error al concluir que las reivindicaciones 5, 34 a 38, 40 a 42, 68 a 79 y 83 no cumplen con el requisito de claridad.
Criticó la prohibición de definir una patente haciendo referencia a figuras sosteniendo que ello no surge de ninguna disposición legal. Insistió en la claridad de sus reivindicaciones. – Asimismo, cuestionó la conclusión sobre el no cumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486 respecto de las reivindicaciones 3, 39, 43 a 48, 66 y 67 y señaló que la descripción de los valores de espectro infrarrojos, así como la posibilidad que las formulaciones de la invención contengan el polimorfo tipo en una proporción del 93% también se halla sustentada en la descripción de la solicitud de patente original. – Manifestó que la obtención de los cristales de la invención implicó la actividad creativa del hombre, el cual fue capaz de establecer condiciones experimentales únicas que llevaron a la consecución de estructuras moleculares totalmente desconocidas que no pudieron ser obtenidos hasta antes de la fecha de presentación de esta solicitud. 3.
Fundamentos de la contestación a la demanda: El INDECOPI contestó la demanda y manifestó lo siguiente: – La Sala Suprema al confirmar la sentencia apelada, ha interpretado erróneamente los artículos 45 y 46 de la Decisión 486. – “El legislador andino ha consignado expresamente –en el (…) referido artículo 45 de la Decisión 486- que la oficina competente solamente tiene la obligación de notificar la primera vez (…).
Ello es así pues en algún momento la Autoridad Administrativa tiene que resolver. Si estuviera obligada a notificar cada inconformidad, podría darse el caso que el procedimiento se prolongue indefinidamente si es que el solicitante insiste en presentar nuevas reivindicaciones cada vez que la Oficina tenga un informe técnico desfavorable a la solicitud de la patente”. – Por ello, al no haber notificado el Informe Técnico expedido en segunda instancia administrativa, no se contraviene el debido proceso. – “Por otro lado, el artículo 46 de la misma Decisión 486 establece que la oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos (…) por consiguiente, es potestad de la administración notificar las subsiguientes observaciones”. – Además, el procedimiento de patente de invención no puede demorar más de 5 años, de acuerdo a los TLC. – “El informe técnico no es un acto administrativo, pues sus efectos jurídicos no son externos ni directos (…).
Así las cosas, y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del Informe Técnico (acto preparatorio facultativo), su falta de notificación, no afecta el principio del debido procedimiento ni vicia en lo más mínimo el proceso administrativo sobre el cual recayó la Resolución del Tribunal del INDECOPI”. – Además, solicitó la adopción de una decisión que unifique la jurisprudencia nacional.
Ejemplificó la disparidad de soluciones invocando las apelaciones 775-2009 y 4925-2009 de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, referidos a la interpretación errónea de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, en que se ha denegado la pretensión de las empresas demandantes, contrariamente a lo sucedido en estas actuaciones.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 19 de junio de 2013. 2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá a la interpretación solicitada.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.
“Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.
(…)”. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará lo siguiente: TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE. NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS: OBLIGATORIEDAD O POTESTAD DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. Al respecto, este Tribunal de Justicia, en el Proceso 33-IP-2013, Patente: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2209, de 12 de junio de 2013, sobre el tema, ha dicho lo siguiente: “Los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 establecen que: “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
(…)”. De lo anterior, se desprende que: i) La Oficina Nacional Competente, conforme al primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.
El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto.
Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente. ii) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa”[1].
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: La Oficina Nacional Competente, conforme el primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.
El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto.
Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 125-IP-2013 ----------------------- [1] Proceso 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES”, interpretación prejudicial de 20 de marzo de 2013.