108-IP-2013 — Comunidad Andina

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 108-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; e, interpretación prejudicial de oficio de los artículos 58 literal f) y 65 de la Decisión 85; 82 de la Decisión 313; y, 95 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Marca: ESCURRIDOR ITATI (denominativa). Actor: sociedad HITACHI LTD. Proceso interno Nº. 5375-EG. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de Quito, República del Ecuador, relativa a los artículos “56, 58 literales a), b) y g), 65 inciso segundo y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el inciso tercero y último del artículo 54 del Reglamento para la aplicación de la Decisión 85; las normas contenidas en los artículos 81; 82 literal a) y h), 83) literales a) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, dentro del proceso interno Nº. 5375-EG;

El auto de 16 de julio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad HITACHI LTD.

Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Tercero interesado: señor LEONARDO RIVADENEIRA UNDA. a) Hechos. 1. El 27 de febrero de 1991, el señor LEONARDO RIVADENEIRA, solicitó el registro como marca del signo ESCURRIDOR ITATI (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº. 313 de febrero de 1991. Contra dicha solicitud, presentó observaciones la sociedad HITACHI LTD. sobre la base de sus marcas HITACHI (denominativa) registrada para distinguir productos de las Clases 7, 9, 10, 11 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza;

DISEÑO DE MARCA DE CASA HITACHI registrada para distinguir servicios de las Clases 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza; e, HITACHI DATA SYSTEMS registrada para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Por Resolución Nº. 0964627 de 7 de mayo de 1998, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, negó la observación presentada y concedió el registro del signo ESCURRIDOR ITATI (denominativo). 4.

De esta manera, la sociedad HITACHI LTD. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución Nº. 0964627. b) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad HITACHI LTD. en su escrito de demanda sostuvo los siguientes argumentos: 1. Manifiesta que presentó observación al registro del signo solicitado y que el demandado no respondió a la mencionada observación. 2.

Entre los signos en conflicto “existen semejanzas en los aspectos gramatical, visual, auditivo y fonético, que definitivamente pueden inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas”. 3. “La marca HITACHI es famosa, notoriamente conocida, tanto en el Ecuador como en el resto del mundo, debido a su originalidad, actividad, publicidad, constante esfuerzo comercial e inversión económica de su propietaria HITACHI LTD.

(…)”. c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda manifestando: “Niego pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Me ratifico en la resolución materia de la impugnación, pues la denominación solicitada no afecta derechos de terceros, por lo tanto no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones del art. 83 literal a) de la Decisión 344 (…) además reúne los requisitos de distintividad exigidos por el Art. 81 de la antes citada decisión (sic) 344.

El acto administrativo impugnado guarda conformidad con lo dispuesto en el Art. 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto es válido y legal”. El Director de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado contestó la demanda señalando domicilio procesal para efectos de vigilancia. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contestó la demanda diciendo: 1.

“Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”. 2. “Me ratifico en la Resolución No. 0964627, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. 3. “Al momento de dictar sentencia sírvanse acoger mis excepciones y rechazar la demanda”. d) Terceros interesados. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado señor Leonardo Rivadeneira.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos “56, 58 literales a), b) y g), 65 inciso segundo y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el inciso tercero y último del artículo 54 del Reglamento para la aplicación de la Decisión 85; las normas contenidas en los artículos 81; 82 literal a) y h), 83) literales a) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro del signo ESCURRIDOR ITATI (denominativo) fue el 27 de febrero de 1991 en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 56 y 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 58 literal f) y 65 de la citada Decisión 85; el artículo 95 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión 344; y, Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“(…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. (…)”.

Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. (…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

(…) Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualqu8er persona podrá oponerse al registro de la marca.

( )”. Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 82.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada. (…)”. Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. (…)”. 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo ESCURRIDOR ITATI (denominativo) fue presentada el 27 de febrero de 1991, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2.

La marca y los requisitos para su registro Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y en su caso los adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular, al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Los requisitos básicos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, conllevan las siguientes características: La novedad, o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a que no haya sido utilizado anteriormente, sino a que sea original en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios.

Este requisito ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad. El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas ( ) y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio”. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una palabra, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de cada uno de ellos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores. Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los adquiera. Es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo ESCURRIDOR ITATI (denominativo) reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes gráfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario En virtud a la posibilidad de riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro ESCURRIDOR ITATI (denominativo) y los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición HITACHI (denominativo), DISEÑO DE MARCA DE CASA HITACHI (denominativa) e HITACHI DATA SYSTEMS (denominativa) el Tribunal procede a analizar el tema.

El artículo 58 de la Decisión 85 contempla en forma conjunta tanto las prohibiciones absolutas como las relativas que impiden la registrabilidad de un signo como marca. Al respecto, la prohibición contenida en el artículo 58 literal f) de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registre como marca todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclátor.

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido de que “La prohibición del registro de signos confundibles ( ) protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado”.

(Proceso 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996). Se puede desprender, en consecuencia, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

En la referida Decisión la confusión se da en relación a la clase del nomenclátor a la que pertenecen los productos o los servicios, en sentido de que si éstos, distinguidos por una marca, pertenecen a la clase de los que pretende amparar un signo solicitado para registro, podría darse el riesgo de confusión y no así si tales productos o servicios pertenecen a clases diferentes.

Este criterio, sin embargo, ya no se mantiene en las posteriores Decisiones. Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que “( ) la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. (Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la G.O.A.C. N° 163 de 12 de septiembre de 1994). Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.

La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso de confusión, ésta se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios. Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común. Con relación a la determinación de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro”.

(Proceso 76-IP-2004, aprobado el 4 de agosto de 2004, marca: ZERIT, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). Y respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Finalmente, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa, que en el caso de las disposiciones referidas a la Decisión 85, aluden a la misma clase del nomenclator.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica. 4. Clases de marcas.

Comparación entre signos denominativos. El Tribunal abordará el tema, en virtud a que los signos en conflicto son denominativos. Además se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo solicitado a registro y de dos de los signos opositores. Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Comparación entre signos denominativos. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 4. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba en el ámbito de la Decisión 85.

En el presente caso, se interpreta el tema, en razón a que el demandante manifiesta que su marca HITACHI es notoriamente conocida. La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Con referencia a lo previsto en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 se otorga una protección especial a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar sea confundible con otras notoriamente conocidas en el País Miembro o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares. Como se ve, no hace distingo sobre la clase de producto o de servicio a la que pertenece la marca.

En este caso el Tribunal ha sostenido “(…) a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional (…) por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1147 del 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Si bien en la Decisión 85, no hay disposición alguna sobre la prueba de la marca notoria, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, considera que la notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus y al respecto ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 231 de 17 de octubre 1996). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 961 del 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).

En el caso en que no se pruebe la notoriedad alegada, el juez consultante deberá analizar la conexión competitiva. 5. Conexión competitiva. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 21 y la demandante manifiesta que su marca HITACHI (denominativa) distingue productos de las Clases 7, 9, 10, 11 y 12; que su marca DISEÑO DE MARCA DE CASA HITACHI (denominativa) distingue servicios de las Clases 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 y, que su marca HITACHI DATA SYSTEMS (denominativa) distingue productos de la Clase 9.

Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09- IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº. 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a servicios. En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. De no probarse la notoriedad de la marca, el Juez deberá analizar la conexión competitiva entre los productos y servicios de los signos en conflicto. 6.

De las observaciones: legitimación y procedimiento en el marco de las Decisión 85, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En el caso concreto la solicitud de registro del signo ESCURRIDOR ITATI (denominativo) fue presentada el 27 de febrero de 1991 en vigencia de la Decisión 85, la publicación en la Gaceta Oficial fue en febrero de 1991 también en vigencia de la Decisión 85 y las observaciones fueron presentadas en vigencia de la Decisión 313.

Tanto las observaciones como la concesión del registro del signo fueron resueltas en vigencia de la Decisión 344. Por lo tanto corresponde analizar la Decisión 85, norma sustancial vigente, para determinar los requisitos para la presentación de la solicitud de registro de un signo y para el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad; la Decisión 313 norma vigente al momento de la presentación de las observaciones y la Decisión 344 norma procedimental vigente al momento de resolver dichas observaciones.

La Decisión 85 contemplaba un procedimiento de oposiciones realizado por la misma oficina nacional competente, en el que dicha oficina al momento de la presentación de la solicitud si consideraba que no se habían cumplido con los requisitos exigidos por la misma Decisión 85 o no se habían acompañado los documentos previstos, podía solicitar al peticionario que, en el término de 60 días hábiles, realice las correcciones pertinentes, sin que esto perjudique la prioridad adquirida.

Si la solicitud no fue observada por la oficina nacional competente o fue debidamente complementada se procedía a su publicación. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación cualquier persona podría oponerse al registro de marca. En el caso de presentarse dichas oposiciones la oficina nacional competente las tramitaría con base en la legislación interna del respectivo País Miembro; en el caso de que no se presentaren dichas oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado correspondiente.

En la Decisión 313 el procedimiento es muy similar, la oficina nacional competente, dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, estudiaba si ésta cumplía con los requisitos formales. Si no cumplía concedía al peticionario un plazo de 30 días hábiles prorrogables por una sola vez para que subsane las irregularidades, sin perjuicio de que no se pierda la prioridad.

Si las irregularidades no eran subsanadas la solicitud era rechazada. Una vez que la solicitud cumplía con los requisitos formales era publicada en la Gaceta Oficial, a partir de dicho momento se computaban 30 días para que las personas que tenían un interés legítimo puedan presentar observaciones. En su artículo 83 literal b) específicamente se señala que se rechazará la observación “Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa”.

Finalmente, en la Decisión 344, la oficina nacional competente examina dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud si esta cumple con los requisitos formales exigidos por la misma Decisión. Si la solicitud no cumple con los requisitos la oficina nacional competente otorga al solicitante 60 días hábiles para su regularización, si no fuese regularizada la solicitud será considerada abandonada y perderá su prelación. Si la publicación cumple con los requisitos o los regulariza la oficina nacional competente ordenará su publicación en la Gaceta Oficial.

Una vez realizada la publicación quien tenga interés legítimo podrá presentar oposiciones. Presentadas o no las oposiciones la oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o denegar el registro solicitado. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

Con estos antecedentes, el Juez consultante debe tener presente que las observaciones se presentaron en vigencia de la Decisión 313 y se resolvieron en vigencia de la Decisión 344. Sin embargo para determinar la legitimación de las observantes deberá retrotraerse al momento de la presentación de la primera solicitud, Decisión 85, y determinar la prioridad que ésta tenía respecto a las observaciones presentadas con base en solicitudes posteriores.

Sobre el momento de la presentación de las observaciones presentadas en vigencia de la Decisión 313, con base a la publicación del extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial realizada en vigencia de la Decisión 85, se entiende que éstas también debían haber respetado la norma sustancial vigente al momento de la solicitud del primer registro.

Lo mismo sucede con los actos administrativos que resolvieron las observaciones, pues si bien en lo que se refiere a materia procedimental se deberá aplicar la Decisión 344, esta aplicación siempre será basándose en la norma sustancial. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro.

En el presente caso, la solicitud de registro del signo ESCURRIDOR ITATI (denominativo) fue presentada el 27 de febrero de 1991, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, ésta es la norma aplicable en todo lo referente al cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. La solicitud de registro del signo ESCURRIDOR ITATI (denominativo) fue presentada el 27 de febrero de 1991 en vigencia de la Decisión 85, la publicación en la Gaceta Oficial fue en febrero de 1991 también en vigencia de la Decisión 85 y las observaciones fueron presentadas en vigencia de la Decisión 313.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

Basta que exista riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

SEXTO: Conforme a lo previsto en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 que otorga una protección especial a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar sea confundible con otras notoriamente conocidas en el País Miembro o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares. Quien alega la notoriedad de un signo debe probarla.

Además, de no probarse la notoriedad de la marca, el Juez deberá analizar la conexión competitiva entre los productos y servicios en conflicto.

SÉPTIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos y servicios, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

OCTAVO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos. La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 5375-EG, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- Proceso 108-IP-2013