[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 172-IP-2013 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155 literal d), 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, de la República del Ecuador.

Expediente interno: Nº 517-11-2-1. Demandante: ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS. Asunto: Infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, de la República del Ecuador.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 11 de septiembre de 2013, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.

Las partes. Demandante: ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS. Demandada: CHASE INTERNACIONAL S.A. 1. Determinación de los hechos relevantes: – El 21 de julio de 2009, el señor ORDÓÑEZ presentó ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (“IEPI”) solicitud de registro de la marca “SAN XIAO” (denominativa) para distinguir “cepillos dentales” de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma que se publicó en la Gaceta de Propiedad Intelectual Nº 534. – El 17 de febrero de 2010, mediante Resolución Nº 8309937, se concedió el registro solicitado. – El demandante inicia un proceso de medidas cautelares ante el Juez Séptimo de lo Civil del Guayas, por lo que mediante sentencia se condenó a la empresa demandada por el uso indebido de la marca registrada. – El 1 de julio de 2011, el señor ORDÓÑEZ presentó Demanda Principal ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del Guayas alegando que el demandado de manera permanente viene comercializando un producto denominado “SANXIAU” para identificar cepillos dentales. – El 25 de octubre de 2011, CHASE INTERNACIONAL S.A. contestó la demanda, manifestando que se la declare infundada, toda vez que CHASE INTERNACIONAL S.A. es sólo intermediaria entre fabricantes y exportadores con los importadores en Ecuador, por lo que no vende ni comercializa dichos productos. – El 28 de noviembre de 2011, el señor ORDÓÑEZ pidió audiencia de conciliación, la cual se celebró el 14 de diciembre de 2011, sin que compareciera la demandada. – El 22 de diciembre de 2011, el señor ORDÓÑEZ solicitó diligencias probatorias y que se adjuntaran los documentos que presentó que obran como prueba a su favor de la violación de la marca de su propiedad que ha falsificado la demandada. – El 23 de diciembre de 2011, CHASE INTERNACIONAL S.A. presentó ante el Tribunal Distrital Nº 2 sus pruebas y solicitó que el señor ORDÓÑEZ presentara los documentos tributarios que justificaran el cumplimiento del pago del impuesto al Servicio Nacional de Aduanas, como le corresponde a los importadores. – El 29 de mayo de 2012, el señor ORDÓÑEZ solicitó que el Tribunal Distrital Nº 2 solicitara interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.

Fundamentos de la demanda: El demandante ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS manifestó lo siguiente: – El titular de una marca goza del derecho de actuar en contra de cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento. Entre las atribuciones que consagra la Ley, está la facultad del titular para ejercer la oponibilidad contra terceros por utilizar sin su permiso un signo idéntico o incluso semejante a la marca registrada. – El demandado se encuentra comercializando de manera permanente un producto denominado “SANXIAU” para identificar cepillos dentales sin que el IEPI le haya otorgado registro de marca para su comercialización, causando un perjuicio directo a la distintividad de la marca “SAN XIAO”, y a sabiendas que viola el derecho del demandante de propiedad intelectual. – Es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. – Se debe tomar en cuenta que el mismo demandado señala de manera expresa haber vendido el producto SANXIAO sin autorización expresa del importador. – La única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, es constitutivo y no declarativo de tal derecho.

No importa que la empresa demandada haya usado ese mismo signo con anterioridad al registro. – Solicita que se ordene: 1) el cese inmediato y definitivo de los actos ilícitos de competencia desleal, es decir, la comercialización de productos denominados SANXIAU o ADJ SANXIAO, 2) el comiso definitivo de todos los ejemplares del producto SANXIAU o ADJ SANXIAO, 3) el comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a la mercadería “SANXIAU o ADJ SANXIAO”, 4) la prohibición definitiva de la importación de la mercadería “CEPILLOS DENTALES” denominada “SANXIAU o ADJ SANXIAO”, para lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual se oficie a los administradores de Aduana a fin de impedir el ingreso de la mencionada mercadería, 5) indemnización de daños y perjuicios incluyendo los costos procesales, gastos y honorarios profesionales incurridos por el actor con la presente controversia, y 6) la reparación del daño causado al poder distintivo de la marca “SANXIAO” en virtud de las ventas y publicidad efectuadas por el demandado. 3.

Fundamentos de la contestación a la demanda: El demandado CHASE INTERNACIONAL S.A. contestó la demanda alegando que: – La acción interpuesta por el señor ORDÓÑEZ no tiene ningún fundamento real, debido a que CHASE INTERNACIONAL S.A. ha sido sólo intermediaria entre fabricantes y exportadores con los importadores en Ecuador, entre ellos los señores ORDÓÑEZ y Aurelio Ordóñez Pinos, para quienes, CHASE INTERNACIONAL S.A. hasta el año 2010 importaba el producto conocido bajo la marca registrada “SANXIAO” de hasta ese entonces de propiedad exclusiva de los fabricantes. – CHASE INTERNACIONAL S.A. no es la única intermediaria entre exportadores, fabricantes e importadores locales ni el único en el mundo que vende a los importadores en Ecuador; además debería considerar que no es necesario que el intermediario sea propietario de la marca que comercializa, ya que éstas son vendidas a los propietarios de las mismas aquí en Ecuador, como consecuencia de la intermediación efectuada con los fabricantes o exportadores del producto en el extranjero, que en ocasiones son también titulares de dichas marcas. – CHASE INTERNACIONAL S.A. nunca ha comercializado marcas similares como las denominadas: “SANXIAU” y “ADJ SANXIAO”. – En el transcurso del mes de agosto del año 2010, el señor ORDÓÑEZ mantuvo, en su almacén, una conversación con el señor NARESH SHEWAKRAM PRITMANI, accionista de CHASE INTERNACIONAL S.A., en la cual nos entregó copias de algunos títulos de marcas registradas por él, entre las cuales se encontraba la marca “SANXIAO”, sin embargo el último pedido realizado de esa marca ya se había efectuado el 29 de enero de 2010 a solicitud del señor Aurelio Ordóñez Pinos, y fue embarcado el 04 de septiembre de 2010. – Lo expuesto en el párrafo anterior por ninguna circunstancia admite que CHASE INTERNACIONAL S.A. ha comercializado de manera desleal la marca “SANXIAO” o marcas similares como “SANXIAU” y “ADJ SANXIAO”, lo único que se reconoce y aclara es que una vez que tuvimos conocimiento de los registros que efectuó el señor ORDÓÑEZ y que lógicamente al ya no ser ya sus intermediarios con los fabricantes de la marca “SANXIAO”, no había razón para seguir importando ese producto.

Antes de la reunión mencionada no teníamos por qué tener conocimiento de los registros que, sobre esa marca, estaba efectuando el señor ORDÓÑEZ, ya que tampoco el fabricante, que es propietario de esa marca en el extranjero, nos ha comunicado la representación, cesión o cualquier derecho de exclusividad que haya efectuado sobre esa marca. – CHASE INTERNACIONAL S.A., mucho antes del inicio de las acciones interpuestas por el señor ORDÓÑEZ, ya no comercializaba el producto de marca “SAN XIAO”.

Nunca ha vendido productos similares denominados “SANXIAU” y “ADJ SANXIAO”. – Se ha lesionado el nombre de las compañías CHASE INTERNACIONAL S.A. ECUADOR y CHASE INTERNACIONAL EXPORTS LTD., debido a que ésta no ha incurrido en ninguna de las infracciones previstas en los arts. 217, 284 y 285, en consecuencia no se ha lesionado ningún derecho del señor ORDÓÑEZ, siendo de tal manera improcedente la solicitud de declaratoria de cometimiento de tales acciones y de imposición de las sanciones previstas en el art. 247 de la Ley de Propiedad Intelectual, las mismas que serían inejecutables ante la inexistencia de los supuestos actos ilícitos de comercialización de los productos del demandante.

III. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. IV. Normas a ser interpretadas. El Juez Consultante no solicita la interpretación prejudicial de norma alguna pero se hace referencia a las normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso, éstas son: los artículos 155 y 241 de la Decisión 486.

Se interpretarán de oficio, pero se limitará el artículo 155 a su literal d). Además se interpretarán los artículos: 154, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Decisión 486 “(…) Artículo 154 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

Artículo 155 “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”; (…) Artículo 238 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

(…) Artículo 241 El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. (…) Artículo 243 Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244 La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Artículo 245 Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246 Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247 Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (…) Artículo 249 Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

(…) Artículo 258 “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” Artículo 259 “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

(…)”. A. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS. DISTINCIÓN CON LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL. En el presente caso, el demandante ALEJANDRO ORDOÑEZ PINOS manifestó ser el titular de la marca SAN XIAO (denominativa), por lo que goza del derecho de actuar en contra de cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento.

Entre las atribuciones que consagra la Ley, está la facultad del titular para ejercer la oponibilidad contra terceros por utilizar sin su permiso un signo idéntico o incluso semejante a la marca registrada. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011. Caso: “COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2053, de 22 de mayo de 1012. “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: • Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. • Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

El Juez Consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, tendiendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite. La acción de infracción de derechos.

Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

(párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.

Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP- 2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. 3.

Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: • Impedir la comisión de la infracción. • Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. • Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. • Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. • Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y prejuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1588, de 20 de febrero de 2008;). 7.

Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: • Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. • El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

(…)”. B. confundibilidad marcaria en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. REGLAS DE COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, el demandante ALEJANDRO ORDÓÑEZ registró la marca “SAN XIAO” (denominativa) para distinguir “cepillos dentales” de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. El 1 de julio de 2011, el señor ORDOÑEZ presentó Demanda Principal ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del Guayas alegando que el demandado de manera permanente viene comercializando un producto denominado “SANXIAU” para identificar cepillos dentales.

Para lo anterior, la corte consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los signos denominativos en conflicto, es decir, el registrado como marca y el utilizado en el mercado, de conformidad con los siguientes parámetros: Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. En este orden de ideas, la corte consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto, y de esta manera poder establecer si la sociedad demandada CHASE INTERNACIONAL S.A. ha cometido una infracción del derecho marcario, de conformidad con lo establecido en el artículo155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN. Para resolver la consulta presentada, primero se delimitará el ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, posteriormente se analizarán los grupos de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y, por último, se determinará la competencia desleal por confusión con una marca registrada.

Dentro del Proceso 145-IP-2011, ya citado, este Tribunal señaló lo siguiente: “(…) 1. Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial.

Lo primero que se advierte es que las anteriores disposiciones se encuentran contenidas en el Título XIV “de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, de donde se desprende que la normativa comunitaria regula la competencia desleal que se encuentre vinculada a la propiedad industrial. Teniendo como propiedad industrial aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, signos distintivos, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial; por tal motivo la Decisión 486 dedica el Titulo XIV a dicha figura.[1] De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria.

Regula, entonces, los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y los mecanismos de protección. 2. Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: • Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. • En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N° 38-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999. Caso: “Régimen de registros y licencias, el control de calidad, así como el régimen de vigilancia sanitaria de medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y toroso productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia”).

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe comercial”. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones." [2] “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios". [3] De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”.[4] El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: • Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. • Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. • Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal: “1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 1. Que el acto o la actividad sea indebido. 2.

Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción".” (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008.

Marca: “AMERICA TELECOM”). El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, presenta de las siguientes características: No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005.

Proceso N° 116-IP-2004, Caso: ‘ACCIÓN POR PRESUNTA INFRACCIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA “CALCIORAL”’, publicada en la Gaceta Oficial N° 1172, de 7 de marzo de 2005). • La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. • Para catalogar un acto como desleal, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado.

Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: ”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso N° 116-IP- 2004.

Ibídem). En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.[5] El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. 2.

La competencia desleal por confusión con una marca registrada. Uno de los objetivos estructurales y transversales de la normativa de propiedad industrial es el de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, se trata de evitar, por un lado, que los productos y servicios ofertados por un empresario determinado se confundan con otros y, por otro, que los consumidores no caigan en error al adquirir dichos productos o servicios.

La utilización no consentida de una marca puede estar dirigida a generar confusión en relación con los productos y servicios que un competidor oferta en el mercado. Si se utiliza una marca confundible con la intención clara de perpetrar un acto de confusión para dañar a un competidor, estaríamos en el campo de la competencia desleal. (…)”.

D. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. DE LOS CRITERIOS A TOMARSE EN CUENTA EN EL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. El tema de las medidas cautelares y los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios fue solicitado por la parte demandante, por lo tanto el Tribunal remite el tema a lo manifestado en el punto 1 en lo referente a la acción de infracción de derechos.

Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar, en relación a cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos marcarios.

Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257.

En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares, que tienen como objeto, proteger los derechos de la propiedad industrial, mientras se da trámite a la acción. Van desde, el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados.

CUARTO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.

Las medidas cautelares podrán ser solicitadas por quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción, lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación.

QUINTO: El artículo 243 de la Decisión 486, enumera de manera no taxativa, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios. Determinándose que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación y dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 172-IP-2013 ----------------------- [1] El numeral 2 del artículo 1 del Convenio de París, estipula: “2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.” [2] JAECKEL KOVAKS, Jorge.

“APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 [3] NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316 " [4] GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47. [5] “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”.

“Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición.