PROCESO 193-IP-2013 — Comunidad Andina

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 193-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 9 y cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 172 de la misma Decisión. Actor: Sociedad CORPORACIÓN HABANOS S.A. Marca: “COHIBA” y logotipo.

Expediente Interno N° 10660-2012. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de trece (13) de noviembre de 2013. 1.

Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es: la sociedad CORPORACIÓN HABANOS S.A. La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) de la República del Perú. 2. Actos demandados La sociedad CORPORACIÓN HABANOS SOCIEDAD ANÓNIMA solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 286-2006/TPI-INDECOPI de 2 de marzo de 2006 de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 9710-2005/OSD-INDECOPI de 27 de julio de 2005 que declaró nulo el registro de la marca “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos comprendidos en la Clase No. 25 de la Clasificación Internacional a favor de la sociedad Empresa Cubana del Tabaco. 3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 27 de diciembre de 2000, la sociedad Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco, solicitó ante el INDECOPI el registro del signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 11 de junio de 2001, a través de la Resolución Nº 6106-2001/OSD- INDECOPI se concede el registro mencionado, en el proceso administrativo no se presentaron oposiciones. - El 11 de junio de 2003, la Oficina de Signos Distintivos dispuso se inicie de oficio la nulidad del registro de la marca “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio (certificado Nº 72264), otorgado a favor de la Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco, quien luego se lo transfirió a Corporación Habanos S.A. Manifestó que la marca se ha otorgado sin considerar las solicitudes de registro de los signos “COHIBA” y la representación de la cabeza de una mujer de perfil.

Indicó que dichas solicitudes ostentaban el derecho de prelación en virtud de que reivindicaban prioridad por las solicitudes presentadas en Hungría, el 15 de septiembre de 2000. - El 15 de septiembre de 2003, la Corporación Habanos S.A. (Cuba) absolvió el traslado de la nulidad. Manifestó lo siguiente: i) Su marca COHIBA y logotipo de cabeza de indio goza de protección en diferentes países del mundo (entre ellos Venezuela y México).

Además, se encuentra protegido por derechos de autor. ii) La notoriedad de su marca y que ha originado múltiples intentos de registro por parte de terceros. iii) Las marcas “COHIBA Y FIGURA DE CABEZA DE MUJER” –sustento de la nulidad- han sido solicitadas de mala fe por parte de New Yorker Kereskedelmi KFT. iv) En virtud de la mala fe de New Yorker Kereskedelmi KFT, ésta ha perdido su derecho de prelación sustentados en las reivindicaciones de prioridad extranjera. - El 27 de julio de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 9710-2005/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la acción de nulidad y, en consecuencia, nulo el registro de la marca “COHIBA Y LOGOTIPO DE CABEZA DE INDIO”.

Consideró lo siguiente: La materia controvertida está delimitada únicamente por el mejor derecho que ostentan las solicitudes de registro de los signos “COHIBA” Y LA FIGURA DE LA CABEZA DE UNA MUJER DE PERFIL, en razón de las solicitudes cuyas prioridades se reivindican. Los argumentos de la emplazada destinada a acreditar la notoriedad de la marca COHIBA y logotipo de cabeza de indio, así como la mala fe de la empresa New Yorker Kereskedelmi KFT, al ser ajenos al argumento señalado, no serán evaluados en la presente resolución. New Yorker Kereskedelmi KFT, reivindica prioridad sobre la base de sus solicitudes presentadas en Hungría. Dicha empresa ha cumplido con los requisitos del artículo 4 del Convenio de París, por lo que se tiene como fecha de presentación el 15 de septiembre de 2000, por tanto, tienen prelación respecto de la solicitud de la marca objeto de nulidad. - El 24 de agosto de 2005, la sociedad Corporación Habanos S.A. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

Agregó que las solicitudes presentadas en Hungría han sido canceladas. - El 2 de marzo de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 286-2006/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 9710-2005/OSD-INDECOPI de 27 de julio de 2005. - El 16 de junio de 2006, la sociedad Corporación Habanos S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, en contra de la Resolución mencionada. - El 30 de junio de 2010, la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, emitió la Resolución No. Cuarenta y tres por medio de la cual declaró fundada la demanda propuesta. - El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución No. Cuarenta y tres de 30 de junio de 2010.

Argumentó que: “La Sentencia apelada causa agravio a nuestra parte debido a que, el A- Quo ha interpretado incorrectamente los alcances del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, retrotrayendo los efectos de las nulidades de marcas de manera irrestricta, afectando en su aplicación retroactiva el deber que la Autoridad posee para hacer valer el principio de prioridad registral”. - El 3 de septiembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada. - El 12 de noviembre de 2012, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 3 de septiembre de 2012.

Basa su recurso en lo siguiente: a) por afectación del debido proceso e inaplicación del principio de congruencia procesal contenido en los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6 y 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; y el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado; b) por incorrecta interpretación de una norma de derecho material: cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión Nº 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial; y, c) por inaplicación de dos normas de derecho material: artículo 9 de la Decisión Nº 486 y el artículo 4, Sección A.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. - El 27 de mayo de 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 10660-2012 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la causal de infracción normativa de la siguiente manera: “a) por afectación del debido proceso e inaplicación del principio de congruencia procesal contenido en los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6 y 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; y el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado; b) por incorrecta interpretación de una norma de derecho material: cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión Nº 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial; y, c) por inaplicación de dos normas de derecho material: artículo 9 de la Decisión Nº 486 y el artículo 4, Sección A.3) del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial”. - El 4 de octubre de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 0284-2013-SCSP/CS, solicita la interpretación prejudicial del artículo 9 y párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad CORPORACIÓN HABANOS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) el Tribunal (…) solamente verifica que la empresa KFT reivindicó prioridad de solicitud de Hungría de fecha 15 de septiembre de 2000, más omite verificar que ésta (sic) prioridad era objeto de invalidación en su país de procedencia, Hungría, y más grave aún, omite siquiera mencionar que HABANOS S.A. había formulado oposición a las solicitudes (…) de KFT”. - “Los artículos 9 y 10 de la Decisión 486 establecen la posibilidad de reivindicar prioridad extranjera en la solicitud de una marca, para lo cual la solicitud extranjera cuya prioridad se reivindica debe haber sido VÁLIDAMENTE ADMITIDA A TRÁMITE”. - “En el presente caso, la empresa KFT solicitó las marcas COHIBA (denominativa) y FIGURA DE LA CABEZA DE UNA MUJER DE PERFIL (figurativa) con fecha 23 de febrero de 2001 (…) reivindicando la prioridad de las solicitudes (…) que fueron presentadas por KFT en Hungría, el 15 de setiembre de 2000, por lo que la empresa KFT crea una ‘apariencia de derecho de prioridad’, que no le asiste en realidad, porque las solicitudes de Hungría, cuya ‘prioridad aparente’ reivindica, han sido declaradas NULAS, pues la Oficina Húngara de Patentes aprobó la cancelación de las marcas CON EFECTO RETROACTIVO A SU SOLICITUD, es decir, jurídicamente las solicitudes (…) de Hungría, nunca existieron y tampoco han producido efectos jurídicos”. - “Las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos confrontados, evidencia el riesgo de confusión entre los signos, más aún, si tenemos en cuenta que los signos solicitados por KFT y la marca registrada por HABANOS S.A. distinguen los mismos productos de la clase 25 de la N.O., por lo que su coexistencia en el registro y en el mercado induciría a error al consumidor”. - “(…) dado que los signos solicitados por la firma NEW YORKER KERESKEDELMI KFT ‘COHIBA’ y ‘FIGURA DE CABEZA DE INDIO’, constituyen ambas REPRODUCCIÓNES de las marcas registradas a favor de nuestra representada, y que incluso se encuentra protegido por derechos de autor, no puede atribuirse a la causalidad milagrosa la solicitud presentada, sino que la firma NEW YORKER KERESKEDELMI KFT ha tenido delante de sí las marcas ‘COHIBA’ y ‘FIGURA DE CAEZA DE INDIO’, por lo que dicha firma al momento de presentar las solicitudes de registro de las marcas ‘COHIBA’ y ‘FIGURA DE CABEZA DE INDIO’, carecía de la buena fe comercial necesaria para el registro; lo que determina la pérdida de su derecho de prelación en virtud de las reivindicaciones de prioridad extranjera”. c) Contestación a la demanda El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “En el presente caso, KFT presentó dos solicitudes de registro de marcas en el Perú, en las que invocó prioridad extranjera respecto de dos solicitudes presentadas en Hungría. Como quiera que la fecha de presentación en Hungría era de fecha anterior a la solicitud de registro presentada por HABANOS S.A. en el Perú, existía un derecho anterior y mejor a favor de KFT, el cual impedía per se constituía como un impedimento al registro de la marca solicitada por HABANOS S.A.”. - “(…) Primero, HABANOS S.A. solicitó el 27 de diciembre del 2000, el registro de la marca COHIBA y figura de rostro de mujer.

Luego, con (sic) 23 de febrero del 2001, KFT solicitó el registro de las marcas COHIBA y la marca de un rostro de mujer, reivindicando Prioridad extranjera por las solicitudes presentadas en Hungría. La fecha de la Prioridad era el 15 de setiembre del 2000. Como se puede advertir, KFT contaba con un derecho anterior al derecho de HABANOS S.A., en virtud de la prioridad extranjera que reivindicaba, de tal forma que las solicitudes de KFT debieron haber sido resueltas primero; sin embargo la Oficina cometió un error insalvable, al resolver antes la solicitud de HABANOS S.A., otorgándole el registro, sin considerar que KFT contaba con un derecho anterior.

Una vez otorgado el registro en materia, la OFICINA se percató tardíamente del vicio incurrido y procedió de inmediato –conforme se encuentra obligada por Ley- a iniciar la Nulidad del registro mal concedido”. - “(…) la Oficina en estricto cumplimiento de los artículo (sic) 172 y 136 literal a) procedió a anular el certificado de registro de la marca COHIBA y figura, por haber sido concedido sin tomar en cuenta la prohibición antes aludida”. - “(…) se debe proceder en el presente caso, donde no por el hecho de que las solicitudes de registro presentadas por FKT (sic) hayan sido denegadas años después, se enervó el hecho fundamental de que al momento de expedirse el acto administrativo que otorgó el registro de la marca COHIBA y figura a favor de HABANOS S.A., se incurrió en un vicio insalvable que ameritaba la nulidad de dicho registro”.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 13 de noviembre de 2013. 2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 9 y párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio cuya nulidad de oficio se tramita fue presentada el 27 de diciembre de 2000, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio la normativa sustancial aplicable, esto es, los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la citada Decisión. El artículo 172 se interpretará en su integridad.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “DE LA REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia.

El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo.

En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.

(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

(…)”. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y elementos constitutivos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación; - Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos; - Clases de signos: comparación entre signos mixtos; - Examen de registrabilidad de oficio.

Derecho de prioridad (se analizará la prioridad de un registro marcario extrarregional en virtud del Convenio de París y se hará una referencia al principio de primacía del Derecho Comunitario sobre el Internacional del País Miembro); - La nulidad de un registro marcario. Aplicación del cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 (análisis de causales que han dejado de existir al momento de resolver).

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Tomando en cuenta que la sociedad Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco, solicitó ante el INDECOPI el registro del signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y que el INDECOPI concedió el registro mencionado, registro que luego, solicitó que se declare la nulidad; deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza Tomando en cuenta que la sociedad Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco, solicitó ante el INDECOPI el registro del signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud cuyo registro fue concedido y que posteriormente el mismo Instituto solicitó que se declare su nulidad ya que consideró que la marca se ha otorgado sin considerar las solicitudes de registro de los signos “COHIBA” y la representación de la cabeza de una mujer de perfil.

Indicó que dichas solicitudes ostentaban el derecho de prelación en virtud de que reivindicaban prioridad por las solicitudes presentadas en Hungría, el 15 de septiembre de 2000; se hará referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[1] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.[2] Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[3] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[4] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.[5] En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[6]

4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[7] El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:[8] “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”[9], [10].

5. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.[11] El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.[12] En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y que son las que se enuncian a continuación: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [13] Si, por otro lado, en la marca predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN. En el presente proceso, en primer lugar, se revisarán los temas de examen de registrabilidad y debida motivación, debido a que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro presentada por la sociedad Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco del signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

En segundo lugar, se hará referencia al derecho de prioridad de un registro marcario extrarregional –obtenido en Hungría- en virtud de la aplicación del Convenio de París. Examen de registrabilidad. Tomando en cuenta que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro presentada por la sociedad Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco del signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad y debida motivación”.

En cuanto al examen de registrabilidad que ha debido realizar la Oficina Nacional Competente, el artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la Oficina Nacional Competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas.

La Oficina Nacional Competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” [14] Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[15] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”[16].

Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro Marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Debida motivación. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. [17] En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Derecho de prioridad. En el presente proceso, el INDECOPI afirma que “(…) Primero, HABANOS S.A. solicitó el 27 de diciembre del 2000, el registro de la marca COHIBA y figura de rostro de mujer. Luego, con (sic) 23 de febrero del 2001, KFT solicitó el registro de las marcas COHIBA y la marca de un rostro de mujer, reivindicando Prioridad extranjera por las solicitudes presentadas en Hungría. La fecha de la Prioridad era el 15 de setiembre del 2000.

Como se puede advertir, KFT contaba con un derecho anterior al derecho de HABANOS S.A., en virtud de la prioridad extranjera que reivindicaba, de tal forma que las solicitudes de KFT debieron haber sido resueltas primero; sin embargo la Oficina cometió un error insalvable, al resolver antes la solicitud de HABANOS S.A., otorgándole el registro, sin considerar que KFT contaba con un derecho anterior.

Una vez otorgado el registro en materia, la OFICINA se percató tardíamente del vicio incurrido y procedió de inmediato –conforme se encuentra obligada por Ley- a iniciar la Nulidad del registro mal concedido”; en tal virtud, deviene necesario hacer referencia al derecho de prioridad marcario. En virtud del derecho de prioridad, el Tribunal ha manifestado que: “Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de observaciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure).

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

Se advierte, que el derecho de prioridad marcaria interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo País Miembro.

Si se llegara a conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a que la administración actuara por conveniencia y en contravía de derechos de terceros de buena fe. El Tribunal ha manifestado “Una de las excepciones de la “prioridad marcaria interna o territorial”, es la denominada “prioridad andina e internacional”.

PROCESO 25-IP-2010. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2010. Signo: HAT IN LIFE SIMBOLO (mixto). Es pertinente advertir que la prioridad marcaria se encuentra regulada expresamente en el ámbito subregional; sin embargo, la Oficina Nacional Competente puede denegar una solicitud de registro marcario cuando la prioridad alegada sea extrarregional, en virtud, entre otros factores, a lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 486 que regula el tema de la reivindicación de prioridad, extendiendo dicha protección a otro país extracomunitario con el cual el País Miembro estuviere vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad.

En el presente proceso se alega la reivindicación de prioridad extranjera –la presentada en Hungría- en virtud de la aplicación del Convenio de París. El artículo 9 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “DE LA REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia.

El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. (…)”. Como se observa, el artículo 9 euisdem remite la reivindicación de prioridad a lo dispuesto en el Convenio de París[18]. Es decir, “comunitariza” las normas pertinentes del Convenio de París en relación a dicho tema al establecer que “El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial”.

Los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina son parte del Convenio de París y, por lo tanto, se aplican sus previsiones, ya que encaja claramente dentro del supuesto de hecho del artículo 9 de la Decisión 486 cuando la relación se da con otro país signatario del Convenio de París. Esto también se da en el caso de Hungría que se adhirió al mencionado Convenio y entró en vigencia para dicho país en 1909.

El artículo 10 de la Decisión 486 dispone los pasos que han de observarse cuando se invoque la prioridad de conformidad con el artículo 9. Establece, entre otros requisitos, que deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación y la oficina ante la cual se presentó; además, indica que deberá acompañarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.

De conformidad con lo establecido, la corte consultante para establecer si existe el derecho de prioridad, deberá de tener en cuenta que los artículos 9 y 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establecen el alcance y los efectos del derecho de prioridad extracomunitario, adoptando para ello los parámetros previstos en el Convenio de París, de conformidad con lo anteriormente mencionado.

7. LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. APLICACIÓN DEL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomando en cuenta que el 11 de junio de 2003, la Oficina de Signos Distintivos dispuso que se inicie de oficio la nulidad del registro de la marca “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio (certificado Nº 72264), otorgado a favor de la Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco, quien luego se lo transfirió a Corporación Habanos S.A..

Argumentó que la marca se ha otorgado sin considerar las solicitudes de registro de los signos “COHIBA” y la representación de la cabeza de una mujer de perfil. Indicó que dichas solicitudes ostentaban el derecho de prelación en virtud de que reivindicaban prioridad por las solicitudes presentadas en Hungría, el 15 de septiembre de 2000; en tal virtud, el Tribunal considera pertinente precisar el tema de la nulidad de un registro marcario y establecerá a manera referencial la diferencia que consagra la Decisión 486 en relación con la Decisión 344.

El artículo 172 de la Decisión 486, regula el tema de la nulidad de un registro marcario y distingue entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, determinando para la primera la imprescriptibilidad de la acción y para la segunda el término de prescripción de cinco años contado desde la fecha de concesión del registro impugnado, como lo veremos más adelante.

En este ámbito, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, “a los efectos de tal concesión, será aplicable, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”).

Lo anterior para el caso de que se haya solicitad el registro marcario en vigencia de la Decisión 344 por ejemplo y se haya concedido el mismo en vigencia de la Decisión 486. El citado artículo 113 prevé las causales taxativas que sirven de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca. A saber: (i) que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión 344;

(ii) que se haya otorgado sobre la base de datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y (iii) que el registro se haya obtenido de mala fe, supuesto que se configurará cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro obtenido, por quien desarrolle, como actividad habitual, el registro de marcas para su comercialización. En este orden de ideas, el Tribunal ha sostenido que las prohibiciones del artículo 83 de la Decisión 344, buscan precautelar el interés y los derechos válidamente otorgados a favor de terceros, siendo, por tanto consecuente con ello que en el artículo 113 ibídem se disponga que la titularidad de la acción de nulidad de un registro se radique en “parte interesada”.

En efecto, el inciso primero del artículo 83 comentado establece la irregistrabilidad de los signos que presenten algunos de los impedimentos que allí se enlistan cuando se den “en relación con derechos de terceros”. En cuanto al tema procesal, la Decisión 486 (artículo 172), amplía, con respecto al procedimiento que establecía la Decisión 344, entre otras cuestiones, la legitimación activa para su ejercicio, modificando la condición de interesado legítimo exigida para la interposición de la acción al establecer que “la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”.

También, a diferencia de lo establecido en la Decisión 344, el artículo 172 de la Decisión 486, distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa, condicionando la declaración de la primera a la ocurrencia de las causales previstas en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la misma Decisión; y vinculando la segunda con los impedimentos de registro contemplados en el artículo 136 o cuando el registro se hubiere otorgado de mala fe.

Para ambos casos, la norma hace referencia a “cualquier persona” como titular de la acción correspondiente pero las diferencia en cuanto al término para interponerlas, toda vez que la dirigida a obtener la nulidad absoluta no tiene prescripción, en tanto que la encaminada a lograr la nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.

Es de tomar en cuenta que la Decisión 344 no solamente no diferencia entre nulidad relativa y absoluta, sino que tampoco establece un término de prescripción de la acción. El propio artículo 113 prevé que las acciones de nulidad podrán solicitarse en cualquier momento. Sin embargo, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486, como se indicó, se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa; dicha distinción se acompasa con la figura de la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.

Conforme a lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, deviene necesario aclarar que son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto es regulado por la normativa comunitaria, de la manera que se ha indicado.

Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de acuerdo al cuadro presentado. Asimismo, deviene necesario hacer algunas precisiones respecto de la “ilegitimidad del acto administrativo”, “nulidad del acto administrativo”, “nulidad de un registro marcario”, “prescripción de la acción”.

En estricto sentido, los actos administrativos son declaraciones unilaterales de voluntad expedidos por las autoridades públicas que tienen competencia al efecto y que producen efectos jurídicos individuales en forma directa. La validez del acto administrativo supone que éste sea expedido por autoridad competente y previo el cumplimiento del trámite pertinente, es decir, que no impida el derecho de audiencia y defensa del particular.

La legitimidad opera cuando el acto no es conforme a los hechos y a las normas; y, la eficacia de los actos administrativos ocurre cuando éstos han sido notificados, y, en consecuencia, produce efectos jurídicos. Los actos administrativos gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, mientras no se presenten reclamaciones y recursos administrativos o mediante acciones de impugnación ante los jueces competentes.

Sin embargo, cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción de nulidad”, “nulidad de un registro de marca”, el Tribunal ha observado que con dicho término “se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria”[21]. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1.

El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4.

De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas[22].

El Tribunal también ha expresado que “La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros”[23]. Esto se encuentra en concordancia con el último párrafo del artículo 273 de la Decisión 486, que establece: “(….) entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.”” Análisis de causales que hubiesen dejado de existir al momento de realizar un examen de registrabilidad.

Tomando en cuenta que la sociedad CORPORACIÓN HABANOS S.A., en su escrito de demanda expresó que “En el presente caso, la empresa KFT solicitó las marcas COHIBA (denominativa) y FIGURA DE LA CABEZA DE UNA MUJER DE PERFIL (figurativa) con fecha 23 de febrero de 2001 (…) reivindicando la prioridad de las solicitudes (…) que fueron presentadas por KFT en Hungría, el 15 de setiembre de 2000, por lo que la empresa KFT crea una ‘apariencia de derecho de prioridad’, que no le asiste en realidad, porque las solicitudes de Hungría, cuya ‘prioridad aparente’ reivindica, han sido declaradas NULAS, pues la Oficina Húngara de Patentes aprobó la cancelación de las marcas CON EFECTO RETROACTIVO A SU SOLICITUD, es decir, jurídicamente las solicitudes (…) de Hungría, nunca existieron y tampoco han producido efectos jurídicos”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

El Tribunal en múltiple jurisprudencia se ha referido a este tema, como en el proceso 183-IP-2013, interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013, marca: “GAS” (mixta). “Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 3.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 4. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Al comparar marcas mixtas se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 5.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: • Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. • Es autónomo. 6. El juez consultante ha de tener en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial sobre el principio de prioridad marcaria.

Es pertinente advertir que la prioridad marcaria se encuentra regulada expresamente en el caso regional, sin embargo, la Oficina Nacional Competente puede denegar una solicitud de registro marcario cuando la prioridad alegada sea extrarregional, en virtud, entre otros factores, a lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 486 que regula el tema de la reivindicación de prioridad, extendiendo dicha protección a otro país extracomunitario con el cual el País Miembro estuviere vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad.

En el presente proceso se alega la reivindicación de prioridad extranjera –la presentada en Hungría- en virtud de la aplicación del Convenio de París. En el análisis del derecho de prioridad, la Corte consultante ha de tener en cuenta que los artículos 9 y 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina remiten el alcance y los efectos del derecho de prioridad a los previstos en el Convenio de París. 7.

El artículo 172 de la Decisión 486, distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa, condicionando la declaración de la primera a la ocurrencia de las causales previstas en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la misma Decisión; y vinculando la segunda con los impedimentos de registro contemplados en el artículo 136 o cuando el registro se hubiere otorgado de mala fe.

El juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

En consecuencia, y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto es regulado por la normativa comunitaria sobre la materia. La prescripción de la acción de nulidad relativa consagrada en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es aplicable en relación con los registros marcarios solicitados en vigencia de la mencionada Decisión. 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 10660-2012, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADO MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 193-IP-2013 ----------------------- [1] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [8] Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21- IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96. [9] Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de3 1999.

Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. [10] Consultar también, al respecto, las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”. [11] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Proceso 46-IP-2008, publicado en el G.O.A.C. Nº 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [13] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984.

Págs. 199 y SS. [14] Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [15] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. [16] Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007, marca: “TRANSPACK”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [17] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [18] El Convenio de París, en su artículo 4 establece lo siguiente: 1) “Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión. 3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud”. [19] Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, así como el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca. [20] Interpretación prejudicial de 26 de julio de 2006.

PROCESO 235-IP- 2005. Marca: “SENTIVA” (denominativa). [21] Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PROCESO 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX” (denominativa). [22] Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PROCESO 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX” (denominativa). [23] Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PROCESO 10-IP-2009.

Marca: “PENTAMIX” (denominativa).