[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 236-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 45 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del primer párrafo del artículo 46 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 05079-2010-0-1801- JR-CA-17.
Actor: LES LABORATOIRES SERVIER. Patente: “FORMA CRISTALINA GAMMA DE CLORHIRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENE”. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, en Sesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].
VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, remitida a este Tribunal mediante Oficio No. 5079-2010-0/8va SECA-CSILI-PJ de fecha 13 de noviembre de 2013, en el marco del proceso interno No. 05079-2010-0-1801-JR-CA-17, mismo que fue recibido por este Tribunal el 27 de noviembre de 2013.
El auto emitido por el Tribunal el 26 de febrero de 2014, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.
Las partes. Demandante: LES LABORATOIRES SERVIER. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ - INDECOPI. III. DATOS RELEVANTES. a.
HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad LES LABORATOIRES SERVIER, solicitó el 14 de febrero de 2006 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “FORMA CRISTALINA GAMMA DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACEÚTICAS QUE LA CONTIENE. 2.
El 11 de marzo de 2009 se emitió el informe técnico PCG 24-2009, mediante el cual se concluyó que: i) “Las reivindicaciones 1 y 4 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486…” ii) “Las reivindicaciones 2 y 3 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 ” 3.
El 15 de abril de 2009 la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER dio respuesta al informe técnico mencionado. Adjuntó una nueva página del pliego de reivindicaciones y eliminó las reivindicaciones 5 y 6. 4. El 27 de abril de 2009 se emitió el informe técnico PCG 24-2009/A, mediante el cual se señaló que la modificación no es considerada una ampliación; que las reivindicaciones 1 y 4 no cumplen con el requisito de nivel inventivo; y que las reivindicaciones 2 y 3 no cumplen con el requisito de claridad. 5.
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 629-2009/DIN-INDECOPI de 8 de mayo de 2009, denegó la patente de invención solicitada. 6. La sociedad LES LABORATOIRES SERVIER presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 27 de mayo de 2009 se emitió un nuevo informe técnico AEF 18-2010 (T), mediante el cual señaló que las reivindicaciones 1 y 4 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, y las 2 y 3 con el de claridad. 7.
El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1287-2010/TPI- INDECOPI de 11 de junio de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo recurrido. 8. La sociedad LES LABORATOIRES SERVIER, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 9.
El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. 12 de 28 de octubre de 2011, declaró fundada la demanda, nulo el acto administrativo demandado y resolvió conceder a la demandante un nuevo plazo para que absuelva el Informe Técnico AEF 18-2010 (T). 10.
El INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.
FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 12. Manifiesta, que el Informe Técnico AEF 18-2010 (T) no fue notificado y, por lo tanto, se vulneró el derecho de defensa. En consecuencia, se transgredió el debido proceso. 13. Sostiene, que dichos principios han sido protegidos por la Quinta Sala Especializada de la Corte Superior de Lima.
C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 14. El INDECOPI contestó la demanda con base en los siguientes argumentos: 15. Indica, que de la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se desprende que el INDECOPI no tenía la obligación de notificar el Informe Técnico AEF 18-2010 (T). 16. Sostiene, que el segundo párrafo del artículo 45 de la Decisión 486, establece que es potestativo de la entidad notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolviera la primera.
Por lo tanto, el INDECOPI no estaba obligado a notificar la inconformidad plasmada en el Informe Técnico al que se refiere el demandante. 17. Agrega, que el artículo 46 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos por una sola vez; y que es potestativo de la Entidad notificar las subsiguientes observaciones, estén o no sustentadas en opiniones de expertos sobre la materia. 18.
Indica, que si no fuera así el proceso de concesión nunca acabaría. Se presentaría un círculo interminable. 19. Arguye, que en el presente caso a la demandante se le notificó de dos Informes Técnicos. El tercer informe ya no era obligatorio. 20. Manifiesta, que la anterior posición se encuentra soportada en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 21.
El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución No. 12 de 25 de octubre de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 era obligatorio notificar el Informe Técnico AEF 18-2010 (T). E. RECURSO DE APELACIÓN. 22.
El INDECOPI en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. iV. Competencia del Tribunal. 23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
V. Normas a ser interpretadas. 24. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 45 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “La interpretación deberá tener en cuenta que en vía de apelación en la instancia administrativa, la empresa solicitante no fue notificada con el Informe Técnico No. AEF 18-2010 (T), sustento utilizado por el juzgado de primera instancia para amparar la demanda incoada, a fin de que la demandante oponga lo conveniente a su derecho una vez subsanada tal omisión. Por tal razón la misma deberá pronunciarse por: Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 45 de la Decisión no. 486.” 25.
De oficio, el Tribunal interpretará el párrafo primero del artículo 46 de la misma normativa, ya que para que el juez consultante pueda resolver el caso bajo estudio debe tener en cuenta una interpretación armónica de las normas mencionadas. 26. A continuación, se inserta el texto de la norma a interpretar: Decisión 486 (…) Artículo 45 “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. Artículo 46 “La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial".
(…)”. VI. consideraciones: 27. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. 28. La demandante afirma que el Informe Técnico AEF 18-2010 (T) no fue notificado y, por lo tanto, se vulneró el derecho de defensa. En consecuencia, se transgredió el debido proceso.
El INDECOPI sostiene que de la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se desprende que no tenía la obligación de notificar el mencionado Informe Técnico. 29. De conformidad con lo anterior, el Tribunal contestará la siguiente pregunta: 30. ¿Es obligatoria la notificación de los informes técnicos expedidos en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? 31.
Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2013, de la misma magistrada ponente y expedida en el marco del proceso 169-Ip-2013. 32. En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”. 33.
El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. 34.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. 35. El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. 36.
Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 37. El Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, participó en la Sesión Judicial en la que se aprobó la Interpretación Prejudicial, no obstante discrepa de la posición mayoritaria y tiene un voto singular; motivo por el cual, no firmará la presente Interpretación. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante.
Lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 05079-2010-0-1801-JR-CA-17, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 236-IP-2013 ----------------------- [1] Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta Nº 07-J-TJCA-2014.