[pic] PROCESO 262-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 260 y 262 literales a) y b) y último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito. Caso: SECRETO EMPRESARIAL. Actor: COMPAÑÍA TELEMKA S.A. Proceso interno Nº. 009-11.
Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce. VISTOS: El 18 de diciembre de 2003, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americano de Quito, relativa a los artículos 260 y 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 009- 11;
El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.
I.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: La Compañía TELEMKA S.A. debidamente representada por el señor Gaither Kurt Von Lippke Miketta, Gerente General.
Demandada: La Compañía OTECEL S.A. debidamente representada por el señor Juan Francisco Goulu Caride, Presidente Ejecutivo. III. PRETENSIÓN. 1. “El Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito solicita (…) la interpretación prejudicial de los artículos 260 y 262 de la Decisión 486 (…) con el objeto de precisar, en los términos señalados en el artículo 34 de la Decisión 472 del Acuerdo de Cartagena, si el pretendido incumplimiento contractual que alega la actora TELEMKA en este proceso arbitral queda subsumido en las hipótesis previstas en dichas normas comunitarias”.
IV.
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. En lo que respecta al tema solicitado a interpretación prejudicial, en el escrito de demanda, la parte actora, manifiesta: 2. “OTECEL, como autor intelectual y ejecutor de la transferencia del personal y de los clientes de TELEMKA a AMERITEL, violentó abiertamente su obligación de mantener en reserva la información comercial, técnica y de negocios de propiedad de TELEMKA que, de conformidad con el Contrato, así como con el derecho comunitario y la Ley de Propiedad Intelectual, constituye información confidencial, no divulgable y secreto empresarial de TELMKA”.
Cita el artículo 260 de la Decisión 486. 3. “La divulgación o mala utilización de la información confidencial de una persona por parte de un tercero es considerada una práctica desleal por la legislación andina, así como por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (…)”. Cita el artículo 262 de la Decisión 486. 4.
“La Transferencia de personal que se ha descrito en esta demanda requirió, necesariamente, que OTECEL revele a AMERITEL el nombre de los ejecutivos de venta de TELEMKA, así como los nombres y las cuentas de los clientes que ésta atendía”. 5. “Todo eso, violando el secreto empresarial de TELEMKA obtenido por OTECEL de la relación comercial que las unía y con el ánimo de obtener un provecho propio (OTECEL como acreedor de AMERITEL) o de un tercero (AMERITEL), contra lo que expresamente prohíben el Derecho Internacional, las leyes ecuatorianas, el Contrato y la buena fe”. 6.
“Las Partes del Contrato dejaron expresa y voluntariamente pactada la consecuencia de este tipo de violaciones, en la Cláusula 21: la indemnización por los ‘daños y perjuicios morales y materiales, directos e indirectos que causare a la otra parte’. Esta indemnización, entre otras, es solicitada por TELMKA en esta demanda”. V.
FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. 7. Obra en el expediente la contestación a la demanda, sin embargo, en ésta no se encuentra referencia al punto controvertido por la demandante.
CONSIDERANDO: 8. Que, las normas contenidas en los artículos 260 y 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 9.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500); 10.
Que, de acuerdo a lo solicitado por el Tribunal Arbitral consultante el Tribunal interpretará los artículos 260 y 262 únicamente los literales a) y b) y último párrafo de la Decisión 486.; y, 11. Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) CAPITULO II De los Secretos Empresariales Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. (…) Artículo 262.- Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros.
Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial: a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
(…) Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.
(…)”. 1. El secreto empresarial en la Decisión 486. De las acciones de competencia desleal. Posibilidad de indemnización de daños y perjuicios. 12. Con el fin de dilucidar el presente proceso, el Tribunal manifiesta que la norma aplicable al caso concreto es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en vista a que el proceso interno versa sobre el incumplimiento del Contrato celebrado entre las partes en diciembre de 2002, el cual posteriormente fue renovado en marzo de 2006, fechas en la que se encontraba vigente la mencionada Decisión. 13.
La sociedad demandante TELEMKA S.A. argumentó que “OTECEL, como autor intelectual y ejecutor de la transferencia del personal y de los clientes de TELEMKA a AMERITEL, violentó abiertamente su obligación de mantener en reserva la información comercial, técnica y de negocios de propiedad de TELMKA que, de conformidad con el contrato, así como con el derecho comunitario y la Ley de Propiedad Intelectual constituye información confidencial, no divulgable y secreto empresarial de TELEMKA”.
En consecuencia, es pertinente que el Tribunal aborde el tema del secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 14. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial de 28 de agosto de 2009, expedida en el Proceso 49-IP-2009, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “El Título XVI de la Decisión 486, denominado “De la Competencia Desleal Vinculada a la Propiedad Industrial”, se encuentra dividido en tres capítulos, a saber: 1.
De los actos de competencia desleal, 2. De los secretos empresariales, y 3. De las acciones por competencia desleal. En efecto, es en el gran campo de la competencia desleal que la regulación de los secretos empresariales o industriales cobra suntuosa importancia. Los artículos 260 a 266, que conforman el mencionado Capítulo II, se ocupan de los secretos empresariales, estableciendo ciertas reglas para salvaguardarlos de las prácticas desleales de comercio.
Las empresas en el curso de su actividad económica, desarrollan un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución. Este conjunto de conocimientos y datos poseen una gran utilidad y valor comercial y, en consecuencia, pueden ser protegidos bajo la figura del secreto empresarial, siempre y cuando se cumplan los requisitos normativos para el efecto.
El artículo 260 define el secreto empresarial con las siguientes características: • Es cualquier información no divulgada. Es decir que sea secreta. • Que sea poseída legítimamente por una persona jurídica o natural. Es decir, que no sea adquirida por medio de actividades contrarias al ordenamiento jurídico. • Que dicha información pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial. • Que dicha información pueda transmitirse a un tercero. Además de lo anterior, el mencionado artículo determina ciertas condiciones que debe cumplir la información para que sea considerada como secreta: • Que la información en su conjunto o en su sistema no sea conocida o fácilmente accesible por las personas que generalmente manejan datos de la misma naturaleza.
Si se llegare a conocer fragmentos aislados de la información pero el todo sistemático de datos queda resguardado, el sistema como tal aún puede ser considerado como secreto. Para que opere esta condición, es necesario que el titular de la información tome las medidas respectivas para que la misma no sea fácilmente aprendida por el público interesado en adquirirlas. • Que la información tenga un valor comercial por ser secreta.
El secreto empresarial es protegible siempre que pueda ser usado en una actividad productiva, industrial o comercial, lo que se traduce en información con una gran importancia económica para su titular. De lo que se trata es de impedir que terceros utilicen y se aprovechen de la inversión, el esfuerzo y la utilidad que representa esta información confidencial. • Que el titular o poseedor de la información haya establecido medidas razonables para mantenerla en secreto.
La razonabilidad de la medida, se tiene que determinar en relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características. No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con personas que se dedican al negocio de los restaurantes.
El Tribunal, en anteriores interpretaciones, ha precisado que la protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos: “(…) La norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo.”[1] En lo principal, la protección especial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el artículo 262 de la Decisión 486.
Se protege, de manera general, al secreto empresarial de la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos. Se entiende, que la información ha sido adquirida por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando, por ejemplo, ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o por virtud del incumplimiento de una obligación contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la infidencia. Se trata, de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y consumidores en el mercado, así como, a prevenir el aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial.
Al tenor de los artículos 264 y 265, la prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la información, quien tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido; este último, deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado.
Al contrario, no será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, como lo dispone el artículo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público. En estos casos, se entiende que la información ha dejado de ser secreta y, por lo tanto, ha dejado de cumplirse una de las condiciones necesarias para que la protección subsista.
La norma comunitaria, con estos supuestos, hace prevalecer el interés colectivo que, conectado con bienes jurídicos de rango fundamental como el de la salud, ha de preferirse sobre el interés del poseedor o titular de la información protegida por el secreto industrial. La propia norma aclara que la información que sea proporcionada a la autoridad competente para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de autoridad, no será considerada como parte del dominio público o como aquella que es divulgada por orden judicial.
Esto último, empata con el tema de los datos de prueba. Este tipo de información hace parte de la regulación del secreto empresarial, pero por su connotación e importancia para el caso particular merece una mención especial en el siguiente acápite de la presente providencia”. (Proceso 49-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1780 de 25 de noviembre de 2009). 15.
De conformidad con todo lo anteriormente establecido, el Tribunal Consultante deberá determinar si la sociedad demanda OTECEL S.A. ha violado su obligación de mantener en reserva la información comercial, técnica y de negocios de propiedad de TELEMKA S.A., específicamente si es que en la transferencia de personal que demanda la actora, que se dio de TELEMKA a AMERITEL la sociedad OTECEL S.A. reveló el nombre de los ejecutivos de venta, los nombres y las cuentas de los clientes que atendía y si esta información, debe ser considerada como secreto empresarial y, en esta medida, determinar si debe protegerse de conformidad con la normativa comunitaria.
De las acciones de competencia desleal. Posibilidad de indemnización de daños y perjuicios. 16. Sobre la base de lo mencionado, es necesario referirse a las acciones de competencia desleal, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por este Tribunal en el Proceso 123-IP-2010. “Las acciones de competencia desleal tienen las siguientes características: 1.
Sujeto activo. El artículo 267 de la Decisión 486, se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.
En este sentido, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza. Esto significa, además, que el ordenamiento interno de los Países Miembros puede restringir la competencia desleal en casos no vinculados con la propiedad industrial. 2.
Pretensiones. Indemnización de daños y perjuicios. La normativa comunitaria andina, no se refiere específicamente a las pretensiones que pudiera solicitar el demandante en un proceso iniciado en el ejercicio de la acción de competencia desleal. El artículo 267, se limita a afirmar que “quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”, pero de ello no puede desprenderse que se elimina la posibilidad de que el demandante pueda solicitar la indemnización de daños y perjuicios, ya que, en términos generales, lo que se pretende con el ejercicio de la acción por competencia desleal es: 1) la calificación de la conducta como tal. 2) la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta, y 3) la indemnización de daños y perjuicios.
En relación con esto último, se deberá determinar si el ordenamiento jurídico del País Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si prevé que la indemnización de daños y perjuicios deba ser solicitada mediante un proceso diferente, o como un incidente o un procedimiento específico ante el mismo Juez que conoce del proceso de competencia desleal.
De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal. 3. La acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial. El artículo 267 de la Decisión 486, consagra que el ejercicio de la acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial, se puede intentar sin perjuicio de otras acciones ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.
En consecuencia, el ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro. 4. Prescripción e iniciación oficiosa. Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal.
En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. Y el artículo 269, establece que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal”.
(Proceso 123-IP- 2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1930 de 8 de marzo de 2001). 2. Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual, y con el ánimo de obtener provecho propio, de un tercero o de perjudicar al poseedor. 17.
Al respecto, el artículo 262 señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial, sin embargo, el Tribunal considera que en el presente caso sólo deberán tomarse en cuenta los literales a) y b) por ser los aplicables al caso concreto, a saber: “a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
(…)”. 18. Los mencionados actos se pueden condensar, de manera general, en la explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos. Respecto al literal a) del artículo en análisis: 19. De lo expuesto, se tiene que la configuración de la competencia desleal en el literal a) procede en los casos de la explotación de un secreto empresarial, al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el verbo explotar de la siguiente manera: 20.
Explotar: “(…) Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio (…). Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, de un suceso o de una circunstancia cualquiera”. Requisitos de procedencia. 21. Por lo tanto y entendiendo que la explotación constituye un mecanismo, para obtener utilidad de un secreto empresarial, estamos frente a los siguientes requisitos de procedencia: A. Que la explotación se dé sin el consentimiento del titular.
B. Que se haya tenido acceso al secreto empresarial con sujeción a una obligación de reserva a consecuencia de un contrato o de una relación laboral. 22. Ahora bien, queda claro que como primer requisito de procedencia, la explotación de un secreto empresarial debe darse sin que medie consentimiento del titular de dicho secreto, pues en el caso de que exista autorización por parte del titular para que un secreto empresarial sea explotado estaríamos frente a una explotación consentida de un secreto empresarial. 23.
En cuanto al segundo requisito, quien desee explotar un secreto empresarial, debe haber accedido al conocimiento de dicho secreto a través de una relación laboral, existente o que hubiese existido, entre el poseedor legítimo del secreto empresarial y quien tenga interés en explotar dicho secreto empresarial. 24. Respecto al segundo requisito y en el caso concreto, el secreto empresarial debe haberse obtenido sobre la base de la existencia de un contrato, donde se señale expresamente que se debe guardar reserva respecto a algún tema específico, párrafos más abajo se tratará nuevamente el tema.
Respecto al literal b) del artículo en análisis: 25. La configuración de la competencia desleal en el literal b) procede en los casos de comunicación y divulgación de un secreto empresarial. Al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define estos verbos de la siguiente manera: Comunicar: “(…) Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene (…).Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo (…).
Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito (…)”. Divulgar: “(…) Publicar, extender, poner al alcance del público algo”. Requisitos de procedencia. 26. La norma comunitaria, distingue tres situaciones: A. Inexistencia de autorización por parte del legítimo poseedor. B. Ánimo de obtener utilidad en provecho propio o de un tercero, y, C. Ánimo de causar perjuicio al poseedor del secreto empresarial. 27.
Frente a estas tres situaciones, el Tribunal considera, igual que en el caso anterior, que para que se consoliden los actos de competencia desleal la comunicación y la divulgación del secreto empresarial debe darse sin que exista consentimiento del poseedor legítimo del secreto empresarial para dar a conocer dicho secreto, caso contrario no nos enfrentaríamos a un caso de comunicación y divulgación de un secreto empresarial. 28.
Además, en este literal encontramos un elemento subjetivo cual es el ánimo que debe existir en la persona que comunique y divulgue un secreto empresarial o que desee hacerlo en un futuro de proveerse de un provecho ya sea propio o ya sea en beneficio de un tercero, debe quedar claro que, el provecho que se desea obtener para sí o para un tercero no es sólo de enriquecimiento sino que puede ser cualquier situación que otorgue un beneficio de cualquier índole, como ser: informativo, estratégico, etc., Finalmente, la norma exige como requisito de procedencia que deba existir un deseo de causar perjuicio al poseedor de un secreto empresarial. 29.
Respecto, a los literales estudiados éstos deben ser analizados en armonía con el último párrafo del artículo 262 que señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos, tales como: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros. 30.
Haciendo una interpretación armónica de las normas citadas, aplicables al caso concreto se tiene que entre las partes se celebró un Contrato denominado “Contrato de Distribuidor Autorizado”, contrato de naturaleza Comercial tal como reza el mismo instrumento en su cláusula vigésimo cuarta. El contrato contiene una cláusula específica de confidencialidad, cláusula vigésimo primera. 31.
Por la importancia del tema se cita la Cláusula 21 del contrato: “Las partes acuerdan que cualquier información que la otra parte identifique como de su propiedad o como confidencial, que llegue a conocimiento de la otra parte y relacionada con los asuntos de las partes, será tratada como confidencial y dicha información no podrá ser revelada a ninguna persona natural o jurídica o entidad gubernamental sin el consentimiento previo y por escrito de a otra parte.
Esta obligación es adicional a cualquier otro convenio o acuerdo que las partes hayan acordado con respecto al tratamiento de la información confidencial. Las disposiciones de esta Cláusula sobrevivirán hasta por el plazo de tres (3) años contados a partir de la terminación de este Contrato. Las partes se obligan a mantener estricta confidencialidad y sigilo sobre toda la información que OTECEL le proporcione, en especial, pero sin limitar sobre el nombre de los clientes referidos por la otra parte, datos básicos de los clientes, consumo, entre otros, sin que pueda revelar a persona alguna la información sujeta a sigilo.
Las partes reconocen y acuerdan que los nombres de los abonados, los números telefónicos celulares y las facturas de los abonados constituyen información confidencial de OTECEL. Las partes deberán mantener igual confidencialidad y sigilo sobre toda la información comercial, técnica o comercial o de negocios que la otra parte le pudiese revelar para el desempeño de sus funciones.
Así también, se responsabilizan por todos aquellos funcionarios, administradores y dependientes o empleados suyos que llegaren a tener acceso a la información contenida en la Base de Datos de propiedad de la otra parte o a cualquier otra información que la otra parte proporcione con carácter confidencial quienes también quedarán sujetos a la confidencialidad y sigilo señalado.
Por tanto, y en función de lo antes señalado, las partes se comprometen a no utilizar dicha información confidencial en su beneficio o en beneficio de terceros, y además a tomar todas las precauciones del caso a fin de evitar la difusión de esta información confidencial a terceros. Se le prohíbe expresamente revelar los datos contenidos en dicha Base de Datos o dar a personas no relacionadas con las partes información alguna respecto a los negocios o asuntos de esta institución. Todo funcionario o persona que en razón de su empleo llegase a tener conocimiento de dicha información sometida a la confidencialidad, de conformidad con lo aquí estipulado, no podrá divulgarla en todo o en parte.
Las partes acuerdan que en caso de incumplimiento de lo aquí pactado responderán por los daños y perjuicios morales y materiales, directos o indirectos que causare a la otra parte. Las partes se comprometen a suscribir convenios de confidencialidad con todo el personal que contraten en los términos que constan en la presente Cláusula”. 32.
El Tribunal consultante, solicita la interpretación prejudicial con el objeto de precisar ¿si el pretendido incumplimiento contractual que alega la actora TEMELKA en este proceso arbitral queda subsumido en las hipótesis previstas en dichas normas comunitarias?. 33. En el caso de autos, de los documentos que obran en el expediente se desprende que la supuesta adquisición, explotación, comunicación y divulgación del secreto empresarial demandado se dio a raíz del incumplimiento del Contrato denominado “Contrato de Distribuidor Autorizado”. 34.
De esta manera, el Juez consultante deberá determinar si el hecho de que la demandada sociedad OCTEL haya revelado a la sociedad AMERITEL el nombre de los ejecutivos de venta de TELEMKA, así como los nombres y las cuentas de los clientes que atendía de TELEMKA, le otorgó o le podría otorgar un provecho para así o para un tercero y, además, el Juez consultante deberá determinar si la divulgación de dicha información fue realizada con el ánimo de perjudicar a la empresa TELEMKA. 35.
Por lo tanto, el Tribunal consultante, teniendo en cuenta la Cláusula citada y lo dispuesto en la presente providencia, para absolver lo planteado deberá tener presentes los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial y, sobre esta base, determinar si la sociedad demanda OTECEL S.A. ha violado el secreto empresarial al que se encontraba subsumido de acuerdo al Contrato, al haber revelado el nombre de los ejecutivos de venta, los nombres y las cuentas de los clientes que atendía. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Conforme a la Decisión 486, la forma de tutela que la norma comunitaria disciplina bajo la figura del secreto industrial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros de adquirir, usar o revelar dicha información, sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a las prácticas leales del comercio.
La prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la citada información, quien tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, quien deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado.
SEGUNDO: La norma comunitaria andina indica que la información de un secreto empresarial puede estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos o a los medios o métodos de producción, o a la forma de distribución o comercialización de productos o servicios.
TERCERO: El último inciso del artículo 262 de la Decisión 486, señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.
En el presente caso, el Juez Consultante, deberá determinar si la sociedad demandada OTECEL S.A. incurrió en alguno de los actos detallados y, con ello, en la comisión de actos de competencia desleal.
CUARTO: El sujeto activo de las acciones de competencia desleal es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando esta afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.
El Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal. El ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro.
El artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.
QUINTO: De conformidad con todo lo anteriormente establecido, el Tribunal Consultante deberá determinar si la sociedad demandada OTECEL S.A. ha violado su obligación de mantener en reserva la información comercial, técnica y de negocios de propiedad de TELEMKA S.A., específicamente si es que en la transferencia de personal que demanda la actora, que se dio de TELEMKA a AMERITEL la sociedad OTECEL S.A. reveló el nombre de los ejecutivos de venta, los nombres y las cuentas de los clientes que atendía y si esta información, debe ser considerada como secreto empresarial y, en esta medida, determinar si debe protegerse de conformidad con la normativa comunitaria.
SEXTO: En el caso de autos, de los documentos que obran en el expediente se desprende que la supuesta adquisición, explotación, comunicación y divulgación del secreto empresarial demandado se dio a raíz del incumplimiento del Contrato denominado “Contrato de Distribuidor Autorizado”.
SÉPTIMO: De esta manera, el Juez consultante deberá determinar si el hecho de que la demandada sociedad OCTEL haya revelado a la sociedad AMERITEL el nombre de los ejecutivos de venta de TELEMKA, así como los nombres y las cuentas de los clientes que atendía de TELEMKA, le otorgó o le podría otorgar un provecho para así o para un tercero y, además, el Juez consultante deberá determinar si la divulgación de dicha información fue realizada con el ánimo de perjudicar a la empresa TELEMKA.
Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americano de Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 009-11 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2008, expedida en el proceso 104-IP-2008. ----------------------- Proceso 262-IP-2013