TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 02-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b), e), i) y último párrafo, 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma Decisión. Lema comercial: EL PERÚ NECESITA CEMENTO NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR (denominativo).
Actor: sociedad CEMENTO ANDINO S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Proceso interno Nº. 7939-2013. Magistrada Ponente: Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce.
VISTOS: El 10 de enero de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 135, 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 7939-2013;
El auto de 12 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: CEMENTO ANDINO S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.
DATOS RELEVANTES. Hechos. El 15 de septiembre de 2010, la sociedad CEMENTO ANDINO S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro del lema comercial “EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR” para acompañar a la marca ANDINO CEMENTO PORTLAND TIPO I CEMENTO ANDINO TARMA PERÚ CEMENTO FUERZA y logotipo que está registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.
A la mencionada solicitud no se presentaron oposiciones. Por Resolución Nº. 03947-2011/DSD-INDECOPI de 10 de marzo de 2011 la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado por considerar que: “no está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual refuerce la distintividad del signo registrado al que se pretende publicitar”.
Por el contrario “se configura como una frase simple y poco ingeniosa que no es capaz de ser el elemento característico sobre la base del cual el público consumidor evoque el signo que pretende publicitar (…)”. La sociedad CEMENTO ANDINO S.A. interpuso recurso de reposición. La Dirección de Signos Distintivos “calificó el recurso impugnativo presentado por Cemento Andino S.A. como un recurso de apelación, toda vez que no sólo contiene una nueva prueba, sino que, además, contiene argumentos de puro derecho o se sustenta en una diferente interpretación de las pruebas producidas (…)”.
El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 2942-2011/TPI-INDECOPI de 28 de diciembre de 2011, confirmó la Resolución impugnada. Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad CEMENTO ANDINO S.A. interpuso demanda contencioso administrativa.
Por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 09, de 29 de agosto de 2012, el 6º Juzgado Permanente en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió la demanda contencioso administrativa y declaró infundada dicha demanda. La sociedad CEMENTO ANDINO S.A. interpuso recurso de apelación. El recurso de apelación fue resuelto por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que por Resolución número cinco de 13 de marzo de 2013, REVOCÓ la Sentencia de Primera Instancia, y, en consecuencia declaró nulas las Resoluciones impugnadas.
Contra dicha Sentencia el INDECOPI interpuso recurso de casación. El recurso de casación fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 31 de octubre de 2013, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 135, 175 y 176 de la Decisión 486.
Fundamentos de la demanda. La sociedad CEMENTO ANDINO S.A. presenta demanda contencioso administrativa en la que dice: En la Resolución impugnada se ha considerado de manera errónea “que el signo solicitado resulta ser carente de creatividad siendo incapaz de reforzar la distintividad de la marca ANDINO CEMENTO PORTLAND TIPO I CEMENTO ANDINO TARMA PERU CEMENTO FUERZA y logotipo”, al respecto, considera que “el signo solicitado por nuestra representada tiene aptitud distintiva, ya que es una frase creativa que evoca la necesidad de un país por tener cemento, y que dicha necesidad puede ser cumplida por el producto marcado con el signo registrado”.
La Resolución arriba citada “señala que de los medios probatorios adjuntados no se advierte que el mismo haya sido empleado para publicitar la marca antes mencionada (…)”. Las pruebas aportadas en el proceso administrativo demostrarían “el uso efectivo y constante en el mercado del lema comercial solicitado para registro EL PERU NECESITA CEMENTO NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR (…)” Por lo que ha quedado demostrado que el lema comercial solicitado “está publicitando todas nuestras marcas (…)”.
Respecto “a la figura de la distintividad sobrevenida, adquirida o ‘secondary meaning’ esta brinda la posibilidad, a quien ha hecho uso de la marca, de acceder al registro al que ab initio le fue imposible hacerlo por la supuesta incursión en prohibiciones absolutas”. Fundamentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI, contestó la demanda manifestando: El lema comercial solicitado carece de distintividad “siendo una frase laudatoria y por ende descriptiva de los productos distinguidos por la marca ANDINO CEMENTO PORTLAND TIPO I CEMENTO ANDINO TARMA PERÚ CEMENTO FUERZA y logotipo de la cual sería complemento”.
Agrega que no es distintiva y no refuerza la marca a la que acompañará “pues se limita a atribuir una condición que cualquier otro (sic) organización atribuiría a sus productos, es decir, que existe una necesidad de cemento y que sus productos son los mejores”. El lema comercial se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.
No resulta aplicable al presente caso la figura del secondary meaning ya que “los medios probatorios presentados no permiten apreciar que se haya logrado implantar en la mente del público consumidor a esa denominación como indicadora de un origen empresarial determinado”. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia, La Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 09 de 29 de agosto de 2012 que declara infundada la demanda contencioso administrativa, fundamenta su decisión en que: El lema comercial solicitado constituye una frase “laudatoria y por tanto descriptiva de los productos que distingue la marca que se pretende publicitar, limitándose a alabar las cualidades del cemento que el lema identifica, señalando que éste es un mejor producto en comparación a otros producidos por los demás competidores”.
El lema comercial solicitado carece de distintividad y por tanto no se le puede conceder derecho de exclusiva. No le es aplicable la figura del secondary meaning en virtud a que, las pruebas acompañadas no determinan que, el lema solicitado “haya logrado implantar en el público consumidor, la referida denominación como indicadora de un determinado origen empresarial, ni establece el nivel de implantación y reconocimiento en el mercado, que refuerce la distintividad de la marca a publicitar”.
Fundamentos del recurso de apelación. La sociedad CEMENTO ANDINO S.A. presenta recurso de apelación en el que argumenta: El lema comercial solicitado debe ser analizado en relación con la marca registrada ya que es un signo de complementariedad y por ello cumple fines publicitarios. Recalca el hecho de que el lema comercial solicitado goza del requisito de distintividad exigido por la norma comunitaria.
Fundamentos de la contestación a la apelación. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. Fundamentos de la Sentencia de Segunda Instancia. La Sentencia de Segunda Instancia que resuelve la apelación se fundamenta en: El lema comercial debe cumplir con los requisitos de registrabilidad exigidos por la norma, sin embargo, la Dirección de Signos Distintivos “no ha cumplido con analizar cada uno de los requisitos ya citados, indicando simplemente que el lema comercial no es distintivo”.
El INDECOPI, al momento de analizar el signo solicitado, debe tener en cuenta “el mercado a quien iría dirigido el lema, pues el producto que se ofrece no se vincula a todas las personas, es decir, a un mercado universal sino a uno objetivo”. Los medios de prueba adjuntados por el demandante dan cuenta de que el nombre comercial ha sido utilizado constantemente.
El INDECOPI, al no haber evaluado correctamente el caso ha vulnerado el principio del debido procedimiento, por lo que “la administración debe cumplir con emitir un nuevo pronunciamiento”. Fundamentos del recurso de casación. El INDECOPI, interpone recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia en el que manifiesta: Entre otras, como una infracción normativa, la inaplicación del artículo 135 literal b) de la Decisión 486, que contempla el requisito de distintividad para que un signo pueda ser registrado.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en los artículos 135, 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, la presentación de la solicitud de registro del lema comercial “EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR”, fue el 15 de septiembre de 2010, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 135 literales b) y e) y último párrafo, 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal a) y 150 de la misma Decisión por ser aplicables al caso concreto; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;
(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…) i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.
(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. (…) Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión. (…)”. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales. Es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro en vista a que el signo solicitado a registro consiste en el lema comercial EL PERÚ NECESITA CEMENTO NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR (denominativo) para acompañar a la marca ANDINO CEMENTO PORTLAND TIPO I CEMENTO ANDINO TARMA PERÚ CEMENTO FUERZA y logotipo, registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.
De acuerdo al artículo 175 segundo párrafo de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.
Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.
(Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP mixta”). Dentro del Proceso 160-IP-2011, el Tribunal ha señalado que teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: “Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la Decisión 486).
El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486).
El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486)”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo).
El Tribunal advierte que, de acuerdo al artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales. Requisitos para el registro de un lema comercial.
La distintividad. En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.
(Proceso 132-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1146, de 1 de diciembre de 2004, marca: DIADICON). Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, como ya se advirtió, sobre los lemas comerciales, son: La susceptibilidad de representación gráfica, “es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales”. (Proceso 160-IP-2011, ya citado). La distintividad, de acuerdo a lo manifestado por este Tribunal, “La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio”.
(Proceso 160-IP-2011, ya citado). Para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.
(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. Al respecto el Tribunal ha manifestado: “Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). En conclusión, para que un signo sea registrado como lema comercial debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el lema comercial EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. Signos descriptivos.
Signos laudatorios. El Tribunal abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate sobre si el lema comercial EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSTROS PRODUCIMOS EL MEJOR (denominativo) es un signo descriptivo. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc. las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. A manera didáctica, se hace referencia a que este tema se enlaza con la posibilidad de una publicidad excluyente, en el sentido de que el anunciante resalta su posición de preeminencia y preferencia en el mercado sin hacer ninguna referencia o comparación con otros competidores.
El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995). La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, de esta manera en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por palabras descriptivas o expresiones laudatorias dichas palabras al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
Por lo tanto, el signo formado por palabras descriptivas o laudatorias es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el lema comercial solicitado PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR (denominativo) es descriptivo o está conformado únicamente por términos laudatorios.
Signos engañosos. La irregistrabilidad de signos engaños por las características, cualidades o aptitud para empleo de los productos o servicios de que se trata, se encuentra dispuesta en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 y es considerada como una causal absoluta de irregistrabilidad. Por lo tanto, en virtud a que el lema comercial solicitado pueda ser engañoso para el público consumidor o para los medios, el Tribunal hace referencia a este tema.
Los signos engañosos son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que dichos signos por si mismos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal del signo cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.
Según lo manifiesta Marco Matías Alemán, esta prohibición “obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.
(Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85). Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 419, de 17 de marzo de 1999). En el caso de autos, el lema que se pretende registrar es EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR, en este lema comercial se está afirmando que el cemento que produce la sociedad CEMENTO ANDINO S.A. es el mejor del mercado peruano, lo cual podría constituir un engaño para el público consumidor, puesto que sí podría ser el mejor cemento como también podría no serlo; o, en su caso, cabría la posibilidad de que actualmente sea el mejor cemento del mercado pero esta característica de calidad podría variar dentro de algunos años, tomando en cuenta que el registro que se otorgará al lema comercial será de 10 años.
Por lo tanto corresponde al Juez consultante, determinar si el lema comercial EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR, constituye un signo engañoso para el público consumidor en cuanto a la calidad del producto en el presente o en el futuro. Distintividad sobrevenida. En virtud a que el demandante ha reiterado que el lema comercial solicitado a registro EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR ha adquirido distintividad al ser usada junto con todas sus marcas, el Tribunal considera oportuno referirse al tema.
El tema de la distintividad sobrevenida se consagra en el artículo 135, último párrafo de la Decisión 486. La figura de la distintividad adquirida descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y de esta manera propugnar una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno, al respecto, el Tribunal ha manifestado que: “(…) Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.
Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado”.
(Proceso 134-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2046, de 27 de abril de 2012, marca: KLINKER denominativa). Momento a partir del que opera. Se advierte que este Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la aplicación de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero en ellas ha ilustrado sobre sus características básicas que son de aplicación en este caso.
En efecto, en el Proceso 92-IP-2004, el Tribunal ha dicho lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.
Así se desprende (…) un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.
En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’.
(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121, de 28 de septiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). Si bien, el último párrafo del artículo 135 establece la distintividad sobrevenida para antes de la solicitud del registro de un signo, sin embargo, haciendo una interpretación extendida, el Tribunal ha entendido que la distintividad sobrevenida puede darse después de la solicitud del registro del signo y después del registro mismo.
Signos sobre los que recae la distintividad adquirida. Sobre el tema se cita jurisprudencia emitida por el este Tribunal: “La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc. por su uso contante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.
El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, deben determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo”. (Proceso 54-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1531 de 17 de agosto de 2007, marca: CANALETA 43 denominativa).
De la prueba del uso constante. “Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante.
Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho marcario, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166.
El Juez Nacional o a la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”.
(Proceso 54-IP-2007, ya citado). En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.
(Proceso 17-IP-95, publicada en G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996). Determinación si el uso real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante real y efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.
Al respecto el Tribunal ha señalado “Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar la Autoridad Nacional Competente es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial.
Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial”. (Proceso 54-IP-2007, ya citado) El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante.
Finalmente, una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente deberá determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. Examen de registrabilidad. El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que en el proceso interno no se presentaron oposiciones.
El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.
Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486.
La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que: “(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos”. (Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.
SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el lema comercial EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc. las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas o expresiones laudatorias es registrable si el conjunto es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el lema comercial EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR (denominativo) es descriptivo, está conformado por expresiones laudatorias o está dotado de otros elementos que lo hagan distintivo.
CUARTO: Los signos engañosos son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que los signos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.
QUINTO: La figura de la “distintividad sobrevenida” debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de registro; y no es anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.
SEXTO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 7939-2013, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO