PROCESO 234-IP-2013 — Comunidad Andina

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 234-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 137 y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “TUCO BATÁN” (mixta).

Expediente Interno: 04675-2010-0- 1801-JR-CA-15. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 4675-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 13 de noviembre de 2013, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vía correo electrónico el 27 de noviembre de 2013, mediante el cual la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 04675-2010- 0-1801-JR-CA-15.

El Auto de 6 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. I. Las partes: Demandante: EMARAN S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercera interesada: EMPRESAS ANDINAS S.A. A. Determinación de los hechos relevantes: 1.

El 16 de junio de 2008, el demandante EMARAN S.A.C. como titular de la marca “BATAN” solicita la inscripción del signo “TUCO BATÁN” (mixto) para distinguir sazonadores de la Clase 30 de la Clasificación de Niza. [pic] 2. El 22 de agosto de 2008, Empresas Andinas S.A. formuló oposición alegando ser titular de la marca “TUCO TALLARIN SIBARITA” (mixta), con la cual consideraba que el signo solicitado era susceptible de inducir a riesgo de confusión en el público consumidor. [pic] 3.

Mediante Resolución 001334-2009-CSD-INDECOPI de 5 de junio de 2009, declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado. 4. Empresas Andinas S.A. apeló la decisión y la Sala de la Propiedad Intelectual (TPI) resolvió revocar la anterior resolución administrativa y, en consecuencia, denegar la inscripción mediante la Resolución 0807- 2010/TPI-INDECOPI, de 12 de abril de 2010. 5.

El demandante EMARAN S.A.C. interpuso acción contencioso administrativa con objeto de anular dicha resolución administrativa ante el Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, el mismo que el 18 de junio de 2012 mediante Resolución 19 declaró infundada la demanda. 6. El 9 de julio de 2012 el demandante EMARAN S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la mencionada sentencia ante la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. B. Fundamentos de la demanda: La demandante EMARAN S.A.C. manifestó lo siguiente: 7.

La Sala de la Propiedad Intelectual (TPI) sin ninguna prueba revoca la apelada y deniega la inscripción por supuestas similitudes, invocando jurisprudencia del Tribunal Andino (dos casos), señalando que omite mencionar la norma de derecho material en que se basó. 8. Señala que no es violatorio del acápite a) del artículo 136 de la Decisión 486, e indica que acompaña ocho ejecutorias de la misma Sala, desvirtuando las similitudes gráficas fonéticas inexistentes. 9.

Además, el signo BATAN se fabrica y se comercializa con mayor antigüedad y sólo comprende un mercado regional (sur) y no nacional. 10. La Comisión de Signos Distintivos concluyó que los signos no resultan semejantes entre sí y que cumplen con los requisitos y las condiciones contempladas en el artículo 134 de la Decisión 486 y las prohibiciones de los artículos 135 y 136. 11.

El signo “TUCO BATÁN” se produce industrialmente mediante autorizaciones del Ministerio de Agricultura desde el año 1979, refiriendo que la denegatoria les causa enorme perjuicio, por cuanto el producto es conocido en el sur. 12. Consideradas las marcas en su conjunto presentan un impacto visual y sonoro diferente por cuanto la denominación TUCO es nombre genérico y no de exclusividad singular y de uso común en la Clase 30 de la Clasificación de Niza. 13.

Debido a ello el público podrá identificar con facilidad el origen empresarial del producto, ya que una cosa es “TUCO SIBARITA” y otra “TUCO BATAN”. 14. Señala que en conjunto son más fuertes las diferencias que las similitudes por el sonido de la marca BATÁN, unido al logo de un batán de piedra que el otro no la tiene y, más bien, exhibe la figura de un “chef” dentro de la letra O y de color celeste, que BATÁN no la posee. 15.

Desde el punto de vista de las grafías, la marca SIBARITA está identificada por el uso de letras corridas y señala que la suya está en letras separadas y en mayúsculas, por tanto existen diferencias fonéticas y gráficas que omitió la Sala. 16. Se propicia el monopolio de Empresas Andinas S.A. como exclusivo del signo TUCO, cuando esta denominación es genérica.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda: El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente: 17. El demandante no señala en qué vicio o error trascendente ha incurrido la resolución impugnada al decidir la denegatoria del registro de la marca TUCO BATAN y logotipo. 18. Lo que pretende el demandante es simplemente sustituir la opinión del Tribunal del Indecopi por su propia opinión. Es decir, mientras el Indecopi ha sustentado fácticamente y jurídicamente que los signos TUCO BATAN y logotipo y TUCO TALLARIN SIBARITA y logotipo son gráficamente confundibles, dicha parte considera que no lo es, y sobre la base de su propia opinión subjetiva y con abierta infracción a la legislación, pretende que se declare la nulidad de una resolución administrativa emanada válidamente. 19.

Los signos en cotejo son indiscutiblemente semejantes, al grado de generar riesgo de confusión, debido principalmente a que presentan un impacto visual de conjunto extremadamente similar. Ambas etiquetas presentan una disposición de elementos cromáticos y figurativos cuasi idénticos, lo cual genera una impresión visual muy similar, además ambos se encuentran conformados por una etiqueta de color amarillo y con letras en la combinación de colores rojo y negro.

De igual forma, ambos usan la denominación TUCO en escritura característica de color negro rodeada de un sombreado de color rojo. 20. En ambas etiquetas se consignan expresiones idénticas o similares, tales como: SAL DE CONDIMENTOS, PARA TALLARINES / TALLARIN y FÓRMULA ITALIANA, las que, en algunos casos, se encuentran dispuestas en forma similar. 21.

Finalmente, es importante recordarle al demandante que la protección de una marca se rige por el principio de territorialidad y se extiende a todo nuestro país. D. La tercera interesada EMPRESAS ANDINAS S.A. contestó la demanda manifestando lo siguiente: 22. La Comisión ha reconocido que ambas marcas comparten los colores rojo, negro, blanco y un fondo de color amarillo, y además las expresiones TUCO, SAL DE CONDIMENTOS y FÓRMULA ITALIANA.

Resulta extraño que la demandante pretenda utilizar precisamente los colores representativos de su marca, colores que obtuvieron protección registral oportunamente. 23. Lo único que pretende la demandante es aprovecharse del reconocimiento que ha obtenido su producto en el mercado. 24. Aunque otras marcas cuentan con el término TUCO en su composición, cada una de estas marcas, salvo una que es denominativa, cuenta con elementos gráficos muy distintos. 25.

Sin embargo, el término TUCO de la marca en cotejo se ha colocado en la parte superior de la etiqueta en forma preponderante empleando los mismos colores que su representada hace en su etiqueta. En efecto, el término TUCO está escrito en letras negras oscuras bordeadas en color rojo. 26. Reitera que no está en contra del uso de colores o términos comunes.

Sin embargo, no se puede permitir que el uso que se haga de ellos sea idéntico al que efectúa su empresa. 27. El complemento al uso del fondo amarillo y el término TUCO no se trataba de un elemento descriptivo al informar ciertas funciones del producto, no es mandatorio que el producto sea utilizado para preparar comidas de color amarillo. 28.

Su marca obtuvo y mantiene protección legal sobre todos los elementos que la conforman, incluyendo el empaque amarillo, el mismo que no ha sido registrado por ninguna otra empresa y sobre la cual posee derechos exclusivos. En los productos de consumo masivo es muy frecuente que el consumidor fije su atención o reconozca los productos simplemente por el tipo de empaque y el color que utilizan. 29.

Los términos BATÁN y SIBARITA no son los predominantes en las marcas en cuestión. 30. Los dos signos pretenden distinguir sazonadores de la Clase 30 de la Clasificación de Niza. 31. El 18 de junio de 2012 mediante Resolución 19, el Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda y confirmó la Resolución 0807-2010/TPI-INDECOPI de 12 de abril de 2010 y, en consecuencia, denegó el registro solicitado por ser confundible con la marca registrada.

E. Fundamentos del recurso de apelación: El demandante EMARAN S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: 32. Existió una “evidente festinación procesal a efecto de que el Superior disponga la restauración de los derechos conculcados de indefensión y se dicte nueva sentencia (…). Resulta que la sentencia impugnada ha sido dictada por un nuevo juez que violando el principio constitucional contenido en el inciso 3 y 14 del artículo 139 de la Constitución omitió el informe oral del impugnante (…).

Por lo que la Honorable Sala Contenciosa deberá declarar la nulidad insalvable y retornar los autos al juez de origen observando el debido proceso”. 33. La Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación o confusión entre productos que sean idénticos o se asemejen a otro producto de la misma Clase previamente registrado por un tercero distinguidos por signos mixtos idénticos o semejantes”.

CONSIDERANDO: II. Competencia del Tribunal 34. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 35. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad. 36.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite mediante Auto de 6 de febrero de 2014. III. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas 37. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. 38.

Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 134 literales a), b) y g), 137 y 150 de la misma normativa. 39. En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD. 40. En el presente caso, el demandante EMARAN S.A.C. como titular de la marca “BATAN” solicita la inscripción del signo “TUCO BATÁN” (mixto) para distinguir sazonadores de la Clase 30 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos. 41.

Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que: “(…) La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

Es fundamental que todo signo goce de la característica de la distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. (…)”. 42. En consecuencia, en el presente caso la Corte consultante debe analizar si la marca “TUCO BATÁN” (mixta) para distinguir sazonadores de la Clase 30 de la Clasificación de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA, E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. 43. En el presente caso, EMARAN S.A.C. solicitó la inscripción del signo “TUCO BATÁN” (mixto) para distinguir sazonadores de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.

Por su parte, Empresas Andinas S.A. formuló oposición alegando ser titular de la marca “TUCO TALLARIN SIBARITA” (mixta), con la cual consideraba que el signo solicitado era susceptible de inducir a riesgo de confusión en el público consumidor. 44. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal reitera que: “(…) La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[1] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión y/o de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.[2] Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[3] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[4] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[5] Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[6] 45. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”[7].

(…)”. 46. Por lo tanto, la Corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca “TUCO BATÁN” (mixta) para distinguir sazonadores de la Clase 30 de la Clasificación de Niza, es o no similar a la marca registrada “TUCO TALLARIN SIBARITA” (mixta), al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 47. En el presente caso, se deben comparar las marcas “TUCO BATÁN” (mixta) y “TUCO TALLARIN SIBARITA” (mixta). 48. Dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “(…) La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. [8] Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). 49. La Corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 50.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 51.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión” (Proceso 142-IP- 2013). (…)”. En ese orden de ideas, la Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas “TUCO BATÁN” (mixta) y “TUCO TALLARIN SIBARITA” (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.

4. EL VESTIDO DE PRODUCTO O EL TRADE DRESS. 52. En el presente caso, el demandante EMARAN S.A.C., como titular de la marca “BATAN”, solicita la inscripción del signo “TUCO BATÁN” (mixto) para distinguir sazonadores de la Clase 30 de la Clasificación de Niza: 53. Empresas Andinas S.A. formuló oposición alegando ser titular de la marca “TUCO TALLARIN SIBARITA” (mixta).

Considera que el signo solicitado es susceptible de inducir a riesgo de confusión en el público consumidor: [pic] 54. Mediante Resolución 001334-2009-CSD-INDECOPI de 5 de junio de 2009, el Indecopi declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado. En dicha resolución se concluyó que “la solicitante no ha presentado pruebas conducentes a desvirtuar la buena fe de la que goza todo administrado, no resultando suficiente con argumentar que los signos en conflicto resultan semejantes, más aún, cuando se ha determinado que los signos en cuestión no resultan semejantes entre sí, por lo que corresponde declarar infundada la oposición en este extremo”. 55.

En el presente caso se trata de dos marcas mixtas bidimensionales que se protegen de conformidad con la estructura de sus elementos, sus colores y la disposición de dichos elementos en el conjunto. 56. Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o servicio, también conocido como “vestido de producto” o trade dress, no se encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 -así como en ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas-, dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición de las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros[9]. 57.

En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor[10]. 58.

Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (trade dress) el Indecopi ha señalado que “los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (trade dress)”[11]. 59. Mediante Resolución 2730-2012/CSD-INDECOPI de 17 de agosto de 2012[12], el Indecopi señaló lo siguiente: “En efecto, la imitación es uno de los primeros supuestos de deslealtad, además de ser históricamente el más antiguo[13].

En ese sentido, a efectos de determinar si con el signo solicitado se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, se debe tomar en cuenta si la característica copiada o imitada en general (apariencia o forma de presentación), ha adquirido en el mercado un significado especial identificando bienes, o productos o servicios.

Al respecto, para determinar si la solicitante ha infringido el deber de diferenciación que le es exigible, se debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos si corresponden a la opositora presuntamente afectada por la imitación, cuando menos cuenten con los siguientes elementos[14]: – Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (trade dress) protegible. – Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el mercado. – Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es ante todo no funcional”. 60.

Otro proceso del Indecopi que puede ser tomado como referencia fue el caso de “Scotch Brite” v. “Score White”. La primera interpuso una denuncia por infracción a derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal (actos de confusión y explotación de la reputación ajena), debido a las marcadas similitudes entre las etiquetas de las esponjas abrasivas que comercializaba.

Si bien el Tribunal del Indecopi desestimó la pretensión por infracción a derechos de exclusiva puesto que las marcas eran diferentes y, por lo tanto, no generarían por sí mismas riesgo de confusión; declaró fundada la acción de infracción en el extremo referido a actos de competencia desleal de la siguiente manera: “La emplazada no puede alegar desconocer ni la marca, ni la etiqueta, ni la presentación del producto esponja para cocina o paño abrasivo de la marca SCOTCH BRITE, debido a que éste es el producto precursor y líder en lo relativo a la venta de estos productos, siendo obvio que la emplazada, conocedora de la fama y prestigio de los productos SCOTCH BRITE, ha decidido explotar ilegítimamente a su favor esa reputación que le es ajena y es por ello que imita la marca, etiqueta y trade dress del producto SCOTCH BRITE en su producto de marca SCORE WHITE, para de esa manera vender su producto a un público que lo adquiere en la creencia que está comprando un producto SCOTCH BRITE o un producto vinculado a él y que tiene el mismo origen empresarial”[15]. [pic] [pic] 61.

En el ámbito de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 129-IP-2006 de 4 de octubre de 2006, este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o “vestido de producto” al ámbito de la competencia desleal de la siguiente manera: “Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual.

De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo”. 62.

Dentro del Proceso 23-IP-98 de 25 de septiembre de 1998, este Tribunal recogió el criterio tomado en dos sentencias que en su estudio trae el profesor Areán Lalín: “(…) Sin embargo, en la sentencia de 12 de abril de 1977 y al fallar el caso Fotomat Corporation v. Cochran (194 USPQ 128), el Tribunal de Distrito de Kansas sostuvo abiertamente que la configuración del quiosco de Fotomat (singularmente su tejado) tan solo de manera incidental cumplía finalidades funcionales: antes al contrario, se trataba, a su entender, de una configuración esencialmente arbitraria y distintiva que constituía una marca válida de servicios y se había convertido en el símbolo de la compañía. En consecuencia, el Tribunal decidió que la parte demandada debería abstenerse de utilizar en sus edificios comerciales una estructura arquitectónica que provocase el riesgo de confusión con la estructura que constituía la marca de la demandante.

Y la misma tesis fue sustentada por el Tribunal del Distrito Sur de California al resolver en la sentencia de 26 de agosto de 1980 el caso Fotomat Corporation v. Ace Corporation (208 USPQ 92). “En la misma línea se sitúan los casos relacionados con la decoración de unos restaurantes franquiciados bajo la marca “Freddie Fuddruckers”. Restaurantes que están diseñados de tal forma que los clientes puedan ver el almacenaje y la preparación de la comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente elaborada.

A la luz de los casos Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984), Fuddruckers v. Doc’s BR Others, (9th. Cir. 1987) y otros como Prufrock Ltd. Inc. v. Lasater et al. (8th. Cir. 1986) o Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc. (5th. Cir. 1991) -uno de los pocos casos de marcas que han llegado a conocimiento del Tribunal Supremo (Sentencia de 26 de junio de 1992) desde la promulgación de la Lanhan Act-, se puede concluir que existe en los Estados Unidos una tendencia a proteger como marca la decoración de establecimientos comerciales cuando los consumidores reconocen tal decoración (el trade dress) como indicadora de una determinada procedencia empresarial, incluso aunque los elementos individuales de que se compone, sean comunes o funcionales” (documento citado, pp. 4 y 5).

(…)”. 63. Cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América (Lanham Act de 1946), las formas tridimensionales y las envolturas y envases de productos son protegibles como marcas. Dicha protección fue denominada trade dress y la misma ha alcanzado un gran desarrollo a través de la jurisprudencia emanada de sus tribunales[16].

El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local[17]. 64. Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor. 65.

En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web. 66. La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal. 67.

En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del derecho industrial, lo cual nos evoca la necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes. 68.

Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación). Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que éste ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia desleal.

En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por las normas de represión de la competencia desleal. 69. En la Decisión 486, el Derecho de la represión de la competencia desleal y el Derecho de Marcas no deben considerarse compartimentos estanco. Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados. 70. Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137 de la Decisión 486).

Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro (artículo 225 de la Decisión 486). Además, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, así como el artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales.

Finalmente, los artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal[18]. 71. Por otro lado, en el Derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva, sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación. 72.

Al respecto, cabe indicar que existe un “derecho a imitar” que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente. Sin embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece. 73.

En consecuencia, existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena[19]. 74.

Por lo tanto, en el presente caso este Tribunal considera pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 137 de la Decisión 486: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. 75.

La Corte consultante debe verificar si existen indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, dando lugar a un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno ganado mediante el trade dress. Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal precisó que: “El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”. 76. La Corte consultante deberá tomar en cuenta el impacto visual de conjunto, la disposición de los elementos cromáticos y figurativos, el uso y la combinación de los colores, así como la tipografía caracterizada en los signos confrontados. 77.

En el presente caso, la Corte consultante puede tomar en consideración lo siguiente: 78. i) Los signos confrontados se encuentran conformados por una etiqueta de color amarillo y con letras en la combinación de colores rojo y negro. 79. ii) En ambos casos, se aprecia en forma relevante la denominación TUCO en escritura característica de color negro rodeada de un sombreado de color rojo.

Los signos confrontados cuentan con las palabras TALLARINI (en la marca “Sibarita”) y TALLARINES (en el signo solicitado “Batán”), haciendo ambas denominaciones referencia al tipo de comida al que van dirigidos los productos. 80. iii) En ambas etiquetas se consignan expresiones idénticas o similares, tales como: SAL DE CONDIMENTOS, PARA TALLARINES / TALLARINI y FÓRMULA ITALIANA, las que, en algunos casos, se encuentran dispuestas en forma similar (en efecto, en ambos casos la expresión SAL DE CONDIMENTOS se encuentra ubicada sobre la denominación TUCO, y debajo de dicha denominación, se aprecian las denominaciones TALLARINI / PARA TALLARINES).

5. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. LA DEBIDA MOTIVACIÓN. 81. En el presente proceso, la demandante EMARAN S.A.C. manifestó que la Sala de la Propiedad Intelectual (TPI) sin ninguna prueba revoca la apelada y deniega la inscripción por supuestas similitudes, invocando jurisprudencia del Tribunal Andino (dos casos), señalando que omite mencionar la norma de derecho material en que se basó. Por su parte, el Indecopi contestó la demanda manifestando que el demandante no señala en qué vicio o error trascendente ha incurrido la resolución impugnada al decidir la denegatoria del registro de la marca TUCO BATAN y logotipo. 82.

Por lo tanto, se desarrollará el tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente y la debida motivación. 83. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “(…) El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 84.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. 85. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

(…)”. Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica.

Esa aptitud se confirmará si el signo solicitado no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por cualesquiera de los sentidos. 2. Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no se pueden registrar los signos que en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro. 3.

Al comparar marcas mixtas, se determina que si en el signo mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que ha establecido la doctrina y que han sido recogidas en esta interpretación prejudicial. Por otro lado, si en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

La Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre ambas ETIQUETAS, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. 4. La Corte consultante deberá tomar en cuenta el impacto visual de conjunto, la disposición de los elementos cromáticos y figurativos, el uso y la combinación de los colores, así como la tipografía caracterizada en los signos confrontados.

El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: • Debe ser de oficio. • Debe ser integral. • Debe ser plasmado en una resolución debidamente motivada. • Debe ser autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Corte consultante deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADO MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 234-IP-2013 ----------------------- [1] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1937, p. 351 y ss. [7] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Véase los casos de trade dress en América Latina, citados en: Luis José Diez Canseco Núñez, “Competencia desleal y Trade dress”, pp. 18-22. Disponible en web: http://www.docstoc.com/docs/121910199/Competencia- desleal-y-Trade-Dress-Luis-Jose-Diez-Canseco [10] TOBÓN FRANCO, Natalia, “La protección del trade dress de los establecimientos de comercio en Colombia”.

Disponible en web: http://www.nataliatobon.com [11] Criterio recogido de la Resolución 447-2002/TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaída en el expediente 112398-2000. [12] Solicitante: Banco de Crédito del Perú. Opositora: Banco Internacional del Perú S.A.A. – INTERBANK. Expediente: 395228-2009. [13] PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal.

Editorial Civitas 1995, Madrid, p. 262. [14] Peter K. Yu. “Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition”, 2007, Estados Unidos de América, p. 327. [15] Minnesota Mining and Manufacturing Company v. C.M.R. del Perú (“Scotch Brite” v. “Score White”), Resolución 858-2002/TPI-INDECOPI, Expediente 123587-2001. [16] Ver: Leading Case- Two Pesos Inc. vs. Taco Cabana Inc., 505 U.S. 763 (1992). [17] FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo, “Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año IV, Nº 5, Lima, 2009, p. 328. [18] Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.

Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto. Artículo 269.- Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación. [19] La Resolución 1091-2005/TDC del Indecopi (caso Bembos contra Renzo’s) dio lugar a este precdente de observancia obligatoria aplicable a todos los casos de actos de confusión.