[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 48-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal b) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: FIGURATIVA.
Expediente Interno: 03670-2011-0-1801-JR-CA-08 Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 11 días del mes de julio del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 3670-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 12 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 03670-2011- 0-1801-JR-CA-08.
El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación presentada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Demandante: SHERFARMA S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ Tercera interesada: VIDASOL E.I.R.L. (Gloria Narváez Abanto) A. Determinación de los hechos relevantes: 1.
El 9 de septiembre de 2009, Gloria Narváez Abanto solicitó la nulidad del Certificado 138074, correspondiente al registro de la marca constituida por un logotipo característico registrada a favor de SHERFARMA S.A.C. en la Clase 5 de la Clasificación de Niza. Alega ser titular de la empresa VIDASOL E.I.R.L. que elabora y comercializa productos orientados a la nutrición y la salud, especialmente, el producto de la marca MAGNESOL y logotipo, registrado bajo el Certificado 54932 en la misma Clase 5. 2.
Mediante Resolución 1218-2010/CSD-INDECOPI de 7 de junio de 2010, la Comisión de Signos Distintivos (CSD) declaró infundada la acción de nulidad, ya que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, “si bien los signos están conformados por la representación estilizada de un paisaje en el cual se aprecia la figura de un sol y un arco iris, éstos elementos forman parte de otras marcas registradas”. 3.
El 1 de julio de 2010, Gloria Narváez Abanto interpuso recurso de apelación. Mediante Resolución 761-2011/TPI-INDECOPI de 8 de abril de 2011, la Sala resolvió revocar la resolución de la CSD, declarar fundada la acción de nulidad y nulo el Certificado 138074 inscrito a favor de SHERFARMA S.A.C. 4. SHERFARMA S.A.C. interpuso demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 761-2011/TPI-INDECOPI.
Mediante sentencia contenida en la Resolución 8 de 16 de enero de 2013 se declaró infundada la demanda. 5. SHERFARMA S.A.C. interpuso recurso de apelación en contra de dicha sentencia. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Lima, suspendió el proceso y, en consecuencia, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal para que se aclare lo siguiente: 6.
Qué criterios deben tomarse en consideración al efectuar el análisis comparativo entre un signo mixto y un signo gráfico a fin de establecer si su coexistencia puede conllevar un riesgo de confusión directa e indirecta en el público consumidor? 7. Qué criterios deben tomarse en consideración para establecer previamente cuál es el elemento determinante (el denominativo o el gráfico) del signo mixto en conflicto? 8.
Qué criterios deben tomarse en consideración para establecer la similitud gráfica y conceptual entre los signos en conflicto? B. Fundamentos de la demanda: La demandante Sherfarma S.A.C. señaló que: 9. Su marca fue indebidamente anulada pues a criterio de los vocales que emitieron la resolución impugnada resultaría confundible con la marca MAGNESOL y logotipo registrada a favor de Gloria Narváez Abanto. 10.
Su marca registrada resumía las características de un dibujo abstracto de un paisaje costeño, con una playa con sol, arena, mar; mientras que la marca registrada a favor de Gloria Narváez resume las características de un paisaje serrano, con montañas y demás elementos diferenciadores. 11. No existe la supuesta semejanza entre los componentes gráficos que conforman ambos signos confrontados.
Al comparar los signos en disputa no se tuvo en consideración la presencia destacada y preponderante del elemento denominativo de la marca MAGNESOL y logotipo, obviando ponderar las evidentes diferencias existentes entre los elementos figurativos que integran ambas marcas. 12. Existen diversas marcas registradas a favor de diferentes titulares que cuentan con elementos figurativos consistentes en la representación de paisajes soleados o con arco iris, lo que evidenciaría que la presencia de estos elementos no les impedía distinguirse en el mercado y por consiguiente no generaban riesgo de confusión en el público consumidor. 13.
Su marca distinguía productos para uso humano de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, en tanto que la marca registrada MAGNESOL y logotipo distingue “tónicos minerales, complementos nutricionales y demás productos” de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, advirtiéndose que no necesariamente habrá identidad entre los productos que distingan las marcas en disputa. 14.
En la resolución impugnada no existe una explicación de las razones por las cuales tanto el elemento denominativo como el figurativo de la marca MAGNESOL y logotipo tendrían la misma relevancia, siendo que de ordinario es el elemento denominativo de una marca mixta el elemento dominante, apreciándose que en el caso concreto la parte denominativa de la marca mixta de titularidad de la señora Narváez tiene una presencia destacada en el signo, mientras que los elementos figurativos desempeñan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación de producto, lo cual dejaría en evidencia una insalvable falta de motivación. 15.
Agrega que el producto distinguido con la marca MAGNESOL y logotipo es un complemento nutricional que se expende en sobrecitos de 33 gramos que contienen una solución en polvo que necesita disolverse en agua para su administración, por lo que el consumidor que adquiere este producto dado el diminuto tamaño de su envase no logra reparar en todos los detalles de la marca contenida en él, razón por la cual solicita el producto por su denominación MAGNESOL, que además ocupa un lugar preponderante en todo el conjunto, pues se encuentra colocado en la parte superior del envase.
C. Fundamentos de la contestación a la demanda: El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente: 16. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 17. Tanto el elemento denominativo como el figurativo en la marca MAGNESOL y logotipo tienen la misma relevancia. 18. Los signos confrontados distinguen algunos de los mismos productos. 19.
El consumidor analizará la marca figurativa registrada a favor de Sherfarma, cotejándola con el recuerdo que posee de la marca registrada MAGNESOL y logotipo, dejándose llevar por la impresión general de ambas marcas. 20. En el caso de las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo y riguroso. 21.
Ambos signos confrontados comparten numerosos elementos en común, tal como un sol y demás elementos comunes, evocando así la misma idea en el consumidor. La tercera interesada Gloria Narváez Abanto contestó la demanda manifestando lo siguiente: 22. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 23.
Distinguen los mismos productos en la Clase 5 de la Clasificación de Niza. 24. Defiende la legalidad de la resolución emitida por el TPI del INDECOPI. D. La sentencia de primera instancia 25. La primera instancia judicial señaló lo siguiente: “[L]as marcas comparadas son confundibles, dado que presentan una distribución de elementos y colores particular, presentando un paisaje soleado distinto al que se aprecia en otras marcas presentadas por la hoy demandante (…) III) que, en esa línea de ideas, desde el punto de vista gráfico se aprecia que las marcas confrontadas presentan de forma relevante la representación de un paisaje soleado con arco iris y fondo blanco, en el que se aprecia el sol en la misma posición, campos verdes, en similar combinación de colores;
IV) que, si bien existe la presencia de paisajes soleados en otras marcas, empero, ello no determina que la existencia de ligeras diferencias permitan la coexistencia de las marcas confrontadas, como sostiene la actora; V) que, las otras marcas que presentan paisajes soleados no representan una distribución de elementos y colores similar a la marca mixta registrada Magnesol, como sí se aprecia en la marca figurativa certificada Nº 138074, lo cual genera una impresión en conjunto similar que impide la coexistencia en el mercado de los signos confrontados; por cuanto existe similar combinación de elementos figurativos y cromáticos entre los signos confrontados (…) dada la distribución de colores y elementos, aun si el consumidor medio percibiera ligeras diferencias existentes entre las marcas confrontadas, existiría riesgo de confusión indirecta (…) y si se considerara suficiente la presencia de la denominación Magnesol para diferenciar los signos, conforme aduce la actora, ello permitiría que se imiten libremente marcas mixtas registradas, permitiendo su registro por el solo hecho de agregar o eliminar la denominación que la acompaña (…)”.
E. Fundamentos del recurso de apelación: 25. Como principales argumentos del recurso de apelación interpuesto por Sherfarma S.A.C. se observa que: El Juzgado habría incurrido en el mismo error que la resolución administrativa impugnada al realizar el examen comparativo de los signos en disputa, no habiendo tomado en cuenta la presencia relevante del elemento denominativo en la marca MAGNESOL y logotipo, ni que los elementos gráficos que componen ambas marcas son diferentes y evocan conceptos diferenciables por el público consumidor.
Finalmente, reproduce los demás fundamentos de la demanda. II. Competencia del Tribunal. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina; ello con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
III. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS. 27. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal b) y 150 de la misma normativa. 28. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”;
(…) Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.
A. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. 29. En el procedimiento administrativo interno, Gloria Narváez Abanto solicitó la nulidad de la marca constituida por un logotipo característico registrada a favor de SHERFARMA S.A.C. en la Clase 5 de la Clasificación de Niza sobre la base su marca MAGNESOL y logotipo. Mediante Resolución 761-2011/TPI-INDECOPI de 8 de abril de 2011, la Sala resolvió declarar fundada la acción de nulidad y nulo el Certificado 138074 inscrito a favor de SHERFARMA S.A.C. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 30.
Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: Requisitos para el registro de las marcas. 31. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 32.
De conformidad con la anterior definición normativa se puede afirmar que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 33. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: – diferencia los productos o servicios que se ofertan; – es indicadora de la procedencia empresarial; – indica la calidad del producto o servicio que identifica; – concentra el goodwill del titular de la marca; y, – sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 34.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 253, de 7 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). 35. Respecto de la función publicitaria ha expresado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto de la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.
(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1112, de 6 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).[1] 36. El artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro de la marca.
Establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente (literal g) del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina). 37.
Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 38. Si bien no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 39.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.
(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). 40. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se señala: • La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.
El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir. También permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica resulta importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486. Asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.
Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
Asimismo se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 41. El Tribunal, al respecto de este tema, ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.
De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). 42. La Corte Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 43. En el presente caso, Gloria Narváez Abanto solicitó la nulidad de la marca constituida por un logotipo característico registrada a favor de SHERFARMA S.A.C. sobre la base su marca MAGNESOL y logotipo. 44.
Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 45. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.
Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 46. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.
La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[2]. 47. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.
Marca: “SHERATON”). 48. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 49. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 50.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.
Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 51. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: – La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. – En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo.
Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. – Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. – Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. 52.
Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos señalar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y FIGURATIVOS. 53. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre la marca constituida por un logotipo característico y la marca MAGNESOL y logotipo.
Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y figurativos. 54. Para lo anterior, el Tribunal reitera la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2011: “Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman la marca. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 55. Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. 56.
El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. 57. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.
(Proceso 23–IP-2004. Interpretación prejudicial de 5 de mayo de 2004). 58. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina nacional competente, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.
“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)”.
(Proceso 23-IP-2004 de 5 de mayo de 2004).” 59. En este orden de ideas, la Corte Consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca constituida por un logotipo característico y la marca MAGNESOL y logotipo. D. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. LA MARCA DÉBIL. 60.
En el presente caso, se ha alegado que los signos confrontados comparten elementos gráficos de uso común. 61. Dentro del Proceso 211-IP-2013 de 12 de febrero de 2014, el Tribunal reiteró que al conformar una marca su creador puede valerse de diversos elementos, tales como: palabras o gráficos, que individualmente considerados pueden estimarse como elementos de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por elementos gráficos de uso común. Sin embargo, dichos elementos gráficos de uso común al estar combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 62. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que los elementos gráficos de uso común sean utilizados por los otros empresarios.
Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que los elementos gráficos de uso común se deben excluir del cotejo de marcas[3]. 63. Dentro del Proceso 29-IP-2013 de 25 de abril de 2013, este Tribunal precisó que lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra. Por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 64.
La Corte Consultante debe determinar si los elementos gráficos utilizados son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo los elementos gráficos de uso común, si es que dichos elementos hacen parte del conjunto de la marca.
E. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. 65. En el presente caso, el Indecopi señaló que ambos signos confrontados comparten numerosos elementos en común, tal como un sol y demás elementos comunes, evocando así la misma idea en el consumidor. 66. Dentro del Proceso 93-IP-2012 de 3 de octubre de 2012, este Tribunal señaló lo siguiente: “Una palabra evocativa hace que todo el conjunto de la marca sea considerado como evocativo.
El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.
Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta, ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 67. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema.[4] A continuación se transcribirá: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.
En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).
En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ).
(…) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.
Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )"[5]. 68. Así las cosas, la Corte Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
F. MARCAS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS DE LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA. 69. En el presente caso, la demandante Sherfarma S.A.C. señaló que su marca distinguía “productos para uso humano” de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, en tanto que la marca registrada MAGNESOL y logotipo distingue “tónicos minerales, complementos nutricionales y demás productos” de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, advirtiéndose que no necesariamente habrá identidad entre los productos que distingan las marcas en disputa. 70.
Dentro del Proceso 12-IP-2012 de 10 de mayo de 2012, este Tribunal señaló lo siguiente: “El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.
Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.
En jurisprudencia anterior este Tribunal también ha manifestado que, tratándose de marcas farmacéuticas, “(…) el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
(Proceso 30-IP-2000). Marca: Amoxifarma, publicado en la Gaceta Oficial 578 de 27 de junio de 2000. Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000). Marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial 594 de 21 de agosto de 2000.
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”.
G. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS NACIONALES COMPETENTES. DE OFICIO, INTEGRAL, MOTIVADO Y AUTÓNOMO. 71. En el presente caso, la demandante argumentó que en la resolución impugnada no existe una explicación de las razones por las cuales tanto el elemento denominativo como el figurativo de la marca MAGNESOL y logotipo tendrían la misma relevancia, lo cual dejaría en evidencia una insalvable falta de motivación. 72.
Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 73. El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. 74. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. 75.
En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. 76.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.
O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007.
MARCA: “MONARC-M”). 77. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento del registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[6] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486; para luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476 de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). 78. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.
Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 79. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro, como con las decisiones emitidas por la propia oficina.
Esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 80. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”[7] 81. No se está afirmando que la oficina nacional competente no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites en la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
TERCERO: Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados.
CUARTO: La Corte Consultante debe determinar si los elementos gráficos son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común, si es que dichos elementos hacen parte del conjunto de la marca.
QUINTO: La Corte Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
SEXTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza merece una mayor atención, a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario para ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se basa en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin la asistencia profesional permanente.
SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas nacionales competentes debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en la presente interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 48-IP-2014 ----------------------- [1] Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.
Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. [2] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve.
En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.
Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [3] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. [4] Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del Proceso 4-IP-95. [5] BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, págs. 78 y 79. [6] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004 emitida dentro del Proceso 40-IP-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005 emitida dentro del Proceso 03-IP-2005; e, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005 emitida dentro del Proceso 167-IP-2005. [7] Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el Proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2069 de 5 de julio de 2012.