PROCESO 047-IP-2014 — Comunidad Andina

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 47-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 4, 5 y 45 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, así como del artículo 125 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02226-2012-0-1801JR- CA-17.

Actor: HEINKLE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA. Patente: TAPÓN DE SELLADO PARA PERFORACIONES. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y seis días del mes de agosto del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS: El Oficio N° 2226-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 12 de mayo de 2014, fue recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 02226-2012-0-1801-JR-CA-12.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de junio de 2014.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: HEINKE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. iii.

DATOS RELEVANTES. a. HECHOs Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad HEINKE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA., solicitó el 29 de noviembre de 2006 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “TAPÓN DE SELLADO PARA PERFORACIONES”. 2.

El 14 de diciembre de 2009 se emitió el Informe Técnico ODN 12-2009, mediante el cual se concluyó que: i. “Las reivindicaciones 3 y 10 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486”; ii. “Las reivindicaciones 1 y 4 a 11 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”; iii.

“Los documentos D1, D2, y D3, aportados por la empresa opositora Cauchos y Poliuretanos S.A.C. – CAUPESAC a través de su escrito de fecha 13 de octubre de 2008, no afectan la novedad de lo solicitado”. 3. El 11 de mayo de 2010, la sociedad HEINKE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA., dio respuesta al Informe Técnico mencionado. Adjuntó un nuevo pliego de reivindicaciones, en el cual eliminó la reivindicación 12. 4.

El 26 de julio de 2010 se emitió el Informe Técnico CGO 17-2010/a, mediante el cual se señaló que: i. “Las reivindicaciones 1 a 8, presentadas junto con el escrito de fecha 11 de mayo de 2010, no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486”. 5. Mediante proveído de 02 de agosto de 2010, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI dispuso lo siguiente: “comuníquese el Informe Técnico Nº CGO-17-2010/a, a fin que el solicitante envíe información o documentación adicional solicitada, o haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486; trámite que deberá cumplir dentro del plazo de sesenta días hábiles, luego del cual se procederá a resolver.

(…)”. 6. El 2 de noviembre de 2010 la sociedad HEINKE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA., solicitó que se le otorgue una prórroga adicional de treinta (30) días hábiles, al plazo de sesenta (60) días hábiles que se le confirió para contestar el Informe Técnico referido. 7. Mediante proveído de 05 de noviembre de 2010, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI dispuso lo siguiente: “Visto el escrito de fecha 2 de noviembre de 2010, y estando a lo establecido en el primer párrafo del artículo 45 de la Decisión 486: Concédase una prórroga, por única vez, de 30 días hábiles, contados a partir de finalizado el plazo concedido mediante proveído de fecha 2 de agosto de 2010, a fin de dar respuesta al Informe Técnico Nº 17- 2010/a. (…)”.

La anterior decisión fue notificada el 10 de noviembre de dicho año. 8. Mediante proveído de fecha 20 de diciembre de 2010, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, pasó el expediente a resolver, “tras verificar que había vencido el plazo otorgado en el proveído de fecha 2 de agosto de 2010, prorrogado el 5 de noviembre de 2010, (…)”. 9.

La Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 114-2010/CIN-INDECOPI de 21 de diciembre de 2010, denegó la patente de invención solicitada considerando que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. 10. El 22 de diciembre de 2010, la sociedad HEINKE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA., dio respuesta al Informe Técnico CGO 17-2010/a. Adjuntó un nuevo pliego de reivindicaciones. 11.

Mediante proveído de 27 de diciembre de 2010, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, refiriéndose al anterior escrito, señaló: “(…) estarse a lo resuelto en la Resolución No. 114-2010/CIN-INDECOPI”. 12. La sociedad HEINKE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA., presentó Recurso de Apelación contra la referida Resolución No. 114-2010. 13.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2878-2011/TPI- INDECOPI de 19 de diciembre de 2011, resolvió el Recurso de Apelación, confirmando el acto administrativo recurrido. 14. La sociedad HEINKE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA., presentó demanda contenciosa administrativa contra el anterior acto administrativo. 15.

El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. 05 de 30 de noviembre de 2012, declaró fundada la demanda. 16. El INDECOPI presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia. 17. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 18. Manifiesta, que la Resolución emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI (en concordancia con el fallo de la Comisión), vulneró el artículo 4 de la Decisión 486 relativo al cálculo de plazos.

En efecto, señaló: “(…) la Comisión dispuso que dicha prórroga de plazo surta efectos retroactivos; es decir, que el plazo adicional se considerara iniciado una semana antes de que nuestra empresa fuese notificada con el proveído que lo concedía cuando lo que usualmente ocurre es que la prórroga se compute a partir de la fecha en que se notifica la Resolución que la concede”. 19.

Agrega, que la prórroga de plazo de 30 días hábiles otorgada por la Comisión fue notificada el 10 de noviembre de 2010 y, por lo tanto, la fecha de vencimiento era el 23 de diciembre de 2010; es decir, correspondía determinarla desde el 11 de noviembre del mismo año. Por lo tanto, la empresa cumplió con absolver las observaciones del Informe Técnico CGO 017-2010/a de fecha 22 de diciembre de 2010. 20.

Arguye, que la anterior posición ya ha sido aceptada por el INDECOPI en reiterados pronunciamientos. 21. Señala, que la resolución del INDECOPI estuvo fundamentada en el Manual Andino de Patentes, que de ninguna manera hace parte del ordenamiento jurídico interno. 22. Sostiene, que el comportamiento del INDECOPI vulnera los principios de legalidad y debido proceso.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. El INDECOPI contestó la demanda con base en los siguientes argumentos: 23. Indica, que el plazo de la prórroga otorgada se computó conforme a la ley y, en consecuencia, no se vulneró el principio de legalidad ni del debido proceso; se contó desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del plazo inicial.

Por lo tanto, a efectos de evitar confusión en la Resolución de fecha 05 de noviembre de 2010 manifestó “(…) la prórroga se contabilizaría a partir del día siguiente a la culminación del plazo inicial otorgado”. 24. Agrega, que la Resolución que confirió la prórroga no fue objeto de cuestionamiento alguno. 25. Sostiene, que el hecho de que el accionante haya solicitado la prórroga el mismo día en que vencía el plazo originalmente otorgado, no puede constituir un beneficio para dicha parte a efectos de supeditar el cómputo del plazo al momento en que ésta tome conocimiento del otorgamiento de la prórroga “(…) la prórroga es una continuación de un plazo ya concedido con anterioridad”. 26.

Indica, que si bien el Manual Andino de Patentes no tiene rango normativo, busca uniformizar la aplicación de la normativa andina con la finalidad de evitar distintas interpretaciones de las normas comunitarias vigentes. Por lo tanto, el término de prórroga debe computarse de la siguiente manera: “(…) contado a partir del primer día hábil siguiente a aquel en que vence el término original sin que se requiera pronunciamiento expreso de la Oficina nacional competente”. 27.

Aduce, que aunque en algunos de sus pronunciamientos el cómputo de la prórroga se ha contabilizado desde el día siguiente a su notificación, se debió a las consideraciones especiales del caso en concreto; dichas decisiones no constituyen un precedente obligatorio. En el caso de autos, se dejó expresa constancia desde cuándo se iba a contar el plazo.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 28. El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia signada como Resolución No. 05 de 30 de noviembre de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que de conformidad con las disposiciones generales sobre plazos y términos, para computar el plazo adicional (prórroga), debe tomarse como punto de inicio el día siguiente a la fecha de su notificación. E. RECURSO DE APELACIÓN. Por parte del INDECOPI 29.

El INDECOPI, en el escrito de Recurso de Apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. IV. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS. 30. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial, delimitándola de la siguiente manera: 31. “Si dentro del marco de la Decisión 486, los plazos ampliatorios concedidos al solicitante deben ser computados a partir del vencimiento del plazo original, o a partir de la fecha de notificación de la resolución que concede la ampliación”. 32.

Si bien el juez consultante no señala expresamente las normas a ser interpretadas, de una lectura de la solicitud como de las piezas procesales remitidas, se evidencia que el problema jurídico planteado gira en torno a la interpretación del primer párrafo del artículo 45 de la Decisión 486. 33. Por lo tanto, de oficio el Tribunal interpretará los artículos 4, 5 y 45 de la misma normativa, así como del artículo 125 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 34.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 4 “Los plazos relativos a trámites previstos en la presente Decisión sujetos a notificación o publicación se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto de que se trate, salvo disposición en contrario de la presente Decisión.” (…) Artículo 45 SDASD “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.” DECISIÓN 500 (…) Artículo 125 “Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.” (…)”.

VI. Consideraciones. 35. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. La interpretación prejudicial. La forma de solicitarla. B. El cómputo de los plazos en el marco del artículo 45 de la Decisión 486. C. El Manual Andino de Patentes. Su valor Jurídico.

D. El principio de independencia de las oficinas de patentes. A. la interpretación prejudicial. LA FORMA DE SOLICITARLA. 36. Como quiera que el juez consultante no presentara una solicitud de interpretación con el lleno de los requisitos para el efecto, el Tribunal cree necesario determinar las pautas mínimas que deben cumplir las próximas solicitudes de interpretación prejudicial que reciba del órgano judicial que requiera dicha petición. 37.

Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 8 de abril de 2011, expedida en el marco del proceso 119-IP-2010: 38. “El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros.

En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente. 39. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio Comunitario Andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez del ordenamiento jurídico comunitario y la aplicación uniforme del mismo, se creó e instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial. 40.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario. 41. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes supuestos: ▪ Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

El Juez nacional que no sea de única o última instancia puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso. ▪ Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso debe suspender el proceso hasta que se reciba la consulta prejudicial. 42. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Sentencia del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003.

G.O.A.C No. 1050 de 6 de abril de 2004). 43. Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos: ▪ Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Lo que quiere decir que el Juez Nacional deberá enviar tantas consultas como procesos se presenten; por lo tanto, el Juez Nacional no puede abstenerse de enviar la solicitud argumentando que ya existe una interpretación para un caso similar.

Lo anterior, no quiere decir que la interpretación sea antojadiza o cambiante sin razón, ya que la jurisprudencia del Tribunal es un precedente claro para su propia labor jurisdiccional y, además, la idea es ir generando una doctrina jurisprudencial uniforme en la subregión. El Tribunal sobre este punto ha manifestado lo siguiente: Conviene observar que el pronunciamiento del Tribunal cuando atiende una solicitud de interpretación prejudicial, tiene la finalidad de asegurar la aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por lo que la jurisprudencia del Tribunal, como cuerpo de doctrina armónica y estable que debe servir al proceso de integración andina, es de aplicación general en los Países Miembros.

Sin embargo los dictámenes del Tribunal son actos judiciales, que por su propia naturaleza, se refieren al asunto sub-judice en cada caso. De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida en un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo.

(Sentencia del 24 de noviembre de 1989, expedida en el proceso 7-IP-89. G.O.A.C. No. 53 de 18 de diciembre de 1989). ▪ El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo). ▪ Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo). ▪ Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente. 44.

De conformidad con el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial No. 694 de 3 de agosto de 2001, y que será anexada a la presente interpretación prejudicial, la consulta de interpretación prejudicial debe tener los siguientes requisitos: • Se puede presentar en cualquier momento antes de dictar sentencia. Es recomendable que se plantee cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio. • Debe contener: o El nombre o instancia del juez o tribunal nacional consultante. o Relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere.

El juez consultante puede realizar preguntas en relación con los puntos dudosos u oscuros de las normas que se requiere interpretar. Esto con el fin de que la interpretación resulte efectivamente útil para el juez consultante. o La identificación de la causa que origine la solicitud. o El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación. Es muy importante que sea lo más completo posible para que el Tribunal cuente con todos los elementos de juicio para emitir su pronunciamiento y orientarlo al caso concreto.

En este sentido, es de suma importancia que se relaten los argumentos jurídicos esgrimidos por las partes y que tengan que ver con la aplicación de la normativa comunitaria. o El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.” B. El CÓMPUTO DE LOS PLAZOS EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 45 DE LA DECISIÓN 486. 45.

La corte consultante realizó la siguiente pregunta: ¿dentro del marco de la Decisión 486, los plazos ampliatorios concedidos al solicitante deben ser computados a partir del vencimiento del plazo original, o a partir de la fecha de notificación de la resolución que concede la ampliación? 46. La sociedad demandante sostuvo que la prórroga de 30 días hábiles otorgada por la Comisión fue notificada el 10 de noviembre de 2010 y, por lo tanto, la fecha de vencimiento era el 23 de diciembre de 2010.

Agrega que el comportamiento del INDECOPI vulnera los principios de legalidad y debido proceso. 47. El INDECOPI argumentó que el plazo de la prórroga otorgada se computó conforme a la ley y, en consecuencia, no se vulneró el principio de legalidad ni el del debido proceso; se contó desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del plazo inicial. 48.

De conformidad con el caso particular y los argumentos de las partes, el Tribunal hará una interpretación sistemática de los artículos 4 y 45 de la de la Decisión 486, estableciendo cuál es la manera adecuada de computar el plazo de prórroga establecido en el primer párrafo del mencionado artículo 45. 49. El artículo 4 de la Decisión 486 plasma una regla general para el cómputo de los plazos: “…se contarán a partir del días siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto de que se trate, salvo disposición en contrario de la presente Decisión”. 50.

Una vez revisado el artículo 45 de la Decisión 486, no se encontró una previsión especial para el cómputo de la prórroga del plazo para responder el análisis de la oficina nacional competente. En este sentido tiene, en principio, plena aplicación la disposición contenida el mencionado artículo 4. 51. Ahora bien, para establecer a ciencia cierta la su aplicabilidad, primero debemos determinar de qué manera se debe solicitar y autorizar la prórroga. 52.

Para responder al análisis que hace la oficina competente sobre el no cumplimiento de los requisitos, al solicitante se le concede un plazo de sesenta (60) días contado a partir de la fecha de la notificación del acto administrativo respectivo. La norma anuncia que puede haber una prórroga de treinta (30) días adicionales, pero no califica en qué circunstancias, lo que implica claramente que la oficina competente al analizar el caso particular debe determinar si procede o no la mencionada prórroga.

Esta es la interpretación adecuada, ya que si la intención del legislador hubiera sido conceder una prórroga automática, simplemente hubiera dado un plazo de noventa días sin dejar abierta la disposición con la palabra “podrá”. 53. En este orden de ideas, el esquema operativo tanto del solicitante como de la oficina de patentes sería el siguiente: • Antes del vencimiento del plazo de sesenta (60) para contestar el análisis de la oficina en relación con el no cumplimiento de los requisitos, el solicitante debe pedir por escrito que el mencionado plazo sea prorrogado por los treinta (30) días que prevé el primer párrafo del artículo 45.

Esto quiere decir, que si la solicitud se presenta por fuera de los 60 días se debe aplicar el párrafo tercero del artículo 45, es decir, la denegación de la patente. • La oficina competente deberá analizar, de conformidad con las circunstancias del caso, es decir, de acuerdo con su complejidad, necesidad y demás circunstancias particulares, si concede o no la prórroga solicitada. • En cualquier caso debe notificar su decisión al solicitante.

Esto, además de garantizar los principios básicos de “transparencia”, “publicidad de los actos administrativos” y del “debido proceso”, define la situación del solicitante en relación con su pedido. 54. De conformidad con lo anterior, no hay otro camino que aplicar el artículo 4 de la Decisión 486 y, en consecuencia, contar los treinta (30) días de prórroga desde la notificación del acto que la concede.

Una interpretación en sentido contrario sería soportar el esquema en el marco de la indefinición para el solicitante, o lo que es lo mismo, sobre una clara vulneración del debido proceso; es decir, si se sostiene que el plazo de prórroga debe ser contado desde el día siguiente de la finalización del plazo de sesenta (60) días, habría un espacio vacío donde el solicitante no sabría qué acción tomar: seguir trabajando en su contestación o recurrir si no está de acuerdo con la decisión de la oficina.

Por esta razón, el plazo de los treinta (30) días de prórroga debe contarse desde que se notifica la concesión de dicha prórroga. C. EL MANUAL ANDINO DE PATENTES. SU VALOR JURÍDICO. 55. La sociedad demandante sostuvo que la resolución del INDECOPI estuvo fundamentada en el Manual Andino de Patentes, que de ninguna manera hacer parte del ordenamiento jurídico interno. 56.

El INDECOPI argumentó que el Manual Andino de Patentes no tiene rango normativo, busca uniformizar la aplicación de la normativa andina con la finalidad de evitar las distintas interpretaciones de las normas vigentes. 57. De conformidad con lo anterior, el Tribunal estima oportuno referirse al valor jurídico del Manual Andino de Patentes.

Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de mayo de 2014, expedida en el proceso 09-IP-2014, magistrado ponente José Vicente Troya Jaramillo: 38. “En un esfuerzo conjunto de la Secretaría General de la Comisión de la Comunidad Andina con las oficinas nacionales de patentes de los cinco Países Miembros[2] y el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes se publicó en el año 2004, la segunda versión del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, cuya finalidad es armonizar los procesos y prácticas llevadas a cabo en la tramitación de patentes en las oficinas de los países andinos, el cual incorpora normas andinas, jurisprudencia comunitaria, constituyendo una fuente de consulta importante para los examinadores. 39.

Conforme se lo determina en el propio preámbulo del Manual, “(…) es una guía práctica para la realización del examen de solicitudes de patentes de invención presentadas en cualquiera de los cinco países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo al Régimen Común Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decisión 486).

En tal sentido, su contenido se debe considerar como una instrucción general para la tramitación y examen de las solicitudes de patente que se presenten ante las respectivas Oficinas andinas.” (…) 40. El Manual para examen de Patentes es una guía que sirve al examinador de patentes de las oficinas de la Comunidad Andina, para consultar sobre el procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parte de los administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como jurisprudencia del TJCA. 41.

En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina la solicitud, puede considerar este importante texto y utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada. 42. El Manual en sí constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador; en sí no es de carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario.

Lo que sí marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia proveniente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina y no el Manual como tal. Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal, más no cuando es utilizado por sí solo.”.

D. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE LAS OFICINAS DE PATENTES. 43. La sociedad demandante argumentó que la posición que defiende ya fue aceptada por el INDECOPI en reiterados pronunciamientos. El INDECOPI, por su parte afirma que dichas decisiones no constituyen un precedente obligatorio. 44. Para resolver lo anterior, el Tribunal considera necesario hablar del principio de independencia de las oficinas de patentes.

Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 2 de abril de 2014, expedida en el marco del proceso 243-Ip-2013, Magistrada Ponente, Leonor Perdomo Perdomo: 45. “El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro.

El Título II de la Decisión 486, denominado “De las Patentes de Invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad. 46. Para abordar el asunto propuesto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2012, de la misma magistrada ponente y expedida en el proceso 103-IP-2012: 47.

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. 48. Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se tiene que negar igualmente en otro. 49.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre, se debe adelantar el trámite correspondiente ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del debido análisis de patentabilidad. 50.

Si bien en muchos casos, se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente. 51. No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones.

Lo que se está diciendo, es que la oficina de patentes tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. 52.

Si bien, existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente. 53. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al derecho de prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado.

Manifestó lo siguiente: “El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta.

De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”.[3] (Proceso 33-IP-2007.

Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1527, de 31 de julio de 2007)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: De conformidad con el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial No. 694 de 3 de agosto de 2001, y que será anexada a la presente interpretación prejudicial, la consulta de interpretación prejudicial debe tener los siguientes requisitos: ▪ Se puede presentar en cualquier momento antes de dictar sentencia. Es recomendable que se plantee cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio. ▪ Debe contener: • El nombre o instancia del juez o tribunal nacional consultante. • Relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere.

El juez consultante puede realizar preguntas en relación con los puntos dudosos u oscuros de las normas que se requiere interpretar. Esto con el fin de que la interpretación resulte efectivamente útil para el juez consultante. • La identificación de la causa que origine la solicitud. • El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación. Es muy importante que sea lo más completo posible para que el Tribunal cuente con todos los elementos de juicio para emitir su pronunciamiento y orientarlo al caso concreto.

En este sentido, es de suma importancia que se relaten los argumentos jurídicos esgrimidos por las partes y que tengan que ver con la aplicación de la normativa comunitaria. • El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

SEGUNDO: El plazo de los treinta (30) días de prórroga que prevé el artículo 45 de la Decisión 486, debe contarse desde que se notifica la concesión de dicha prórroga al solicitante, de conformidad con lo establecido en la presente providencia TERCERO: El Manual para examen de Patentes es una guía que sirve al examinador de patentes de las oficinas de la Comunidad Andina, para consultar sobre el procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parte de los administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como jurisprudencia del TJCA.

En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina la solicitud, puede considerar este importante texto y utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada. El Manual en sí constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador; en sí no es de carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario.

CUARTO: El examen de patentabilidad que realizan las oficinas de patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 02226-2012-0-1801-JR-CA-17, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 47-IP-2014 ----------------------- [1] Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta Nº 23-J-TJCA-2014. [2] Recordemos que Venezuela fue parte de la Comunidad Andina hasta el año 2005, por lo que formó parte de la elaboración de este Manual. [3] CABANELLAS, Guillermo.

“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2004, pág. 207.