[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 060-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Patente de invención: PERIMIDINAS HERBICIDAS. Actor: Sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY. Proceso interno N°. 02995-2010-0-1801-JR-CA-06. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].
VISTOS: El 13 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 02995-2010-0-1801-JR-CA- 06;
El auto del 18 de junio de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.
I.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.
III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 9 de diciembre de 2004, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, solicitó la patente de invención para PIRIMIDINAS HERBICIDAS, reivindicando prioridad extranjera en base a las solicitudes Nº. 60/531.300 y Nº. 60/598.397, ambas presentadas en la oficina de patentes de Estados Unidos de América el 19 de diciembre de 2003 y el 3 de agosto de 2004, respectivamente. 2.
El 31 de agosto de 2005 se publicó la solicitud en el Diario Oficial ‘El Peruano’ y no se presentaron oposiciones. 3. De acuerdo a las Resoluciones que obran en expediente el examinador emitió los siguientes informes técnicos: a. Informe Técnico AB 39-2007, de 3 de julio de 2007, donde se concluyó: - Las reivindicaciones 1 a 12 y 14 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. - La reivindicación 13, al referirse a un método de tratamiento, no es patentable en concordancia con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486.
Mediante proveído de 19 de noviembre de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías señaló que ha detectado un error en el Informe Técnico AB 39-2007, ya que la reivindicación 13, tal y como está redactada, no está referida a un método terapéutico, por lo que debe dejarse sin efecto dicho informe y emitirse uno nuevo. El 26 de noviembre de 2007, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY dio respuesta al Informe Técnico y presentó nuevo pliego con 13 reivindicaciones. b. Informe Técnico AB 100-2007 de 29 de noviembre de 2007, en el que examinador de patentes, concluyó: - Las reivindicaciones 1 a 13 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
El 18 de abril de 2008, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY dio respuesta al Informe Técnico adjuntando nuevo pliego con 11 reivindicaciones. c. Informe Técnico AB 100-2007/A de 8 de mayo de 2008, en el que examinador de patentes, concluyó: - Las reivindicaciones 1 a 11 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
El 11 de septiembre de 2008, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY dio respuesta al informe técnico y presentó nuevo pliego de 11 reivindicaciones. d. Informe Técnico AB 100-2007/b de 22 de enero de 2009, por medio del cual el examinador de patentes expuso: - Las reivindicaciones 1 a 11 no cumplen con el requisito de claridad y concisión del artículo 30 de la Decisión 486. 4.
Por Resolución Nº. 0159-2009/DIN-INDECOPI de 30 de enero de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente. 5. El 24 de febrero de 2009, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY interpuso recurso de apelación. 6. La Sala de Propiedad Intelectual solicitó que se emita un Informe Técnico sobre los argumentos presentados por la solicitante con su apelación. 7.
El 23 de diciembre de 2009, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico SR 03-09. 8. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0234-2010/TPI-INDECOPI, de 25 de enero de 2010, denegó la patente de invención solicitada. 9.
La sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY interpuso demanda contencioso administrativa. 10. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número dieciséis, de 3 de abril de 2013, donde el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda. 11.
El INDECOPI interpuso recurso de apelación. 12. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número tres de 17 de diciembre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.
B. Fundamentos de la demanda. La sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY presentó demanda indicando: 13. Como fundamentación jurídica de su petitorio manifiesta que no se notificó el Informe Técnico SR 03-09. Lo que significa que se omitió una etapa del procedimiento que determina la nulidad de lo actuado. 14. Lo indicado constituye una afectación a nuestros derechos. 15.
Cita el artículo 45 de la Decisión 486. 16. El INDECOPI al no correr traslado del informe técnico que determinaría la concesión o denegatoria de la patente afectó el debido proceso ya que la sociedad demandante no pudo rebatir los argumentos técnicos errados que fueron base de la resolución impugnada. 17. El Informe Técnico que no fue notificado se basó en una errónea apreciación pues “la expresión éster o tioéster derivado de CO2H resulta clara conforme a los documentos adjuntados. 18.
Ya se había reconocido la novedad y el nivel inventivo de la patente. C. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. El INDECOPI contesta la demanda y argumenta: 19. De la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, la segunda notificación de un informe técnico es una facultad discrecional de la oficina nacional competente. 20.
Por lo que, la autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar un segundo informe. 21. Lo contrario significaría extender el procedimiento indefinidamente. 22. Las reivindicaciones carecen de novedad. D. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia manifiesta que: 23. El informe técnico que fundamentó la resolución impugnada debió ser notificado a la demandante. 24.
“se debe precisar que no se está amparando pretensión alguna referida a se conceda el registro de patente solicitado, al haberse advertido defectos en el procedimiento administrativo que deben ser corregidos por la propia entidad administrativa; por lo que este órgano jurisdiccional no resulta competente en el presente caso para otorgar el registro de patente, en ese sentido corresponde a la autoridad administrativa determinar la procedencia previo cumplimiento de lo advertido en la presente”.
E. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. 25. El INDECOPI, presentó recurso de apelación, en el arguyó los mismos fundamentos que en su contestación a la demanda en el sentido de que está obligada a notificar únicamente el primer informe técnico y no así los demás que se presenten en el proceso. F. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. 26.
No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. G. Solicitud del Juez consultante. 27. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: 1. Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486 respecto a modificación de la solicitud de patente cuando al haber sido rechazado un primer pliego de reivindicaciones se subsana dichas observaciones presentando un pliego modificatorio. 2.
Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten.
CONSIDERANDO: 28. Que, las normas contenidas en los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 29.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 30.
Que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, 31. Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.
La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.
(…)”. 1. De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos. 32. En el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico SR 03-09 no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Finalmente, el Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a “Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad”.
Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 33. De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 34.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa.
(Proceso 33- IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013). 35. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46.
Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes.
En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 36. En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. 37. Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos técnicos, no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente, es decir, son personas independientes de la mencionada Oficina. 38.
Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: 39. “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). 2. De la modificación de una solicitud de patente. 40. Si bien, el tema no es controvertido directamente por las partes, sin embargo, el Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a “Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486 respecto a la modificación de la solicitud de patente cuando al haber sido rechazado un primer pliego de reivindicaciones se subsana dichas observaciones presentando un pliego modificatorio”, por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. 41.
Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. 42.
De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo a reciente jurisprudencia de este Tribunal: • “Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. • Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. • De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.
Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.
Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1- C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.
Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”.
(Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2003, patente: “UN PRODUCTO COMESTIBLE ENCAPSULADO CON COMPONENTES DE CONTRASTE). 43. Del análisis de la norma en estudio se generan la siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 44. Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. 45.
Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.
En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.
(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, 10 de enero de 2001, patente: Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene). 46. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.
A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el cinvento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.
(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 769, de 24 de mayo de 2002, patente: IMINODERIVADOS CICLICOS). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
SEGUNDO: La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
TERCERO: De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.
CUARTO: El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.
QUINTO: La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
SEXTO: Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad.
SÉPTIMO: Si bien es cierto que la norma no dispone nada respecto a si la modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.
La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 02995-2010-0-1801-JR-CA-06, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial la señora Presidenta, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) ----------------------- [1] Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N°. 22-J-TJCA-2014. ----------------------- Proceso 060-IP-2014