TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 78-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 56 de la misma normativa, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Marca: “MAC POLLO” (mixta). Expediente Interno: 2009-00085 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 25 días del mes de agosto del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 1809 de 16 de junio de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00085.

El Auto de 16 de julio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. Las partes: Demandante: MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercera interesada: AVIDESA MAC POLLO S.A. A. Determinación de los hechos relevantes: El 22 de agosto de 1984, la sociedad Avidesa Ltda. presentó la solicitud de registro de la marca MAC POLLO (mixta) para distinguir “pollo asado y sacrificado; carnes y pescados; conservas” de la Clase 29 de la Clasificación de Niza. La sociedad McDonald’s International Property Company Ltd. formuló oposición contra la solicitud con sustento en sus marcas registradas que contienen la partícula “MC”: McDONALD´S (denominativa), RONALD McDONALD (denominativa) y MCRIB (denominativa) de las Clases 29, 30 y 42 de la Clasificación de Niza.

Mediante memorial de 5 de mayo de 1987, la sociedad opositora solicitó que se practicaran las pruebas que acreditaban la titularidad de las marcas registradas base de la oposición. La parte solicitante no pidió pruebas. Por auto de 23 de abril de 1992, se decretaron las pruebas solicitadas. Mediante memorial de 27 de julio de 2000, Avidesa Ltda. solicitó que se inscribiera el cambio de nombre de la empresa a Avidesa Mac Pollo S.A. Mediante Resolución 44455 de 28 de diciembre de 2001, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada.

McDonald’s International Property Company Ltd. presentó ante la División de Signos Distintivos recurso de reposición y en subsidio de apelación. Por Resolución 12386 de 7 de junio de 2004, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 44455 de 2001, asimismo concedió el recurso de apelación. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación mediante la Resolución 34467 de 15 de septiembre de 2008, y confirmó la Resolución 44455 de 2001, agotándose así la vía gubernativa.

El 9 de febrero de 2009, McDonald’s International Property Company presentó acción de nulidad contra las Resoluciones 44455, 12386 y 34467 emitidas por la SIC. Mediante auto del 12 de febrero de 2010, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, tuvo como contestada la demanda por el tercero interesado Avidesa Mac Pollo S.A. y como no contestada la demanda por parte de la SIC.

Por medio de Oficio 1809 de 16 de junio de 2014, el Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la “interpretación por la vía prejudicial del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobada en Colombia mediante decreto 1190 de 1978 y los artículos 136 y 172 de la Decisión 486, a fin de resolver el proceso interno 2009-00085”.

B. Fundamentos de la demanda: La demandante McDonald’s International Property Company, Ltd. manifestó lo siguiente: Funda sus pretensiones en las siguientes normas: los literales f) y g) del artículo 58 de la Decisión 85, correspondientes a los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 y en la integridad del artículo 172 de la misma providencia. “La marca MAC POLLO (mixta) y la marca McDONALD’S (mixta), como sus marcas derivadas, originan un grave riesgo de confusión en el mercado, en cuanto se reproduce el elemento esencial de la marca prioritaria (Mc o Mac como se pronuncia en el mercado) y se imita la conformación de las marcas derivadas, particularmente si se tiene en cuenta que las marcas en conflicto concurren en el mismo sector del mercado”.

“Las marcas base de oposición, registradas con anterioridad al 24 de agosto de 1984 que hoy continúan vigentes, son McDONALD´S y RONALD McDONALD de las Clases 29, 30, 32 y 42 de la Clasificación de Niza”. “La marca McDONALD´S en el ámbito del negocio de las comidas rápidas es notoriamente conocida en el territorio colombiano y en el extranjero desde una fecha anterior a la solicitud de registro de la marca objeto del presente proceso, y lo es en la actualidad, cada vez, con una mayor intensidad en su uso y posicionamiento en el mercado”.

En los signos confrontados predomina el elemento denominativo. C. Fundamentos de la contestación a la demanda: Mediante auto del 12 de febrero de 2010, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, tuvo como no contestada la demanda por la SIC. La tercera interesada Avidesa Mac Pollo S.A. contestó la demanda con fundamento en lo siguiente: Debida aplicación de los literales f) y g) del artículo 58 de la Decisión 85 que corresponden a los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados. Los signos confrontados no son similares desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual. Por lo tanto, no tienen riesgo de confusión o de asociación ante el público consumidor. “De acuerdo a los factores de conexión competitiva, podemos ver que los signos confrontados protegen productos que se encuentran en la misma clase internacional, pero a pesar de esto, no presentan idénticos canales de comercialización y no se promueven mediante los mismos medios de publicidad”.

Las marcas de McDONALD´S que incluyen la expresión “MC” están compuestas por una sola palabra, mientras que la marca MAC POLLO (mixta) está compuesta por dos palabras fácilmente reconocibles y diferenciables.

CONSIDERANDO: Competencia del Tribunal Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite mediante Auto de 16 de julio de 2014. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 58 de la Decisión 85 y los artículos 136 y 172 de la Decisión 486. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, se advierte que la solicitud de registro de la marca MAC POLLO (mixta) fue presentada el 22 de agosto de 1984, en plena vigencia de la Decisión 85.

Por lo tanto, no resulta pertinente la interpretación de los artículos 136 y 172 de la Decisión 486, por lo que este Tribunal interpretará el artículo 58 literales f) y g) de la Decisión 85; y, de oficio, el artículo 56 de la misma normativa, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes: DECISIÓN 486 Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. DECISIÓN 85 “(…) Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

(…)”. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, teniendo en cuenta las normas anteriormente descritas. LA APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. En el presente caso, la solicitud de registro de la marca MAC POLLO (mixta) fue presentada el 22 de agosto de 1984, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas (artículo 56), así como las causales de irregistrabilidad de los signos (artículo 58) y, por esta razón, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen, por lo tanto, se hará referencia a “la norma comunitaria en el tiempo”.

Dentro del Proceso 95-IP-2009 de 14 de octubre de 2009, este Tribunal señaló lo siguiente: “En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos. Por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. En el caso de autos, se observa que la solicitud de registro de la marca MAC POLLO (mixta) fue presentada el 22 de agosto de 1984, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable, en tanto que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos sustanciales para el registro de marca.

CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD. En el presente caso, la SOCIEDAD AVIDESA LTDA. solicitó el registro de la marca MAC POLLO (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación de Niza, por lo tanto, resulta necesario referir al concepto de marca y sus elementos constitutivos. En relación con la definición de marca y los requisitos para registrarla, dentro del Proceso 44-IP-2005 de 6 de abril de 2005, este Tribunal ha reiterado que: “(…) La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Requisitos de registrabilidad Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los distintivos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales según el artículo 56 son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad. La novedad no hacía referencia, en la Decisión 85, a la utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados.

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque involucra distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas ya registradas o anteriormente solicitadas. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio. Acerca de la novedad que se exige a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, ha dicho este Tribunal y así lo considera también la doctrina: "( ) que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente". (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Respecto de la visibilidad se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista. Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de ese sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores.

Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Entre productos y servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o el servicio que presta y, al consumidor, exigir el producto o el servicio que conoce, aprecia y busca según la marca.

Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56, de la Decisión 85 exige que los signos sean visibles, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad, que es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. (…)”. Siguiendo este concepto del carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

En consecuencia, en el presente caso la Corte Consultante debe analizar si la marca MAC POLLO (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación de Niza, cumple con los requisitos del artículo 56 de la Decisión 85 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 58 de la referida Decisión.

3. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIÓN. Teniendo en cuenta que la SOCIEDAD AVIDESA LTDA. solicitó el registro de la marca MAC POLLO (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación de Niza, y que a la mencionada solicitud se opuso la sociedad McDonald’s International Property Company Ltd. con sustento en sus marcas registradas que contienen la partícula “MC”: McDONALD´S (denominativa), RONALD McDONALD (denominativa) y MCRIB (denominativa) de las Clases 29, 30 y 42 de la Clasificación de Niza, este Tribunal considera necesario desarrollar el presente tema.

Al respecto, dentro del Proceso 69-IP-2001 marca “OLYMPUS” (mixta) de 14 de noviembre de 2001, este Tribunal reiteró que: “(…) Para admitir el registro de signos es necesario que sean novedosos, visibles distintivos, y además que no se encuentren comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 58 de la Decisión 85, entre las que se encuentra, para el caso que se ha solicitado la interpretación, la de registrar signos que sean confundibles con otras marcas registradas con anterioridad para productos o servicios de una misma clase.

El literal f) del artículo 58, protege a una marca del riesgo de confusión con otra, siempre que ambas se refieran a productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclátor. Es necesario establecer que la confusión o acción de confundir es entendida en el sentido de tomar una cosa por otra. La marca que es confundible con otra carece de fuerza distintiva y de novedad, que son requisitos para su registrabilidad.

Puede decirse que lo confundible engaña y por lo tanto no distingue, con lo cual no se cumple con el requisito esencial de suficiente distintividad. La prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña dentro del campo comercial: distinguir un producto o servicio de los servicios o productos que compiten en el mercado.

Al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna en irregistrable al existir el riesgo de confusión. Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado.

La prohibición del registro de signos confundibles a que se refiere el literal f) de la Decisión 85, protege a las marcas del "riesgo de confusión" o de la "similitud confusionista" que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado.

La causal de irregistrabilidad del signo solicitado evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad. Teniendo entonces, que las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor que lo induzcan a fallar en la identificación de los bienes y servicios no pueden dar lugar a registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, puesto que esta figura de irregistrabilidad, por la confusión que induce a error, vicia el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos perjudicando a los productores.

Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del "riesgo de confusión", evitando que las marcas sean "claramente distinguibles". La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase.

Entonces, para analizar y verificar si existe riesgo de confusión es necesario realizar la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra. Esta labor es compleja, sin embargo la doctrina y jurisprudencia han señalado las reglas que pueden ser utilizadas para analizar la existencia del riesgo de confusión: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas El Tribunal se ha referido ya en sentencias anteriores al riesgo de confusión: (…)”.

Con respecto al riesgo de confusión directa e indirecta y/o de asociación, en el Proceso 59-IP-2013, de 10 de abril de 2013, marca “MUJER LATINA” (mixta), el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación Para establecer la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y/o de asociación entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión y/o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue, en los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión y/o de asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. (…)”. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si son o no similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS. En el presente caso, se debe comparar el signo solicitado MAC POLLO (mixto) con las marcas registradas que contienen la partícula “MC”: McDONALD´S (denominativa), RONALD McDONALD (denominativa) y MCRIB (denominativa). Para ello se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 117-IP-2013 de 25 de septiembre de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos y denominativos, lo siguiente: “(…) Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. Por lo anterior, en la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. En aplicación de lo anterior, el examen de los signos es atribución exclusiva del Juez Consultante, quien debe aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de este tipo de marcas.

LAS PALABRAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE LAS MARCAS. LA MARCA DÉBIL. Se interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo solicitado MAC POLLO (mixto) está conformado por elementos genéricos y de uso común como la palabra “POLLO”. Al respecto, dentro del Proceso 30-IP-2013 de 15 de marzo de 2013, este Tribunal reiteró: “(…) El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). Al respecto, el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo”.

Palabras de uso común. Tomando en cuenta que el signo solicitado está compuesto por el término “POLLO”, se hace necesario tratar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. Dentro del Proceso 198-IP-2007, marca “Mc POLLO” (mixta) de 3 de febrero de 2008, este Tribunal señaló lo siguiente: “(…) Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1231 de 16 de agosto de 2005). En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

(…)”. Atendiendo a estos criterios de interpretación, el Juez Consultante deberá determinar si la palabra “POLLO” de la marca MAC POLLO (mixta) resultaría genérica o de uso común con relación a los productos que distingue; o, si está conformada por palabras genéricas o de uso común, en qué medida éstas hacen que el signo sea considerado como genérico o de uso común.

6. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de que el signo solicitado está conformado por un elemento en idioma extranjero que es “MAC”. En el Proceso 59-IP-2013, de 10 de abril de 2013, antes citado, este Tribunal reiteró lo siguiente: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si adema, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar” (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”.

El Juez Consultante deberá determinar si la palabra “MAC” del signo solicitado sería o no un elemento en idioma extranjero conocido por el público consumidor. SIGNOS DE FANTASÍA. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución 44455 de 28 de diciembre de 2001, confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial en la Resolución 34467 de 15 de septiembre de 2008, manifestó que la expresión MAC junto con la palabra POLLO constituyen una expresión de fantasía. Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema.

En el Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA, este Tribunal manifestó: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas. El tratadista Breuer Moreno las define señalando que: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”.

Se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar si la marca MAC POLLO (mixta) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotada de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.

8. FAMILIA DE MARCAS. Tomando en cuenta que la demandante manifiesta que sus marcas constituyen una familia de marcas, el Tribunal estima necesario referirse al tema “Familia de Marcas”. Dentro del Proceso 9-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. 1958 de 27 de junio de 2011, marca “COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1” (denominativa), este Tribunal reiteró: “Se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. Asimismo, el Tribunal ha precisado que: “El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros usen esa partícula en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la familia de marcas, y genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común” (Proceso 30-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. 1964 de 13 de julio de 2011, marca: “U.S. Polo ASSN SINCE 1890”).

En general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.

Aplicando lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas, para así establecer el eventual riesgo de confusión en el público consumidor.

9. LA MARCA NOTORIA EN LA DECISIÓN 85. La demandante McDonald’s International Property Company Ltd. manifestó que la marca McDONALD´S en el ámbito del negocio de las comidas rápidas es notoriamente conocida, por esta razón el Tribunal desarrollará el tema. Dentro del Proceso 63-IP-2009 de 2 de septiembre de 2009, este Tribunal señaló lo siguiente: “La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresó: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. En este sentido, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El literal g) del mismo artículo, en cambio protege además a la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con productos o servicios ‘idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la regla de especialidad.

( ) En virtud de la norma en cuestión, entonces la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una ‘notoriamente conocida y registrada en el exterior’, así no cuente con un registro nacional válido. Proceso 1-IP-87. Interpretación prejudicial de 3 de diciembre de 1987, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 28 de 15 de febrero de ”.

(Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo Cartagena 1134, de 3 de noviembre de 2004). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”.

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, ya que éste la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos. En consecuencia, esta clase especial de signos distintivos requiere una protección especial, a fin de evitar que terceros pretendan aprovecharse maliciosamente del prestigio ajeno. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante la autoridad competente.

A diferencia de las Decisiones 344 y 486, la 85 no establece criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida. Sin embargo, la circunstancia de notoria se puede probar accediendo a los diferentes medios probatorios de conformidad con la normativa procesal de cada País Miembro, y acudiendo a los criterios generalmente aceptados para probar dicho hecho.

Sobre este punto el Tribunal ha expresado lo siguiente: “La notoriedad de una marca no es un hecho que se reconoce con la sola afirmación de su titular, sino que es una calidad que debe ser probada por quien la alega. El anterior aserto, dentro del Régimen de la Decisión 85 no tenía expresión normativa como si la tuvo en el artículo 84 de la Decisión 344 y la tiene ahora en los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión. Por ello, y con apoyo en la Doctrina, el Tribunal estableció jurisprudencialmente para el reconocimiento de la calidad de notoria de una marca, bajo el Régimen de la Decisión 85, el que su titular demostrara tal circunstancia con los medios probatorios que estuvieren a su alcance dentro de los respectivos sistemas judiciales de cada país”.

(Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1134, de 3 de noviembre de 2004). En relación con los criterios generalmente aceptados, ha manifestado: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.

Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” (Interpretación Prejudicial de 13 de marzo de 2002.

Proceso 9-IP-2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 777, de 27 de marzo de 2002). El Tribunal advierte que la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro”. 10. CONEXIÓN COMPETITIVA. Además de los criterios referidos para la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 29, mientras que los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición y la demanda distinguen productos y servicios de las Clases 29, 30 y 42, por lo que el Juez Consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

En relación al tema, en el Proceso 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013, marca “SUCRALIGHT” (denominativa), este Tribunal ha establecido lo siguiente: “El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente (Fernández Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. pp. 242 – 246). Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. (…)”. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios en diferentes Clases, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: En el presente caso, la solicitud de registro de la marca MAC POLLO (mixta) fue presentada el 22 de agosto de 1984, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas (artículo 56), así como las causales de irregistrabilidad de los signos (artículo 58) y, por esta razón, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

Segundo: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo, de conformidad con el artículo 56 de la Decisión 85; y siempre que, además, no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad determinadas por el artículo 58 de la mencionada Decisión. Tercero: Según el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, no son registrables como marcas las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

Corresponde al Juez Consultante determinar el riesgo de confusión y/o de asociación sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

Cuarto: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos y mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Quinto: Los signos compuestos por palabras genéricas y de uso común carecen de suficiente distintividad cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación genérica o común de los productos que se busca proteger, por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

De igual forma la marca débil no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Sexto: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o común deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. Séptimo: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto.

También lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Una característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas. Octavo: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan una derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

Noveno: La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. No será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de los productos o de los servicios para los cuales se hubiere solicitado dicho registro.

Según la Decisión 85, la notoriedad en todo caso deberá ser debidamente probada, conforme a los medios procesales internos de cada País Miembro. Décimo: Teniendo en cuenta lo anterior, de no probarse la notoriedad de la marca defendida como notoria, se deberá analizar la conexión competitiva. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto que, en principio, al no existir conexión competitiva, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José diez Canseco Núñez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) PROCESO 78-IP-2014