PROCESO 099-IP-2014 — Comunidad Andina

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 99-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 136 literal b, 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 06808- 2010-0-1801-JR-CA-14.

Actor: CORTEFIEL S.A.C. Marca denominativa CORTEFIEL. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS: El Oficio N° 6808-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 11 de agosto de 2014, fue recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 06808-2010-0-1801-JR-CA-14.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de agosto de 2014.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: CORTEFIEL S.A.C. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. iii.

DATOS RELEVANTES a.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad CORTEFIEL S.A., solicitó el 10 de septiembre de 2008, el registro como marca del signo denominativo CORTEFIEL, para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “vestidos, calzado (excepto ortopédico), sombrerería”. 2.

Una vez publicada la solicitud se presentaron las siguientes oposiciones: • OSCAR FREDDY HUAMANCAYO ESPINOZA, presentó oposición sobre la base de su marca denominativa CORTEFIEL, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (Fue cancelada por no uso por parte del INDECOPI). • La sociedad CORTEFIEL S.A.C., presentó oposición sobre la base de su nombre comercial mixto CORTEFIEL, usado desde marzo de 2004 para actividades relacionadas con la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

El 11 de septiembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2554-2009/CSD-INDECOPI, declaró improcedente la oposición formulada por OSCAR FREDDY HUAMANCAYO ESPINOZA y fundada la oposición presentada por CORTEFIEL S.A.C., y, en consecuencia, denegó el registro solicitado. 4. El 12 de octubre de 2009, la sociedad CORTEFIEL S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5.

El 9 de julio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1525-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando el acto impugnado y, en consecuencia concedió el registro solicitado. 6. La sociedad CORTEFIEL S.A.C., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución. 7.

El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 5 de marzo de 2013, declaró infundada la demanda. 8. El 27 de marzo de 2013, la sociedad CORTEFIEL S.A.C., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú solicitó interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Manifiesta, que la normativa comunitaria no establece una limitación territorial al uso de nombres comerciales. Por lo tanto, no hay asidero legal que respalde la siguiente conclusión contenida en la Resolución No. 1525-2010: “En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que esta Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano.”. 11.

Indica, que la anterior limitación afecta al derecho a la libertad de empresa. El INDECOPI impone un límite ilegítimo a la libertad de empresa de la sociedad CORTEFIEL S.A.C., dado que recorta la protección que tenía su nombre comercial, y que fue reconocido por la Resolución 1429-2009. 12. Expresa, que el hecho de que CORTEFIEL S.A.C. sólo tenga un local comercial en el distrito de Miraflores, no implica que sus productos puedan ser transportados de un distrito a otro.

Tampoco implica que la empresa no sea conocida en otros distritos. 13. Agrega, que con esto se está permitiendo que otras empresas sin ningún problema utilicen el nombre comercial CORTEFIEL, lo que puede llevar a confusión en el público consumidor. Condenar a la sociedad CORTEFIEL a comercializar sus productos únicamente en Miraflores es vulnerar el derecho a la libertad de empresa.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Por parte del INDECOPI. 14. Indica, que se concedió el registro de la marca CORTEFIEL, ya que no se acreditó una intensidad en su uso que pudiera impedir el mencionado registro. 15. Sostiene, que los literales a) y b) del artículo 136, establecen que un nombre comercial se puede oponer al registro de una marca si los dos tienen igual intensidad de uso. 16.

Afirma, que no es posible saber si existen pequeños negocios distinguidos con nombres comerciales parecidos. No se puede impedir con esto el registro de una marca que obedezca a la necesidad de un negocio de alcance nacional, sobre la base de una denominación con un ámbito geográfico limitado de influencia comercial. D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 17.

El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 5 de marzo de 2013, declaró infundada la demanda. Se basó en lo siguiente: “(…) De ello se colige que la norma establece en forma clara que la protección del nombre comercial para oponerse al registro de una marca, proviene de la consideración de las circunstancias particulares del uso como se establece en el artículo 136 inciso b) referido, por ello para otorgar protección a nivel nacional a un nombre comercial, cuando no se ha probado el uso del mismo también a nivel nacional, conllevaría a permitir supuestos de incumplimiento de lo establecido en los literales a) y b) del artículo 136 (…)”.

E. RECURSO DE APELACIÓN 18. La sociedad CORTEFIEL S.A.C., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Agrega que el nombre comercial CORTEFIEL tiene reconocimiento a nivel nacional como internacional. No se limita únicamente al Distrito de Miraflores. Para demostrar esto el apelante presenta varias pruebas documentales.

IV. Normas a ser interpretadas. 19. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1-Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre nombres comerciales y signos idénticos que distinguen productos de la misma clase, en el marco del inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486. 2- Si la protección de los nombres comerciales frente a otros signos distintivos, se encuentra sujeta al ámbito de difusión o influencia de sus actividades en un área geográfica”. 20.

No se hará la Interpretación solicitada, ya que el caso no corresponde a la protección de una marca registrada, sino de un nombre comercial. Por lo tanto, de oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 136 literal b), 190, 191 y 192, de la misma normativa 21. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 190 “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” Artículo 191 “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

Artículo 192 “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. (…)”. VI. Consideraciones. 22. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL AL INTERIOR DE LOS PAÍSES MIEMBROS.

SU AMPARO EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA IDÉNTICA O SIMILAR. 23. La sociedad demandante argumentó que la normativa comunitaria no establece una limitación territorial al uso de nombre comerciales. El INDECOPI afirmó que no se puede impedir el registro de una marca que obedezca a la necesidad de un negocio de alcance nacional, sobre la base de un signo con ámbito geográfico limitado de influencia comercial.

Además de lo anterior, la corte consultante delimitó su solicitud con las siguientes preguntas: “1- Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre nombres comerciales y signos idénticos que distinguen productos de la misma clase, en el marco del inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486. 2- Si la protección de los nombres comerciales frente a otros signos distintivos, se encuentra sujeta al ámbito de difusión o influencia de sus actividades en un área geográfica.” 24.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal desarrollará el tema propuesto, dividiendo el análisis en tres partes: 1) Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 2) Ámbito de protección territorial del nombre comercial al interior de los países miembros. Y 3) Protección en relación con signos idénticos o similares. 25.

A manera introductoria, se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013: “El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.[2] Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”. 26.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo denominativo CORTEFIEL fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial mixto CORTEFIEL era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. 27.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 28. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros. 29. De conformidad con dicho hasta el momento, podemos vislumbrar que la figura del nombre comercial es un vehículo muy poderoso en el mercado. Es el mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores, sino tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.) 30.

Además de esto, como quiera que el nombre comercial es un signo distintivo realidad, es decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado, debe protegerse de manera especial y con cierto cuidado para no afectar dos de los principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor. 31.

El nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo en el mercado; tiene una gran importancia porque es un vehículo empresarial potente y práctico. En este orden de ideas, a diferencia de una marca, el nombre comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial; de aquí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva. 32.

Las marcas se protegen una vez se registran y pueden sobrevivir en el campo registral sin ser usadas. La figura de la cancelación por no uso si bien depura el registro marcario, no opera sino después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Esto quiere decir que el campo registral marcario en un primer momento está deslindado del campo práctico del uso en el mercado, cosa que no ocurre en el ámbito de los nombres comerciales que se protegen porque realmente se usan. 33. En consecuencia, el nombre comercial debe tener una protección muy especial de conformidad con su naturaleza de signo distintivo realidad. 34.

Ahora bien, en relación a la cuestión planteada por corte consultante, mediante la cual se pregunta sobre si el nombre comercial debe protegerse en relación con su ámbito geográfico de difusión o influencia, el Tribunal advierte que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos como se dijo líneas arriba: a) protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor.

Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes.

El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática; por lo general lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial, no piensan en quedarse estáticos en una localidad de territorio.

Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo. 35. Además de lo anterior, en mercados tan conectados, virtual y físicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras.

Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se está abriendo un gran espacio para que el público consumidor en un momento determinado sea confundido en su elección. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tenga un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años alcance gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitimos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podremos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en cuanto a actor de consumo en el mercado.

Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual. 36. Como corolario, se reitera una vez más, que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo. Protección en relación con signos idénticos y similares. 37. El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 38.

Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior. 39.

Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional. 40.

Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo denominativo CORTEFIEL fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial mixto CORTEFIEL era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En relación a la cuestión planteada por la corte consultante, mediante la cual se pregunta sobre si el nombre comercial debe protegerse en relación con su ámbito geográfico de difusión o influencia, el Tribunal advierte que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos como se dijo líneas arriba: a) protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor.

Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo. Además de lo anterior, en mercados tan conectados, virtual y físicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras. Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se está abriendo un gran espacio para que el público consumidor en un momento determinado sea confundido en su elección. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tenga un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años alcance gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitimos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podremos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en cuanto a actor de consumo en el mercado.

Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual. Como corolario, se reitera una vez más, que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo. Por último, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 06808-2010-0-1801-JR-14, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 99-IP-2014 ----------------------- [1] Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta Nº 26-J-TJCA-2014. [2] Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.