[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 92-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 167 de la misma normativa; solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Cancelación del registro de la marca VALENTINO (denominativa).

Expediente interno: 11866-2009-0-1801-JR-CA-04 Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de septiembre del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 11866-2009-0/8va SECA-CSJL-PJ de 24 de julio de 2014, recibido vía correo electrónico el 25 de julio de 2014, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 136 inciso a), 165 y 166 de la Decisión 486.

El Auto de 26 de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. Partes en el proceso interno: Demandante: Valentino S.p.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú Tercero interesado: José Antonio Salas Aguilar A. Determinación de los hechos relevantes: 1.

El 9 de febrero de 2007, José Antonio Salas Aguilar solicitó el registro de la marca JOSÉ VALENTINO (mixta) en la Clase 25 de la Clasificación de Niza. 2. El 10 de abril de 2007, Valentino S.p.A. formuló oposición sobre la base de su marca VALENTINO (denominativa) de la misma Clase 25 de la Clasificación de Niza. 3. El 9 de mayo de 2007, José Antonio Salas Aguilar presentó como medio de defensa la cancelación de la marca opositora VALENTINO (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, inscrita con Certificado 26304. 4.

El 10 de agosto de 2007, Valentino S.p.A. contesta la acción de cancelación presentando las pruebas del uso de la marca en Ecuador. 5. Mediante Resolución 7763-2008/OSD-INDECOPI de 30 de abril de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi declaró fundada la acción de cancelación, improcedente la oposición y denegó de oficio el signo solicitado. 6.

El 19 de mayo de 2008, José Antonio Salas Aguilar presentó recurso de reconsideración. Asimismo, el 28 de mayo de 2008, Valentino S.p.A. interpuso recurso de reconsideración. 7. Mediante Resolución 588-2008/CSD-INDECOPI de 5 de noviembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Valentino S.p.A., fundado el recurso de reconsideración interpuesto por José Antonio Salas Aguilar y otorgó el registro del signo solicitado. 8.

El 25 de noviembre de 2008, Valentino S.p.A. interpuso recurso de apelación. Mediante Resolución 2281-2009/TPI-INDECOPI de 7 de septiembre de 2009, el Tribunal del Indecopi confirmó la Resolución 588-2008/CSD- INDECOPI de 5 de noviembre de 2008. 9. Valentino S.p.A. presenta demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2281-2009/TPI-INDECOPI de 7 de septiembre de 2009. 10.

El 7 de septiembre de 2010, el Indecopi da contestación de la demanda. 11. El Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Adminsitrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en primera instancia, emite la sentencia de 24 de octubre de 2012 que declara infundada la demanda. 12. La demandante Valentino S.p.A. presenta recurso de apelación contra la sentencia de 24 de octubre de 2012 que declara infundada la demanda. 13.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 136 inciso a), 165 y 166 de la Decisión 486: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos y servicios de la misma Clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Cómo debe analizarse e interpretarse los artículo 165 y 166 de la Decisión 486, respecto a la cancelación del registro de una marca y el uso de la marca en la cantidad y modo que normalmente corresponde”. B. Fundamentos de la demanda: La demandante Valentino S.p.A. argumentó lo siguiente: 14. Se ha probado el uso de la marca VALENTINO (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación de Niza en Ecuador.

El Indecopi no debió cancelar la marca registrada. 15. Debió denegarse el registro de la marca JOSÉ VALENTINO (mixta) en la Clase 25 de la Clasificación de Niza, por ser confundible con la marca VALENTINO (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación de Niza. 16. Es muy diferente decir que Valentino S.p.A. demostró que en sólo dos meses abril y mayo de 2007 vendió confecciones de marca VALENTINO (denominativa) por US$15,171.00, que decir que Valentino S.p.A. vendió US$15,171.00 en confecciones durante tres años. 17.

La publicidad es un medio idóneo para demostrar la prueba del uso de la marca. El Indecopi reconoce el uso en publicidad de la marca VALENTINO (denominativa) conjuntamente con su uso real, pero no lo meritúa. C. Fundamentos de la contestación: José Antonio Salas Aguilar contestó la demanda alegando que: 18. La marca VALENTINO (denominativa) no ha sido usada real ni efectivamente en el mercado peruano ni en otro País Miembro de la Comunidad Andina, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y las modalidades bajos las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 19.

Sólo se han presentado 14 facturas comerciales por la venta de 16 trajes distinguidos con dicha marca en el Ecuador en un período relevante de tres años. El Indecopi contestó la demanda alegando que: 20. La marca registrada a favor de Valentino S.p.A. fue debidamente cancelada, ya que no se ha probado el uso de la marca. 21. Se reconoce el uso de la marca VALENTINO (denominativa), pero señala que su uso no es suficiente para evitar la cancelación. 22.

En las facturas presentadas se aprecia que se ha comercializado durante los años 2005, 2006 y 2007 sólo 16 trajes para hombres. Si bien se ha presentado copias de diversos anuncios publicitarios, los mismos que apreciados en conjunto no permiten establecer que efectivamente se ha puesto a disposición del público consumidor diversos productos con la marca VALENTINO (denominativa), en una cantidad razonable, a fin de acreditar el uso de la marca.

Sólo se ha probado el uso en el lapso de dos meses y en una cantidad insuficiente. 23. Sobre los catálogos presentados (2004-2007) se puede indicar que no son elementos que permitan acreditar la comercialización de productos con la marca y, por lo tanto, el uso de la misma en el Perú o en cualquier otro País Miembro de la Comunidad Andina. 24.

El uso publicitario de una marca no evita la cancelación de su registro. D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 25. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que los medios probatorios aportados por la empresa demandante no logran acreditar terminantemente la comercialización de la marca materia de cancelación, lo que demuestra que la marca VALENTINO (denominativa) no ha sido usada en ningún País Miembro de la Comunidad Andina, puesto que no se ha logrado acreditar en una cantidad razonable el uso efectivo de la marca.

En consecuencia, se presenta el supuesto previsto en el artículo 165 de la Decisión 486. E. Fundamentos del recurso de apelación: 26. La demandante Valentino S.p.A. reiteró los argumentos de su demanda.

CONSIDERANDO: 27. Que, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 28. En el presente caso, la Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 inciso a), 165 y 166 de la Decisión 486.

No procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que el presente caso se centra en la acción de cancelación de la marca VALENTINO (denominativa). Procede la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486. De oficio, se interpretará adicionalmente el artículo 167 de la misma normativa. 29.

Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

(…)”. Se desarrollará el siguiente tema: A. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio defensa. Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. Falta de uso de la marca. Causales de justificación para el no uso de la marca. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. De la prueba del uso de una marca.

A. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio defensa. 30. En el presente caso el Juez Consultante preguntó “Cómo debe analizarse e interpretarse los artículo 165 y 166 de la Decisión 486, respecto a la cancelación del registro de una marca y el uso de la marca en la cantidad y modo que normalmente corresponde”.

En el proceso interno, José Antonio Salas Aguilar solicitó el registro de la marca JOSÉ VALENTINO (mixta) en la Clase 25 de la Clasificación de Niza. Valentino S.p.A. formuló oposición sobre la base de su marca VALENTINO (denominativa) de la misma Clase 25 de la Clasificación de Niza; y, el solicitante José Antonio Salas Aguilar presentó como medio de defensa la cancelación de la marca opositora VALENTINO (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, inscrita con Certificado 26304.

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. 31. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo.

Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la oficina nacional competente. 32. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. 33.

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca”. (Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). 34.

Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180- IP-2006, publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Falta de uso de la marca. 35. El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 36.

Al respecto, el Tribunal señaló “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL). 37. De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado). 38. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1207, de 16 de junio de 2005). 39. También, este Tribunal ha señalado que “El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). 40.

El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no efectiva y realmente: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”. (Proceso 180-IP- 2006, ya citado). 41. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996). 42. Finalmente, el Tribunal ha sostenido “El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca ha sido usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (…)”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). 43. Dentro del Proceso 180-IP-2006 de 4 de diciembre de 2006, este Tribunal ha señalado que: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca”.

Causales de justificación para el no uso de la marca. 44. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. 45. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.

(Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 46. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. De la prueba del uso de una marca. 47. En el presente caso, el Indecopi contestó la demanda alegando que: “En las facturas presentadas se aprecia que se ha comercializado durante los años 2005, 2006 y 2007 sólo 16 trajes para hombres.

Si bien se acompañan copias de diversos anuncios publicitarios; éstos apreciados en conjunto, no permiten establecer que efectivamente se ha puesto a disposición del público consumidor diversos productos con la marca VALENTINO (denominativa) en una cantidad razonable, a fin de acreditar el uso de la marca. Sólo se ha probado el uso en el lapso de dos meses y en una cantidad insuficiente.

Sobre los catálogos presentados (2004-2007) se puede decir que no son elementos que permitan acreditar la comercialización de productos con la marca y, por lo tanto, el uso de la misma en el Perú o en cualquier otro país de la Comunidad Andina. El uso publicitario de una marca no evita la cancelación de su registro”. 48. Como se ha indicado supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros.

De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 49. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.

(Proceso 2-AI-96, publicada en la G.O.A.C. 291, del 3 de septiembre de 1997). 50. El incumplimiento de la exigencia del uso sin motivo justificado puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, con objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite.

Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado a presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora.

SEGUNDO: A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros.

TERCERO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada. Una vez analizado lo anterior, el Juez consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

El uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- Proceso 92-IP-2014