[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 101-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 135 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal f) y 172 de la misma normativa; formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Nulidad de marca tridimensional.
Expediente interno: 5128-2012-0-1801-JR-CA-13 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de septiembre del año dos mil catorce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 5128-2012-0/8va SECA-CSJL-PJ de 11 de agosto de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del artículo 135 inciso d) de la Decisión 486.
El Auto de 26 de agosto de 2014, mediante el cual se admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. Partes en el proceso interno: Demandante: Cauchos y Poliuretanos S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú Tercero interesado: Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. A. Determinación de los hechos relevantes: 1.
El 10 de marzo de 2009, Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. solicitó la nulidad del registro de la marca constituida por la forma tridimensional de un envase de materiales, de forma ovalada, que presenta dos ranuras superiores de forma cónica curva, con una cavidad central inferior opuesta de forma cónica plana, con orificio en la parte frontal (Certificado 124837), que distingue “recipiente para explosivo, explosivos, armas de fuego, municiones y proyectiles, fuego de artificio” de la Clase 13 de la Clasificación de Niza a favor de Cauchos y Poliuretanos S.A.C. 2.
El 26 de mayo de 2009, Cauchos y Poliuretanos S.A.C. absolvió el traslado de la nulidad interpuesta. 3. Mediante Memorándum 1029-2010/DSD-Com de 6 de abril de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos solicitó a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías que informe si el signo tridimensional adjuntado al documento cuenta con registro a nombre de Cauchos y Poliuretanos S.A.C. y si éste presenta alguna ventaja funcional respecto de los siguientes productos “recipiente para explosivo, explosivos, armas de fuego, municiones y proyectiles, fuegos de artificio”. 4.
Mediante Informe 9-2010 de 3 de mayo de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías indicó que: - Se ha verificado que la empresa Cauchos y Poliuretanos S.A.C. solicitó un modelo de utilidad mediante Expediente 1470-2006/DIN, el cual fue denegado en virtud a la Resolución 1204-2008/DIN-INDECOPI, toa vez que dicho modelo carecía de novedad. 5.
Considerando que las características del modelo de utilidad bajo análisis son similares a las figuras presentadas en el Memorándum 9- 2010/DSD-Com, se han encontrado características técnicas que le proporcionan una utilidad (ventaja técnica) que antes no tenía. 6. Mediante Resolución 1208-2011/CSD-INDECOPI de 30 de mayo de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. y, en consecuencia, nulo el Certificado 124837, de conformidad con los artículos 135 literal d) y 172 de la Decisión 486. 7.
El 16 de junio de 2001, Cauchos y Poliuretanos S.A.C. interpuso recurso de reconsideración. 8. Mediante providencia de 17 de junio de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos consideró el recurso impugnado interpuesto como uno de apelación, toda vez que, no sólo contiene nueva prueba con la cual se pretende desvirtuar la resolución impugnada, sino que contiene argumentos sobre cuestiones de puro derecho y/o que se sustentan en diferente interpretación de las pruebas producidas. 9.
Mediante Resolución 1242-2012/TPI-INDECOPI de 18 de julio de 2012, el Indecopi confirmó la Resolución 1208-2011/CSD-INDECOPI, mediante la cual se declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. y, en consecuencia, nulo el Certificado 124837. 10. El 3 de agosto de 2012, la demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. interpone demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1242-2012/TPI-INDECOPI de 18 de julio de 2012. 11.
Mediante sentencia de primera instancia de 22 de abril de 2013, el Treceavo Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda y, en consecuencia, declaró nulo el Certificado 124837. 12. El 28 de mayo de 2013, la demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. interpone recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia de 22 de abril de 2013. 13.
La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486. Por tal razón, la interpretación deberá pronunciarse por: “Cómo debe analizarse e interpretarse la prohibición de registro de signos cuya forma otorguen una ventaja funcional o técnica al producto al cual se pretende aplicar, en el marco del inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486, respecto de signos constituidos por formas tridimensionales”.
B. Fundamentos de la demanda: La demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. manifestó lo siguiente: 14. Resulta irreal que la marca tenga una ventaja funcional o técnica del producto, pues el objetivo era registrar un signo distintivo original y novedoso. 15. El registro de su marca fue otorgado dentro de un procedimiento en el que se evaluaron los requisitos de registrabilidad y la falta de riesgo de confusión, no habiendo sido objeto de oposición por parte de la accionante en dicha oportunidad. 16.
La Autoridad no tomó en cuenta el registro de la marca ANFO SABER que es el nombre comercial de la marca figurativa registrada que se pretende anular. 17. La Resolución del Indecopi adolece de falta de motivación. 18. El ius prohibendi conferido por una patente se encuentra delimitado por el principio de territorialidad. Es decir, la protección de una patente sólo alcanza al territorio del Estado que la ha concedido.
Así, siendo que las patentes alegadas por la accionante han sido registradas en otros países (Estados Unidos de América, Sudáfrica, Australia y Chile) no gozan de protección en nuestro país. C. Fundamentos de la contestación: Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. manifestó lo siguiente: 19. La emplazada no ha presentado medio probatorio alguno que sustente la carencia de “ventajas funcionales” de su marca registrada. 20.
La marca registrada ANFO SABER, aludida por la emplazada, es una marca totalmente distinta e independiente de la marca objeto de nulidad. 21. El otorgamiento de una marca no se sustenta en la novedad u originalidad del signo, sino que se basa en las disposiciones contenidas en la Decisión 486. El Indecopi contestó la demanda alegando que: 22.
Defiende la legalidad de la resolución administrativa. 23. Es causal absoluta de irregistrabilidad de marca cuando consista exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican. 24. El motivo es que estas formas son susceptibles de ser protegidas a través del régimen de invenciones que permite a su titular gozar de la prerrogativa de explotación temporal, confiriéndole un derecho oponible frente a terceros respecto de cualquier género de productos. 25.
La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada y temporal. 26. La marca tridimensional contiene dispositivos que confieren un mayor acondicionamiento, flexibilidad y estabilidad a sus productos sobre los pozos o agujeros de perforación en donde pueden ser ubicados. 27.
En cuanto al signo ANFO SAVER es de señalar que el mismo resulta irrelevante. En el caso que nos ocupa se discutió la nulidad de la marca tridimensional y no la nulidad de la marca ANFO SAVER. D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 29. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que la innovación alcanzada por la actora debió ser registrada como una patente y no como una marca tridimensional, ya que el registro de una marca sirve para proteger un signo distintivo.
A contrario sensu, la patente tiene por objeto proteger un invento original o novedoso, como son las mejoras introducidas al producto que indebidamente se pretende registrar como marca, encontrándose dentro de la prohibición que dispone el inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486. E. Fundamentos del recurso de apelación: 30. La demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. reiteró los argumentos de su demanda.
Además, señaló lo siguiente: Al otorgar el registro de la marca tridimensional, el Indecopi señaló que: “La Sala considera que la forma de cono amarillo que representa la figura que conforma el signo solicitado es susceptible de individualizar de manera eficaz los productos que pretende distinguir”.
CONSIDERANDO: Competencia del Tribunal 31. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 32. Que, al tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.
Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas 33. En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 inciso d) de la Decisión 486. De oficio, se interpretarán adicionalmente los artículos 134 literal f) y 172 de la misma normativa. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
(…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. (…)”. Los temas a ser tratados son: A. Concepto de marca y elementos constitutivos.
B. La marca tridimensional. C. Nulidad de marca por causal absoluta: cuando consista exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican. D. La debida motivación de las resoluciones administrativas. A. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 34. En el presente caso, Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. solicitó la nulidad del registro de la marca constituida por la forma tridimensional de un envase de materiales (Certificado 124837), que distingue “recipiente para explosivo, explosivos, armas de fuego, municiones y proyectiles, fuego de artificio” de la Clase 13 de la Clasificación de Niza a favor de Cauchos y Poliuretanos S.A.C. 35.
Dentro del Proceso 44-IP-2008 de 17 de abril de 2008, este Tribunal señaló lo siguiente: 36. El artículo 134 de la Decisión 486 define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[1] 37.
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. 38.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca 39.
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. 40.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. 41. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. 42.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. 43.
La distintividad es fundamental para que un signo sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 44.
El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esta norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca. 45. El Juez Consultante deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486.
B. LA MARCA TRIDIMENSIONAL. 46. En el presente caso, Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. solicitó la nulidad del registro de la marca constituida por la forma tridimensional de un envase de materiales. 47. Dentro del Proceso 44-IP-2008 de 17 de abril de 2008, este Tribunal señaló lo siguiente sobre las marcas tridimensionales: 48. A la clasificación de marcas denominativas, gráficas o mixtas, se une una categoría nueva, la de las marcas tridimensionales.
Las marcas tridimensionales cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. 49.
En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema de marcas como en el que se refiere al diseño industrial. 50.
En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. 51.
En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. 52. Dentro del Proceso 88-IP-2004, este Tribunal precisó lo siguiente: “Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”.[2] El signo tridimensional y las características para su registrabilidad. 53.
Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Consultante determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado. 54.
Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves. 55. Dentro del Proceso 23-IP-1998, este Tribunal expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca.
Aunque este proceso se refiere a la Decisión 344, es perfectamente aplicable a la Decisión 486. En tal sentido se expusieron las siguientes ideas: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.
En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro de marca y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.
Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.
Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal”. (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)” (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”.[3] 56.
La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste. 57. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al mismo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, es registrable.
Debe hacer, asimismo, un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto. 58. Finalmente, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas debe estar a disposición de todos y no de alguien en particular.
C. NULIDAD DE MARCA POR CAUSAL ABSOLUTA: CUANDO CONSISTA EXCLUSIVAMENTE EN FORMAS U OTROS ELEMENTOS QUE DEN UNA VENTAJA FUNCIONAL O TÉCNICA AL PRODUCTO O AL SERVICIO AL CUAL SE APLICAN. 59. En el presente caso, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486.
Por tal razón, la interpretación deberá pronunciarse por: “Cómo debe analizarse e interpretarse la prohibición de registro de signos cuya forma otorguen una ventaja funcional o técnica al producto al cual se pretende aplicar, en el marco del inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486, respecto de signos constituidos por formas tridimensionales”. 60.
La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, estas son: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase de prohibiciones. 61. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”.[4] 62.
El artículo 172 de la Decisión 486 establece que: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”. 63. El literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 determina que no podrán registrarse como marcas los signos que “consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”. 64.
Dentro del Proceso 7-IP-2012 este Tribunal precisó lo siguiente: “La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto o servicio que amparan. Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los productos se encuentran reguladas por la figura del modelo de utilidad.
En este sentido, que un comerciante a título de marca se apropie de formas o elementos que ofrezcan una ventaja técnica o funcional de un producto, no es coherente con la protección que de los mismos objetos ofrece la mencionada figura. El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. El artículo 81 de la Decisión 486 define al modelo de utilidad de la siguiente manera: “Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.” La patente de modelo de utilidad se otorga por un periodo de 10 años.
Una vez expirado dicho término el objeto protegido entra al dominio público y, por tal razón, no se puede dar a nadie un derecho en exclusiva sobre el mismo. Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del producto, no está haciendo referencia a elementos meramente estéticos, sino a un perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o un efecto beneficioso, en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana”. 65.
Dentro del Proceso 64-IP-2007 de 27 de junio de 2007, este Tribunal señaló lo siguiente: “La razón de esta prohibición consiste en delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención. La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad.
Este deslinde tiene importancia fundamental por las distancias que revisten unas y otras figuras de la propiedad industrial. “En tanto que el Derecho de Patentes o, en general, de Creaciones Industriales confiere una protección temporalmente limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que -además de poseer ciertas características intrínsecas- sean nuevas e impliquen una actividad inventiva, el Derecho de Marcas o, en general, de Signos Distintivos otorga, en cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las formas que distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares”.
(Areán Lalín, “La protección de las marcas tridimensionales”, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 8). 66. En el presente caso, el Indecopi consideró que “las características del modelo de utilidad bajo análisis son similares a las figuras presentadas en el Memorándum 9-2010/DSD-Com, se han encontrado características técnicas que le proporcionan una utilidad (ventaja técnica) que antes no tenía”.
En consecuencia, el Indecopi declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. y, en consecuencia, nulo el Certificado 124837, de conformidad con los artículos 135 literal d) y 172 de la Decisión 486. 67. La Decisión 486 regula la figura del modelo de utilidad. Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes (artículo 81). 68.
Asimismo, este Tribunal ha sostenido que: “Según estos principios no podrán registrarse como marca la forma de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para el uso o fabricación del correspondiente producto o envase. Así ocurrirá, según Fernández-Novoa, cuando la forma que pretende registrarse como marca contribuye decisivamente a que el producto o el envase sea más duradero o más resistente; o bien cuando es menos costoso fabricar el producto o el envase dotado con la forma que pretende registrarse como marca (…).
Areán Lalín, en cita del prestigioso industrialista francés Albert CHAVANNE pone como ejemplo de forma que produce un resultado industrial y que, por ello, no puede ser protegida como marca, la de un envoltorio utilizado en quesos que permita venderlos en partes o porciones separadas. CHAVANNE también sostiene que no pueden ser registradas como marcas las formas galénicas de presentación y envasado de productos farmacéuticos.
En su opinión, estas formas deben quedar excluidas de la protección del Derecho de Marcas porque producen ciertos efectos técnicos sobre el producto; a saber: ventajas en su conservación, en su administración e, incluso, en su acción terapéutica”. (Proceso 23-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 379, de 21 octubre de 1998, marca: UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES).
D. LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 69. La demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. manifestó que la Resolución del Indecopi adolece de falta de motivación. 70. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. 71. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 72.
El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.
O bien, si el registro ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). 73.
Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 74. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 75. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. 76.
Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite”.
Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
SEGUNDO: El artículo 134 literal f) de la Decisión 486 señala que “la forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Por lo tanto, deben cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
TERCERO: La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. El literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 determina que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.
CUARTO: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: - Debe ser de oficio. - Debe ser integral. - Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. - Debe ser autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 101-IP-2014 ----------------------- [1] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina, 1989, pp. 15-16. [2] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 240. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N° 23-IP-1998. Doc. Cit. Pág. 5. [4] BAYLOS CORROZA Hermenegildo.
“TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827.