PROCESO 125-IP-2014 — Comunidad Andina

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 125-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 81 y 82 literales d) y e), de la Decisión 344 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta realizada por la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

Expediente Interno Nº 17811-2013-13096. Actor: SEGUROS NUEVO MUNDO S.A. Marca mixta BIENSTAR. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y ocho días del mes de octubre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador VISTOS: El Oficio N° 2923-TDCA de 15 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal el 28 de agosto de 2014, procedente de la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 17811-2013-13096.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 1 de octubre de 2014.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: SEGUROS NUEVO MUNDO S.A. Demandados: MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA. REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REPÚBLICA DEL ECUADOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. REPÚBLICA DEL ECUADOR iii. DATOS RELEVANTES. a.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad SEGUROS NUEVO MUNDO S.A., solicitó el 6 de junio de 1994 el registro como marca del signo mixto BIENSTAR, para amparar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones. 3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 017015 de 6 de octubre de 1995, resolvió negar el registro solicitado, argumentando que BIENSTAR es un término usual y descriptivo en clase 36. 4. La sociedad SEGUROS NUEVO MUNDO S.A., presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito. 5.

La Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 6. Manifiesta, que el signo solicitado no existe en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y, por lo tanto, no se puede predicar que sea de uso común o descriptivo. 7. Indica, que el signo solicitado es de fantasía. Es la conjunción de dos palabras en idiomas diferentes: bien (español) y star (inglés). 8.

Agrega, que el signo solicitado no es descriptivo, ya que no guarda relación con la naturaleza ni con las características de los servicios de seguros y finanzas. 9. Expresa, que la resolución demandada no fue debidamente motivada. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. – Por parte del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. 10.

Contestó la demanda de la siguiente manera: “(…) 1. LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La resolución impugnada guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida.

2. NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.- Negó de manera pura, simple, llana y absoluta los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la ley ni a la realidad. (…)”. – Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. 11. En los documentos remitidos por el juez consultante no se encuentra la contestación de la demanda por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. – Por parte del Procurador General del Estado de la República del Ecuador. 12.

Contestó la demanda con las siguientes excepciones: “1- LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La Resolución impugnada guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida. 2- NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.- Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegada a la Ley ni a la realidad.

(…)”. IV. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS. 13. La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 81, 82, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 14. Se interpretarán las normas solicitadas salvo los artículos 83 y 84, ya que no son pertinentes para resolver el asunto concreto.

Se circunscribirá la interpretación del artículo 82 a sus literales d) y e). 15. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Decisión 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)”. VI. Consideraciones. 16. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La marca mixta. B. Signos descriptivos y de uso común. La descriptividad y el uso común en relación con el análisis fonético.

C. Los signos de fantasía. D. El análisis de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. De oficio, integral, autónomo y motivado. A. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. LA MARCA MIXTA. 17. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar el registro del signo mixto BIENSTAR. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 18.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 03-IP-2013: “Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

De conformidad con lo expuesto, se puede decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: – Diferencia los productos o servicios que se ofertan. – Es indicadora de la procedencia empresarial. – Determina la calidad del producto o servicio que identifica. – Concentra el goodwill del titular de la marca. – Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo (…)”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP- 2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004).[1] De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.

La distintividad. La distintividad, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también le permite al titular de la marca, diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

La perceptibilidad La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos. Esta característica permite, que la marca se instale con facilidad en la mente del consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo que se va a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera, que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. El juez consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad reguladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 19.

Como el signo solicitado para registro es de naturaleza mixta, es necesario determinar las características de la marca mixta. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 20 de noviembre de 2013, expedida en el marco del proceso 191-IP-2013: “(…) El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[2], logotipos[3], íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005.

Marca: “GALLO (mixta)”)”. B. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y DE USO COMÚN. LA DESCRIPTIVIDAD Y EL USO COMÚN EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS FONÉTICO. 20. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución No. 017015 de 6 de octubre de 1995, resolvió negar el registro solicitado, argumentando que BIENSTAR es un término usual y descriptivo en la clase 36.

La sociedad demandante sostuvo que el signo solicitado no es descriptivo ni de uso común. 21. En este marco, es apropiado referirse a los signos descriptivos y de uso común. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 03-IP-2013: “El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.

La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular de la marca, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

El Tribunal advierte que los signos descriptivos, genéricos y de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.[4] Esto es muy importante porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común o descriptivo, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o descriptivas, las palabras o partículas de uso común o descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras de uso común o descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas[5]”. 22.

Ahora bien, el caso particular tiene ciertas peculiaridades que merecen un análisis especial. Si bien ortográficamente la palabra BIENSTAR no es parte del idioma castellano, fonéticamente la situación puede cambiar. Por tal motivo, el juez consultante deberá analizar no sólo el aspecto ortográfico sino el fonético para determinar si el signo es de uso común o descriptivo para los servicios de la clase 36. 23.

En nuestro idioma podemos hacer ciertas conjunciones de letras y partículas cuya pronunciación sea idéntica a algunas palabras. Por ejemplo las palabras Krolina o Cbra; en estricto sentido no se encuentran en el diccionario, pero si las pronunciamos lo haríamos igual que el nombre Carolina o el animal Cebra. 24. Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor aprehende y comunica las marcas por su pronunciación. Ciertamente el móvil fonético es el que más impacta en la mente del consumidor y el que genera la recordación de las marcas denominativas o de las mixtas cuya parte denominativa es relevante. 25.

En este sentido el juez consultante para determinar si la marca BIENSTAR es de uso común o descriptiva en la clase 36, deberá establecer si su pronunciación es idéntica a una palabra de uso común o descriptiva en dicha clase o clases conexas. Si esto es así nos encontraríamos en frente de un signo irregistrable sobre la base de dicho análisis fonético.

Ningún empresario se puede apropiar de una palabra descriptiva o de uso común, camuflando su condición con un juego de letras que el público consumidor inmediatamente captaría. 26. El juez consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto BIENSTAR es descriptivo o de uso común para los servicios de la clase 36 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. C. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. 27.

La sociedad demandante sostuvo que el signo solicitado es de fantasía. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía[6]. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 40-IP-2014: “El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal, y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”[7].

Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP- 2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad[8], no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general. 1.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. 2. La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado es de fantasía o, por el contrario, si es de uso común o descriptivo para los servicios de la clase 36, de conformidad con las previsiones sobre el análisis fonético que se realizaron en el literal B de la presente providencia. D. EL ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS.

DE OFICIO, INTEGRAL, AUTÓNOMO Y MOTIVADO. 3. Teniendo en cuenta que el registro del signo mixto BIENSTAR fue negado de oficio, y que la sociedad demandante afirmó que la resolución demandada no fue debidamente motivada, se hace necesario referirse al examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 03-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro”. (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad (artículos 95 y 96 de la Decisión 344). El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “En anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien se hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344.

Sobre el tema se ha manifestado: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[9] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).” (Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2008, proferida dentro del proceso 22-IP-2008). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente de análisis efectuados ya, sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias decisiones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

SEGUNDO: El caso particular tiene ciertas peculiaridades que merecen un análisis especial. Si bien ortográficamente la palabra BIENSTAR no es parte del idioma castellano, fonéticamente la situación puede cambiar. Por tal motivo, el juez consultante deberá analizar no sólo el aspecto ortográfico sino el fonético para determinar si el signo es de uso común o descriptivo para los servicios de la clase 36.

En nuestro idioma podemos hacer ciertas conjunciones de letras y partículas cuya pronunciación sea idéntica a algunas palabras. Por ejemplo las palabras Krolina o Cbra; en estricto sentido no se encuentran en el diccionario, pero si las pronunciamos lo haríamos igual que el nombre Carolina o el animal Cebra. Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor aprehende y comunica las marcas por su pronunciación. Ciertamente el móvil fonético es el que más impacta en la mente del consumidor y el que genera la recordación de las marcas denominativas o de las mixtas cuya parte denominativa es relevante.

Ningún empresario se puede apropiar de una palabra descriptiva o de uso común, camuflando su condición con un juego de letras que el público consumidor inmediatamente captaría. El juez consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto BIENSTAR es descriptivo o de uso común para los servicios de la clase 36 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado es de fantasía o, por el contrario, si es de uso común o descriptivo para los servicios de la clase 36 de conformidad con las previsiones sobre el análisis fonético que se realizaron en el literal B de la presente providencia.

CUARTO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 17811-2013-13096, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 125-IP-2014 ----------------------- [1] Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. [2] “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. [3] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADÉMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. [4] El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). [5] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. [6] El Tribunal no hace la distinción entre signos de fantasía y arbitrarios. De conformidad con la reiterada jurisprudencia andina, los signos de fantasía pueden tener significado pero no evocar los productos o servicios que distinguen. [7] Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s. [8] Sobre esto se puede ver el literal d) del artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual peruana: “d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado”. [9] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167- IP-2005.