PROCESO 072-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: ART & FASHION (mixta). Actor: señor JOSÉ ALBERTO ROJAS ARMAS.
Proceso interno Nº. 10292-2013. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil catorce. VISTOS: El 20 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 10292-2013;
El auto de 25 de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Señor JOSÉ ALBERTO ROJAS ARMAS. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.
Tercero interesado: Sociedad A & F TRADEMARK INC. DATOS RELEVANTES. Hechos. El señor José Alberto Rojas Armas es titular del registro de la marca ART & FASHION y logotipo, registrada a su favor, el 12 de julio de 2005, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El 4 de diciembre de 2006, la sociedad A & F TRADEMARK INC. solicitó la nulidad del registro de marca, argumentando mala fe al ser titular de una marca idéntica en Estados Unidos que tiene la calidad de notoria.
Por Resolución Nº. 1506-2008/OSD-INDECOPI, de 31 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la nulidad planteada. El 25 de febrero de 2008, la sociedad A & F TRADEMARK INC. interpuso recurso de reconsideración. Por Resolución 12320-2008/OSD-INDECOPI de 8 de julio de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la reconsideración planteada.
La sociedad A & F TRADEMARK INC. interpuso recurso de apelación. Por Resolución 1513-2009/TPI-INDECOPI de 15 de junio de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI revocó la Resolución impugnada y, en consecuencia, declaró nulo el registro del signo ART & FASHION y logotipo. El 23 de septiembre de 2009, el señor José Alberto Rojas Armas interpuso demanda contencioso administrativa.
Por Sentencia de Primera Instancia, Resolución Nº. 11, de 2 de noviembre de 2010, la Primera Sala Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa y, en consecuencia, nula la resolución impugnada. El 14 de febrero de 2011, el INDECOPI interpuso recurso de apelación. El recurso de apelación fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que por Resolución de 31 de octubre de 2012, confirmó la sentencia apelada.
El 27 de mayo de 2013, el INDECOPI interpuso recurso de casación. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por proveído de 30 de enero de 2014, al declarar procedente el recurso de casación, suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486.
Fundamentos jurídicos de la demanda. El señor José Alberto Rojas Armas interpuso demanda contencioso administrativa en la que manifiesta que: La Acción de Nulidad se basa en supuestos de notoriedad y de mala fe, pues la sociedad A & F TRADEMARK es titular de la marca “logotipo de un alce” registrada en Estados Unidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y que es notoriamente conocida y el signo registrado en Perú sería supuestamente una imitación, habiéndose obtenido el registro de mala fe.
La Resolución impugnada incurre en error al considerar que el registro es una imitación y fue obtenido de mala fe, toda vez que “nuestra marca es un signo novedoso y distintivo y ha sido creado íntegramente por nosotros”. Agrega que cuando solicitó el registro del signo no tenía conocimiento de la existencia del signo LOGOTIPO DE UN ALCE.
Afirma que ha solicitado el registro de buena fe y cumpliendo con todos los requisitos legales para su registro. No se ha demostrado la notoriedad de la marca “logotipo de un alce”. Cita jurisprudencia. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. El INDECOPI, presenta contestación a la demanda manifestando que: En el presente caso “la empresa A&F Trademark logró demostrar en sede administrativa que la marca ART & FASHION y logotipo había sido obtenido (sic) de mala fe por parte del señor Rojas, por cuanto quedó demostrado que la total identidad del elemento figurativo de los signos confrontados (figura de alce con las mismas características y en la misma posición) no podía obedecer a una casual coincidencia, sino que evidenciaba que el señor Rojas tuvo conocimiento de la existencia de la marca de la empresa A&F Trademark, antes de solicitar el registro del signo hoy cuestionado”.
Cita los medios probatorios acompañados por la empresa A&F Trademark que corroboran lo señalado. Igualmente se desprende de la prueba presentada que la empresa A&F Trademark ha comercializado prendas de vestir identificadas con la marca “diseño de un alce” en diversos países alrededor del mundo desde antes de la solicitud del signo en cuestión. Si bien no existen pruebas fehacientes de que el señor Rojas conocía el signo del logotipo de un alce, la identidad entre los signos no puede atribuirse a una simple coincidencia. La Autoridad Administrativa debe sancionar las conductas que atenten contra el correcto funcionamiento del mercado.
Fundamentos jurídicos de la contestación por parte del tercero interesado. La sociedad A & F TRADEMARK INC. contestó la demanda señalando que: El elemento figurativo del signo ART & FASHION es idéntico al de su marca notoria “logotipo de un alce”, por lo tanto su registro fue obtenido de mala fe. Las pruebas aportadas demuestran que el señor Rojas conocía la marca “logotipo de un alce” y la imitó. El demandante por muchos años ha estado interesado en registrar marcas extranjeras de fama internacional.
Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia, que declara fundada la demanda, se fundamenta en que: Revisada la Resolución impugnada el INDECOPI “expuso como único argumento para estimar la nulidad de la marca registrada a favor del accionante el hecho que éste actuó con mala fe en el momento de la obtención del registro”.
Sin embargo, el INDECOPI no motivó debidamente la Resolución impugnada con lo cual inobservó el Principio de Verdad Material. Por lo tanto, “la resolución administrativa –objeto de impugnación- ha sido expedida, omitiendo la debida motivación que constituye un requisito de validez de todo acto administrativo”. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. El INDECOPI, presenta recurso de apelación en los siguientes términos: Respecto a que se hubiese analizado el caso tomando como prueba únicamente los indicios, manifiesta que el INDECOPI “ha hecho uso de la actividad deductiva, precisamente para analizar con criterio lógico y crítico, los indicios presentados en el procedimiento”.
Lo indicado no puede ser calificado como vicio o error que lesionaría el principio de verdad material. Conforme al análisis que hizo el INDECOPI llegó a la conclusión de que el demandante ha actuado de mala fe al solicitar el registro del signo ART & FASHION y logotipo. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación por parte del tercero interesado.
La sociedad A & F TRADEMARK INC. presentó recurso de apelación en el que manifestó: Respecto a que las pruebas acompañadas no demuestran que el demandante actuó de mala fe y sólo constituyen un indicio. Afirma que la prueba constituida sobre la base de indicios razonables es válida. Asegura que en el procedimiento se demostró que el signo registrado a favor del señor Rojas constituye una copia exacta de su marca registrada.
Reafirma los argumentos presentados en su escrito de contestación a la demanda. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Segunda Instancia. La Sentencia de Segunda Instancia, que confirma la Sentencia de Primera Instancia, se fundamenta en que: La Resolución del INDECOPI no fue debidamente motivada en lo que se refiere a determinar la mala fe en la obtención de un registro de marca sobre la base de indicios.
Fundamentos jurídicos de la casación. El INDECOPI presenta recurso de casación argumentando: Como primera infracción normativa, denuncia la afectación al debido proceso, ya que el INDECOPI sí fundamento su Resolución en lo que se refiere a los indicios para considerar que el demandante actuó de mala fe. Como segunda infracción normativa, denuncia que en la sentencia no se han interpretado correctamente normas de derecho material
CONSIDERANDO
Que, los artículos 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, de acuerdo con lo expresamente solicitado por el Juez consultante el Tribunal interpretará los artículos 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal limitará la interpretación del artículo 136 a los literales a) y h) por ser los aplicables al caso concreto. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(…) CAPITULO VII De la Nulidad del Registro Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. (…)”. Que, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: De la nulidad de un registro de marca.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos. Clases de marcas. Comparación entre signos mixtos y figurativos. Signos notoriamente conocidos. Ámbito territorial de protección de una marca notoriamente conocida.
Las marcas notorias extracomunitarias. La solicitud de registro de mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos. Debida motivación de las resoluciones administrativas. Que, a continuación se desarrollan los temas enunciados: De la nulidad de un registro de marca. En el proceso interno que originó la presente interpretación prejudicial la sociedad A & F TRADEMARK INC. solicitó la nulidad del registro de la marca ART & FASHION y logotipo, registrada a favor del señor José Alberto Rojas Armas para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación internacional de Niza.
Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema de la nulidad de un registro. Al respecto, el Tribunal ha manifestado, dentro del Proceso 190-IP-2010, que: “(…) uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.
La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado (…).
Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.
Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna.
Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas”.
(Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1907 de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros.
Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: “(…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica.
Reglas para efectuar el cotejo entre signos. El demandante es titular del registro de la marca ART & FASHION y logotipo la cual sería confundible con el signo LOGOTIPO DE UN ALCE, motivo por el cual se pide su nulidad. A pesar de que el tema central del proceso es la nulidad del registro de la marca ART & FASHION y logotipo, el Tribunal considera oportuno dar las pautas generales para determinar la confusión entre signos. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.
En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, sobre la base de la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de marcas.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.
(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y figurativos.
Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).
Signos figurativos. Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.
(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). Además, sobre este tipo de marcas, el Tribunal ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.
La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.
(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Comparación entre signos mixtos y figurativos. En primer término, al realizar la comparación entre un signo mixto y uno figurativo se debe identificar el elemento característico o determinante del signo mixto que, por lo general, es el denominativo, pudiendo en muchas ocasiones ser el elemento gráfico predominante. Una vez que el juez consultante, haya identificado el elemento prevalente deberá realizar el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.
(Proceso 23–IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1075 de 2 de junio de 2004, marca: FIGURATIVA DE UNA HORMIGA). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.
“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)”.
(Proceso 23-IP-2004, ya citado).” En este orden de ideas, el juez consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo ART & FASHION y logotipo y el LOGOTIPO DE UN ALCE. Signos notoriamente conocidos. Ámbito territorial de protección de una marca notoriamente conocida. Se interpretará el tema en razón a que en el proceso interno la sociedad A & F TRADEMARK INC. manifestó que su signo LOGOTIPO DE ALCE es notoriamente conocido.
Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013: “1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.
El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.
El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.
La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.
De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.
Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.
Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.
Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.
En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 3. Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.” (Proceso 111-IP-2013 de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013 de 15 de mayo de 2013).
Sobre la base de lo expuesto, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Las marcas notorias extracomunitarias. La solicitud de registro de mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos.
En el presente caso, el Tribunal interpretará el tema en vista a que el demandante manifiesta que la notoriedad de la marca ‘LOGOTIPO DE ALCE’ no ha sido probada. Mientras que, el tercero interesado sostiene que su marca ‘LOGOTIPO DE ALCE’ es notoriamente conocida. Para tratar el presente tema, el Tribunal se remite a lo manifestado dentro del Proceso 87-IP-2013: “Marcas notorias en países extracomunitarios.
Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido.
En el siguiente cuadro comparativo se evidencia lo mencionado: De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones: En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial: La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión 486, que dispone: “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.”(Proceso 87-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°.2261 de 29 de noviembre de 2013, marca: MUNICH mixta).
Respecto al artículo 137 de la Decisión 486, que prevé la irregistrabilidad del registro de marcas cuando éste fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “1. La competencia desleal por confusión con una marca registrada. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.
En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional Competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.
Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. El análisis que haga la corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. (…) La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.
Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. (…) La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.
Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.” (Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013).
En la misma providencia el Tribunal estableció para estos casos el alcance del mercado: “Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.” (Proceso 54-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: ALIV RUB MK mixta).
En el presente caso, el Juez consultante deberá establecer la eventual conducta desleal en el marco del artículo 137 de la Decisión 486. Debe determinar lo siguiente: La posible práctica deshonesta y desleal al momento de presentarse la solicitud de registro del signo ART & FASHION y logotipo. Analizar los indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena.
Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.
La nulidad de un registro de marca obtenido de mala fe, de conformidad con lo que se establecerá en el siguiente punto. La solicitud de registro de mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos. El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial 148-IP-2013: “(…) La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico.
Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”.
(Proceso 65-IP-2004, marca: TAPA ROJA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1102, de 6 de agosto de 2004). En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.
(Proceso 3-IP-99, marca: LELLI, publicado en la Gaceta Oficial Nº 461, de 2 de julio de 1999). Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.
Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. (Proceso 3-IP-99, ya citado). El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”.
Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP-2007, marca: LOMA’S (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N°. 1581, de 4 de febrero de 2008).
Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.
En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias: Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o, Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.
(…)”. (Proceso 48-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2212, de 21 de junio de 2013, marca: SUEÑO mixta). Su relación con los signos notoriamente conocidos: El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013: “El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro marcario se hubiese solicitado de mala fe.
Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio”.
Como se ha desarrollado, “una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.
La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.”. (Proceso 87-IP-2013, ya citado) La mala fe puede darse a través del aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno, siendo un agravante de ello, si se trata de un signo notoriamente conocido, el cual merece una mayor y especial protección. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial no puede tolerar situaciones en las cuales se usurpe, a través de la presentación de una solicitud de registro, el importante posicionamiento de un signo ajeno en el mercado, con el pretexto de que “no es notorio en cualquiera de los Países Miembros”.
Con mayor razón cuando la mala fe se da mediante el registro de una marca que es considerada como notoria, pero en países extracomunitarios. Al respecto, cabe resaltar que es muy probable que un signo notorio extracomunitario, pueda tener éxito en el comercio subregional andino. De esta manera, los signos notorios aun cuando no sean considerados como tales en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, sí deben estar protegidos contra las conductas realizadas de mala fe.
En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro presentó la solicitud de mala fe, con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios. Por el concepto de “indicio razonable” debe entenderse todo hecho, acto u omisión que pueda generar una gran probabilidad de que el registro que se solicitó fue con el ánimo de aprovechar la notoriedad de dicho signo. Por tanto, el Juez Nacional deberá analizar el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria.
En consecuencia, el solicitante de un registro de marca presentado de mala fe, no puede escudarse en que la marca notoria idéntica o similar tiene dicha calidad en países extracomunitarios y no en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Debida motivación de las Resoluciones Administrativas. En el presente caso, en la Sentencia de Primera Instancia, se manifestó que la Resolución impugnada no había sido motivada debidamente, por este motivo, el Tribunal interpretará el tema.
La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.
(Proceso 35-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”). En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de una marca, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: La nulidad absoluta, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
El Juez consultante debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en el cuadro anteriormente presentado.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.
CUARTO: Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa.
Si prevalece el elemento gráfico, el juez consultante, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.
QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.
Sobre la base de lo expuesto, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
SEXTO: Según la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Tomando en consideración los artículos 136 literal h) y 224 de la misma normativa se observa que en la Comunidad Andina se protegen los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar alguno de los cuatro riesgos: de confusión, asociación, dilución o uso parasitario.
Sin embargo, de conformidad con el principio de buena fe, el régimen común no puede tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia y la lealtad comercial en el mercado. En consecuencia, se deberán proteger los signos notoriamente conocidos extracomunitarios cuando se den supuestos de competencia desleal (artículo 225 de la Decisión 486) y de mala fe (nulidad de un registro de marca de mala fe), de conformidad con lo desarrollado en la presente ponencia.
SÉPTIMO: El análisis que haga el Juez Consultante deberá partir de los “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios.
OCTAVO: El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva la nulidad de un registro, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 10292-2013, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO