TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 049-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 169 y de la disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 72 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Marca: PLEXI-GLASS (denominativa). Actor: Sociedad ARKEMA FRANCE. Proceso interno Nº. 07748-2010-0-1801-JR-CA-13. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La señora Presidenta Leonor Perdomo Perdomo disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción. VISTOS: El 12 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa a los artículos 135 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 07748-2010-0-1801-JR-CA-13;
El auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Sociedad ARKEMA FRANCE. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.
Tercero interesado: Sociedad AGROVET MARKET S.A. DATOS RELEVANTES. Hechos. El 17 de abril de 2008, la sociedad AGROVET MARKET S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo PLEXI-GLASS (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. El 7 de julio de 2008 la sociedad ARKEMA FRANCE formuló oposición sobre la base de su marca PLEXIGLAS (denominativa) registrada a su favor para distinguir productos comprendidos en las Clases 1 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza.
Posteriormente, la sociedad ARKEMA FRANCE adjuntó certificados correspondientes al registro de su marca en Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Argentina y otros países. Por Resolución Nº. 2972-2009/CSD-INDECOPI, de 28 de octubre de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo solicitado.
El 24 de noviembre de 2009, la sociedad ARKEMA FRANCE interpuso recurso de apelación. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 2017-2010/TPI-INDECOPI de 8 de septiembre de 2010 revocó la Resolución impugnada, denegó el registro del signo PLEXI-GLASS (denominativo) y, dispuso a la Dirección de Signos Distintivos que inicie, de oficio, la acción de nulidad del registro de la marca de productos PLEXIGLAS (denominativa) registrada a favor de ARKEMA FRANCE.
Contra la mencionada Resolución, el 13 de diciembre de 2010, la sociedad ARKEMA FRANCE interpuso demanda contencioso administrativa en el extremo en el que se dispuso el inicio de la acción de nulidad por parte de la Dirección de Signos Distintivos. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número catorce, de 10 de mayo de 2010, donde el Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.
El 29 de mayo de 2013, la sociedad ARKEMA FRANCE interpuso recurso de apelación. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número tres de 17 de diciembre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal e) y 172 de la Decisión 486.
Argumentos jurídicos de la demanda. La sociedad ARKEMA FRANCE, interpone demanda argumentando que: Impugna la Resolución N°. 2017-2010/TPI-INDECOPI en el extremo que resuelve: “Disponer que la Dirección de Signos Distintivos inicie, de oficio, la acción de nulidad del registro de la marca de producto PREXIGLAS inscrita bajo Certificados N 60872 y N 59370”, en virtud a que durante el proceso se hubiese advertido que “existen razones atendibles para que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la acción de nulidad de la marca de producto PLEXIGLAS (…)” registradas a favor de ARKEMA FRANCE.
La consideración de que “existen razones atendibles” para iniciar de oficio la nulidad de sus registros debió ser debidamente fundamentada por el INDECOPI, sin embargo, la Resolución impugnada carece de motivación por lo que se ha vulnerado el debido proceso. Los registros de sus marcas PLEXIGLAS en las Clases 1 y 17 datan de más de 19 años atrás. Cuando se le concedió el registro no se reconoció que el signo era descriptivo.
Presentó una oposición a la solicitud del registro del signo PLEXI-GLASS solicitada por la sociedad AGROVET MARKET S.A., sin embargo, el INDECOPI “ha vulnerado el derecho a la defensa de la recurrente, en tanto con el fallo emitido ha empeorado la situación en la cual se encontraba de agravio al impugnar la resolución de primera instancia”.
La administración, sin argumento, pretende que se declare nulo el registro de la marca PLEXIGLAS reconocida a nivel nacional y mundial. Argumentos jurídicos de la contestación a la demanda. El INDECOPI contesta la demanda manifestando que: La parte demandante acudió al procedimiento administrativo presentando oposición contra el registro del signo PLEXI-GLASS solicitada por la sociedad AGROVET MARKET S.A. La Resolución impugnada también dispuso el inicio de una acción de nulidad.
“Sin embargo, es pertinente precisar que esa noticia en nada agrava o empeora la situación del demandante, por cuanto se ha dispuesto tan sólo el inicio de un procedimiento de nulidad y no se ha decretado la nulidad del referido registro”. En el mencionado procedimiento la sociedad actora deberá demostrar que sus marcas no están afectadas por ningún vicio de nulidad.
Por lo que, la demanda no puede basarse en hechos futuros. De acuerdo con el artículo 172 de la Decisión 486, la Autoridad Nacional Competente tiene la facultad de dar inicio a un procedimiento de nulidad de oficio. Respecto a la falta de motivación del acto administrativo impugnado, el hacer mayor referencia por parte del INDECOPI “hubiese implicado un adelanto de opinión”.
Además, la registrabilidad de esa marca no era materia controvertida. Argumentos jurídicos del tercero interesado. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia que declara infundada la demanda, argumenta que: Que el inicio de un procedimiento de nulidad es un “típico acto de trámite que da inicio a un procedimiento administrativo de nulidad, más no a un acto definitivo que se pronuncia sobre el fondo del asunto (…) por lo que dicho extremo de la resolución impugnada de modo alguno se encuentra en el supuesto de impugnabilidad (…)”.
El INDECOPI actuó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486. El signo PLEXIGLAS es descriptivo y se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486. Argumentos jurídicos del recurso de apelación. La sociedad ARKEMA FRANCE presenta recurso de apelación diciendo: Reafirma sus argumentos planteados en su escrito de demanda respecto a la falta de motivación del acto administrativo acusado.
El registro de sus marcas fue concedido en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Igualmente, reafirma sus argumentos planteados en su demanda de que tiene los registros a su favor por más de 19 años y que en su momento su marca no fue considerada descriptiva. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. Solicitud del Juez consultante.
El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos compuestos por denominaciones descriptivas en el marco del inciso e) del artículo 135 de la Decisión 486. Cómo debe entenderse e interpretarse la facultad de la Autoridad Nacional Competente de decretar de oficio la nulidad de un registro de marca concedida en contravención del artículo 135.
CONSIDERANDO
Que, los artículos 135 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, de acuerdo con lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 135 literal e) y 172 párrafos primero y cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de conformidad con lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretarán el artículo 169 de la misma Decisión 486 y el artículo 72 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, a cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
(…). Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…) Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.
Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.
Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. Que, las cuestiones en debate en la presente interpretación prejudicial son: Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.
Signos descriptivos. De la nulidad de oficio de un registro de marca: pertinencia de la acción. De la cancelación de oficio de un registro de marca. De la dilución de una marca. Debida motivación de las Resoluciones. Que, a continuación se analizan las cuestiones en debate: Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.
Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.
(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). En conclusión, en el caso de autos: En vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sucedieron los siguientes actos: El 17 de abril de 2008, la sociedad AGROVET MARKET S.A. solicitó el registro del signo PLEXI-GLASS (denominativo) para distinguir productos de la Clase 10.
El 7 de julio de 2008, presentó oposición la sociedad ARKEMA FRANCE sobre la base de su marca PLEXIGLAS (denominativa) registrada para productos comprendidos en las Clases 1 y 17. El INDECOPI al negarle el registro al signo solicitado dispuso a la Dirección de Signos Distintivos que inicie, de oficio, la acción de nulidad del registro de la marca opositora PLEXIGLAS (denominativa).
En vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se dio el siguiente acto: Concesión a registro del signo PLEXIGLAS (denominativo) a favor de ARKEMA FRANCE. Por lo tanto, tenemos que el registro de la marca que se pretende nulificar fue concedido en vigencia de la Decisión 313, es decir, esta es la disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos. Mientras que la Resolución del INDECOPI que dispuso el procedimiento de inicio de una acción de nulidad se dio en vigencia de la Decisión 486.
Signos descriptivos. Como se tiene dicho, nos encontramos frente a un caso en el que la demandante sociedad ARKEMA FRANCE presentó oposición al registro de un signo sobre la base de su marca PLEXIGLAS (denominativa) y en la Resolución que niega el registro solicitado, la Oficina Nacional Competente consideró oportuno disponer que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI inicie, de oficio, una acción de nulidad contra el registro del signo opositor PLEXIGLAS (denominativa), por considerar que el signo es descriptivo.
La sociedad demandante manifiesta que el registro de sus marcas PLEXIGLAS (denominativas) en las Clases 1 y 17 fue concedido en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, momento en el cual su marca no era descriptiva. Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. Respecto a los signos descriptivos, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. El Tribunal sobre la base de la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995). Análisis de los signos descriptivos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en la actual Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El artículo 72 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era el que contenía la disposición que prohibía el registro de signos descriptivos, por su parte, el actual Régimen de Propiedad Industrial en su artículo 135 literal e) contiene la prohibición de registro de signos distintivos. Para tener más clara la situación, nuevamente se citan las normas indicadas.
“Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especial, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse (…)”.
“Artículo 35.- No podrán registrase como marcas los signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios (…)”.
De donde se puede apreciar que la prohibición de registrar signos descriptivos se encontraba en ambas normativas dentro de las causales de irregistrabilidad. El Tribunal ha señalado que “La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.
A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca HELADERÍA AMERICANA mixta). Sobre la base de lo expuesto en el punto 1 y en el presente punto, podemos concluir que, en el momento en el que se solicitó el registro del signo PLEXIGLAS (denominativo) (ahora objeto de una nulidad de oficio), la Oficina Nacional Competente tenía la obligación de realizar el examen de registrabilidad sobre la base de la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina y verificar si dicho signo cumplía con los requisito del artículo 71 de la mencionada Decisión. Asimismo, la Oficina Nacional Competente, también tenía la obligación de verificar si el signo PLEXIGLAS (denominativo) se encontraba incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión. Asimismo, el consultante deberá tener en cuenta que si bien, al momento de concederse el registro de la marca PLEXIGLAS (denominativa) posiblemente no era un signo descriptivo y que, con el transcurso del tiempo, se ha adquirido tal calidad, es así hoy, PLEXIGLAS es sinónimo de vidrio acrílico denominado técnicamente polimetilmetacrilato.
De la nulidad de oficio de un registro de marca: pertinencia de la acción. De la cancelación de oficio de un registro de marca. De la dilución de una marca. De la nulidad de oficio de un registro de marca. El artículo 172 de la Decisión 486, distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa, condicionando la declaración de la primera a la ocurrencia de las causales previstas en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la misma Decisión; y vinculando la segunda con los impedimentos de registro contemplados en el artículo 136 o cuando el registro se hubiere otorgado de mala fe.
Para ambos casos, la norma hace referencia a “cualquier persona” como titular de la acción correspondiente pero las diferencia en cuanto al término para interponerlas, toda vez que la dirigida a obtener la nulidad absoluta no tiene prescripción, en tanto que la encaminada a lograr la nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.
De donde se colige, que la nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. El Tribunal ha manifestado, dentro del Proceso 190-IP-2010, que: “De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria.
Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado (…). Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.
Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna.
Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas”.
(Proceso 190-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1907 de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros.
Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: “(…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. Por su parte, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable.
Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el análisis de nulidad de un registro, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para declarar la nulidad se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso. En este punto, debe quedar claro que la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, dispone: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión (…)”.
De esta manera, el juez consultante deberá determinar la pertinencia de la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 referente a la nulidad del registro del signo PLEXIGLAS (denominativo), tomando en cuenta que el registro fue concedido en vigencia de la Decisión 313; o, si es necesario usar otro tipo de figura jurídica como es el caso de la cancelación de un registro de marca por haberse tornado genérica, descriptiva o de uso común, que se analizará a continuación. Aplicación del artículo 169 de la Decisión 486.
Dentro del Capítulo V de la Decisión 486 referente a la cancelación de un registro nos encontramos con el artículo 169, que dispone un procedimiento de cancelación para marcas en casos específicos. Procedencia. De acuerdo al mencionado artículo, procede la cancelación de un registro o la limitación de su alcance en el caso de que su titular hubiese provocado o tolerado que la marca se convierta en: 1.
Un signo de uso común; o, 2. Un signo genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Si bien, el artículo interpretado prevé la cancelación en caso de que el signo se hubiese convertido de uso común o genérico, el Tribunal considera que, esta figura jurídica con el fin de salvaguardar el interés comunitario y en apego a las normas que rigen el derecho de marcas, se hace extensiva a aquellas marcas que se hubiesen convertido en descriptivas de uno o de varios productos o servicios para los cuales la marca estuviese registrada.
Dilución de la fuerza distintiva. Para que proceda la cancelación descrita en el párrafo precedente debe cumplirse el requisito esencial de que la marca al tornarse de uso común, genérica o descriptiva haya perdido su fuerza distintiva para distinguir los productos o servicios para los que estaba registrada o para distinguir su origen empresarial y de esta manera se vea afectado el público consumidor.
En este sentido, el riesgo de dilución de una marca es la posibilidad de que se produzca el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo tiene en el mercado. Este debilitamiento puede darse por diferentes causas, ya sea porque el uso de otros signos idénticos o similares cause dicho debilitamiento o porque el signo se haya convertido en genérico, de uso común o descriptivo.
En estos casos, nos encontramos frente a determinados productos que en algún momento fueron marcas y que gozaron de capacidad distintiva, pero que, con el transcurso del tiempo se han convertido en genéricas, de uso común o descriptivas y han sufrido una especie de vulgarización de tal manera que el público consumidor ya no reconoce su poder distintivo ni su origen empresarial.
Por lo tanto, como se tiene dicho, es necesario que se haya diluido la capacidad distintiva del signo que se pretende cancelar, en el caso de autos PLEXIGLAS (denominativo). Sujeto activo. Están legitimados para interponer la cancelación: La Oficina Nacional Competente; y, Cualquier persona. La norma comunitaria es clara en determinar que la cancelación la puede pedir cualquier persona y no necesariamente una persona con interés particular, esto se debe a que el fin último es precautelar el interés de los consumidores que podrían verse engañados adquiriendo productos o servicios que han dejado de ser distintivos en el mercado.
Requisitos. Para que ocurra lo indicado, deberán concurrir los hechos: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.
El juez consultante deberá verificar la existencia de los requisitos exigidos de una manera conjunta, es decir, deberán concurrir los tres requisitos al mismo tiempo. Por lo tanto, conforme con lo expresado, el juez consultante deberá analizar la situación del signo PLEXIGLAS (denominativo) registrado a favor de la sociedad ARKEMA FRANCE y determinar la figura jurídica que debe utilizar para dejar sin efecto el registro de un signo que podría haberse convertido en descriptivo.
Finalmente, el juez consultante deberá analizar que si bien PLEXIGLAS es una marca registrada, podría haberse convertido en una palabra de uso común, genérica o descriptiva de un producto, diluyéndose así la marca registrada. Debida motivación de las Resoluciones. El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que la demandante manifiesta que el INDECOPI no ha fundamentado debidamente la Resolución impuganda.
La resolución con la que se notifica a las partes la decisión tomada por la Autoridad Competente debe estar debidamente motivada, es decir, debe expresar las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 72 literal d) de la Decisión 313 y del artículo 135 literal d) de la Decisión 486, los signos conformados por expresiones descriptivas no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.
SEGUNDO: El artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. Será objeto de nulidad absoluta, el registro que haya sido concedido violando el artículo 135 de la Decisión 486.
De esta manera, el juez consultante deberá determinar la pertinencia de la nulidad del registro de la marca PLEXIGLAS (denominativa) o si es necesario usar otro tipo de figura jurídica como es el caso de la cancelación de un registro de marca de acuerdo con los parámetros del artículo 169 de la Decisión 486.
TERCERO: Dentro del Capítulo V de la Decisión 486 referente a la cancelación de un registro nos encontramos con el artículo 169, que dispone un procedimiento de cancelación para marcas en casos específicos. Es así, que el mencionado artículo, de oficio o a petición de parte, dispone la cancelación de un registro o la limitación de su alcance en el caso de que su titular hubiese provocado o tolerado que la marca se convierta en: 1.
Un signo de uso común; o, 2. Un signo genérico para identificar o designar (describir) uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Para que proceda la cancelación descrita en el párrafo precedente debe cumplirse el requisito esencial de que la marca al tornarse de uso común, genérica o descriptiva haya perdido su fuerza distintiva y de esta manera se vea afectado el público consumidor.
CUARTO: El riesgo de dilución de una marca es la posibilidad de que se produzca el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo tiene en el mercado. Este debilitamiento puede darse por diferentes causas, ya sea porque el uso de otros signos idénticos o similares cause dicho debilitamiento o porque el signo se haya convertido en genérico, de uso común o descriptivo.
QUINTO: La resolución con la que se notifica a las partes la decisión de la Autoridad Competente debe estar debidamente motivada, es decir, debe expresar las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 07748-2010-0-1801-JR-CA-13, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
Firman la presente Interpretación Prejudicial la señora Presidenta, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario. De esta manera no se consignará la firma del Magistrado cuyo impedimento ha sido aceptado.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO