[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 130-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “UNIVERSAL (mixta)”.
Expediente interno: 1241-2012-0-1801-JR-CA-10. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de noviembre del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 1241-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso a fin de solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Auto de 28 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante y apelante: Universal Protein Supplements Corporation D/B/A Universal Nutrition Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú Tercero interesado: Genaro Zea Oros 2. Hechos: 1. El 11 de agosto de 2009, Universal Protein Supplements Corporation D/B/A Universal Nutrition (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación UNIVERSAL (mixta) para distinguir: “Suplementos alimenticios minerales, en particular, suplementos alimenticios minerales dietéticos, suplementos minerales dietéticos, suplementos alimenticios minerales, suplementos alimenticios minerales herbales, mezclas para sustitutos de alimentos y bebidas de suplementos alimenticios minerales dietéticos, suplementos alimenticios minerales nutricionales, suplementos alimenticios minerales, suplementos alimenticios minerales nutricionales, mezclas para bebidas de suplementos alimenticios minerales nutricionales, suplementos alimenticios minerales vitamínicos, suplementos alimenticios vitamínicos minerales, barras sustitutas de alimentos” de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
El 12 de diciembre de 2009, Genaro Zea Oros (Perú) formuló oposición al registro del signo solicitado sobre la base de la marca UNIVERSAL (mixta) (Certificados 153491, 72964, 72541 y 158647), que distingue productos vinculados con los de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue su marca registrada con Certificado 72964. 3.
Mediante Resolución 1921-2010/CSD-INDECOPI de 6 de septiembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y, además, por las razones expuestas, denegó el registro solicitado. 4. El 1 de octubre de 2010, Universal Protein Supplements Corporation D/B/A Universal Nutrition interpuso recurso de apelación. 5.
Mediante Resolución 2548-2011/TPI-INDECOPI de 16 de noviembre de 2011, el Tribunal del Indecopi confirmó la Resolución 1921-2010/CSD-INDECOPI de 6 de septiembre de 2010 que denegó el registro solicitado. 6. El 24 de febrero de 2012, Universal Protein Supplements Corporation D/B/A Universal Nutrition presenta demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2548-2011/TPI-INDECOPI de 16 de noviembre de 2011. 7.
Mediante sentencia de 23 de mayo de 2013, el Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Justicia de Lima, declara infundada la demanda. 8. El 20 de junio de 2013, Universal Protein Supplements Corporation D/B/A Universal Nutrition presenta recurso de apelación. El 3 de septiembre de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 9.
El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 y del artículo 159 de la Decisión 486. Por tal razón, la misma deberá pronunciarse por: i. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase o vinculados, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. ii.
Cómo deben analizarse los acuerdos de coexistencia suscritos entre el titular de una marca y el solicitante a registro de un signo distintivo idéntico o semejante, bajo el amparo del artículo 159 de la Decisión 486. 3. Argumentos de la demanda: 10. La demandante Universal Protein Suplements Corporation D/B/A Universal Nutrition manifestó lo siguiente: - Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. - No existe conexión competitiva entre los productos a distinguir.
La marca registrada UNIVERSAL (mixta) distingue “gelatinas, mermeladas, compota, leche y productos lácteos” de la Case 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca registrada FARMACIA UNIVERSAL (mixta) distingue “productos químicos para la medicina, farmacéuticos, higiénicos dietéticos” de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca registrada FARMACIA UNIVERSAL DONDE ENCONTRARÁS LO QUE TU MÉDICO TE RECETA y logotipo distingue “productos químicos para la medicina, productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Mientras que el signo solicitado UNIVERSAL y logotipo pretende distinguir “suplementos alimenticios minerales, en particular, suplementos alimenticios minerales dietéticos, suplementos alimenticios minerales dietéticos, suplementos alimenticios minerales herbales, mezclas para sustitutos de alimentos y bebidas de suplementos alimenticios minerales dietéticos, suplementos alimenticios minerales nutricionales, mezclas para bebidas de suplementos alimenticios minerales nutricionales, suplementos alimenticios minerales vitamínicos, suplementos alimenticios vitamínicos minerales, barras sustitutas de alimentos” de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Contrariamente a lo determinado por el Indecopi, no existe vinculación entre los “productos lácteos” de la Clase 29 y los productos de la Clase 5 del signo solicitado. - La denominación UNIVERSAL es usual en la conformación de diversos signos, por lo que son los elementos gráficos y fonéticos adicionales en el signo solicitado los que serán suficientes para evitar que se genere riesgo de confusión. - Alega el acuerdo de coexistencia de marcas. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda 11. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera: - Defiende la legalidad de la Resolución 2548-2011/TPI-INDECOPI de 16 de noviembre de 2011. - Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. - Existe vinculación entre los “productos lácteos” de la Clase 29 y los “suplementos alimenticios” de la Clase 5 del signo solicitado, ya que se comercializan en los mismos establecimientos comerciales y están dirigidos al mismo público consumidor. - Dada la vinculación existente entre los productos y la identidad fonética entre ellos, su coexistencia es susceptible de causar riesgo de confusión. 12.
El tercero interesado Genaro Zea Oros manifestó lo siguiente: - Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. - Existe vinculación entre los “productos lácteos” de la Clase 29 y los “suplementos alimenticios” de la Clase 5 del signo solicitado, ya que se comercializan en los mismos establecimientos comerciales y están dirigidos al mismo público consumidor. - Sobre el acuerdo de coexistencia, la demandante tiene la obligación de cumplir con la cláusula que ordena que deberá desistirse del presente proceso. 5.
Argumentos de la sentencia de primera instancia: 13. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que existe similitud gráfica y fonética, así como conexión competitiva, entre el signo UNIVERSAL (mixto) (Universal Protein Supplements Corporation D/B/A Universal Nutrition) y la marca registrada UNIVERSAL (mixta) (Genaro Zea Oros), generando un riesgo de confusión y vulnerándose el interés general de los consumidores.
Por lo tanto, se encuentra en la causal de prohibición establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 6. Argumentos del recurso de apelación: 14. La demandante Universal Protein Suplements Corporation D/B/A Universal Nutrition reitera lo señalado en su demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 15. En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a)[1] y 159[2] de la Decisión 486. 16.
De oficio, se interpretará el artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486[3]. C. CUESTIONES EN DEBATE 1. Concepto de marca. Requisitos para registrar una marca. La distintividad. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 3.
Comparación entre signos mixtos 4. Conexión competitiva. 5. Marcas que distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 6. Acuerdos de coexistencia de marcas. 7. Signos conformados por palabras de uso común en clases conexas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DEBATE
1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD. 17. En el presente caso, la demandante Universal Protein Supplements Corporation D/B/A presenta recurso de apelación con la finalidad de anular la Resolución 2548-2011/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución 1821-2010/CSD-INDECOPI, por la que se denegó el registro del signo solicitado UNIVERSAL (mixto), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.
Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha señalado que: “La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. 19. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. 20.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca. 21.
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, además de que penetre en la mente de los consumidores o usuarios. 22.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. 23. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. 24.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. 25.
Resulta fundamental que todo signo goce de la distintividad para que sea susceptible de registro como marca. Ello lleva implícita la posibilidad de identificar productos o servicios unos de otros; haciendo de esa manera viable la diferenciación por parte del consumidor. Entonces, el signo es distintivo cuando por sí solo sirve para diferenciar un producto o un servicio. 26.
Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) Distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) Distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 27.
El literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental: la distintividad. 28. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo solicitado UNIVERSAL (mixto) de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.
2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA, E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. 29. En el presente caso, la demandante Universal Protein Supplements Corporation D/B/A presenta recurso de apelación con el fin de anular la Resolución 2548-2011/TPI-INDECOPI, por la que se denegó el registro del signo solicitado UNIVERSAL (mixto) de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre la base del riesgo de confusión con la marca registrada UNIVERSAL (mixta) de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 30.
Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial”. 31.
Al respecto, el Tribunal ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[4] 32.
Este órgano también ha enfatizado en sus pronunciamientos acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad con objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 33.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde al juzgador, quien ha de establecerla sobre la base de los principios y reglas establecidas a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 34. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión resulta necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 35. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.[5] 36.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 37.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión. De un lado, la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios.
De otro lado, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[6] 38. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[7] 39. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se pretende evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado “riesgo de asociación”; en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). 40.
Sobre el riesgo de asociación el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.
Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). 41. Se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 42.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[8] Reglas para realizar el cotejo de marcas. 43.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[9] 44. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas”. 45.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 46. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. 47.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que la marca sea fraccionada en sus partes componentes, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. 48. En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas.
Esto es, no cabe el análisis simultáneo debido a que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. 49.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.[10] 50. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si el signo solicitado UNIVERSAL (mixto) de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca registrada UNIVERSAL (mixta) de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza son o no similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 51. Se abordará el tema de la comparación entre signos mixtos, en vista de que el signo solicitado UNIVERSAL es mixto y la marca opositora UNIVERSAL también lo es. 52. Para ello se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP- 2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico”. 53.
El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.[11] 54.
Sobre el tema la jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002). 55.
De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). 56. La Corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: – Se debe analizar cada signo en su conjunto. Es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. – Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. – Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. – Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 57.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión” (Proceso 142-IP- 2013). 58. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.
4. CONEXIÓN COMPETITIVA 59. Se analizará el tema de la conexión competitiva debido a la discrepancia sobre su existencia entre las partes del proceso. Por un lado, el signo solicitado UNIVERSAL (mixto) pretende distinguir “suplementos alimenticios minerales” de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por otro lado, la marca registrada UNIVERSAL (mixta) distingue “gelatinas, mermeladas, compota, leche y productos lácteos” de la Case 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
La demandante afirma que no existe conexión competitiva entre los “productos lácteos” de la Clase 29 y los productos de la Clase 5 del signo solicitado. Por el contrario, tanto el Indecopi como el tercero interesado argumentan que sí existe vinculación entre los “productos lácteos” de la Clase 29 y los “suplementos alimenticios” de la Clase 5 del signo solicitado, puesto que se comercializan en los mismos establecimientos comerciales y están dirigidos al mismo público consumidor. 60.
Dentro del Proceso 88-IP-2013, el Tribunal ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. 61. El hecho que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 62.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[12] 63.
Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza: Esta regla tiene especial interés y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Existen lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles. En consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[13] 64.
El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases –el signo solicitado UNIVERSAL (mixto) a la Clase 5 y la marca registrada UNIVERSAL (mixta) a la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza-, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.
5. MARCAS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS DE LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 65. La demandante solicitó el registro del signo UNIVERSAL (mixto) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, concretamente “suplementos alimenticios minerales”. Dado que el mencionado signo ampara productos farmacéuticos resulta pertinente que se realice un examen más riguroso de su registrabilidad. 66.
En relación a este tema se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 4- IP-2011: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”. 67.
A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. 68. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se auto recetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. Se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco y, sin embargo, la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. 69.
El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas asociadas a productos farmacéuticos ha sido reiterado en varias sentencias. Así en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.
6. ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS 70. En su demanda, Universal Protein Suplements Corporation D/B/A Universal Nutrition alegó el “acuerdo de coexistencia de marcas”. Al respecto, el tercero interesado Genaro Zea Oros, manifestó que la demandante tiene la obligación de cumplir con la cláusula que ordena que deberá desistirse del presente proceso. 71.
Dentro del Proceso 37-IP-2013 de 25 de abril de 2013, este Tribunal desarrolla el tema de los acuerdos de coexistencia de marcas señalando lo siguiente: La coexistencia de derecho está prevista en el artículo 159 de la Decisión 486, que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios.
Pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios. Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso, para que pueda darse la coexistencia de marcas, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: i) La existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; ii) La existencia de un acuerdo entre las partes; iii) La adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; iv) La inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, v) El respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. 72.
El Tribunal ha expresado que los “acuerdos de coexistencia de marcas son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”[14]. 73.
El Tribunal también ha precisado que “la suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”.[15] 74. Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia de marcas es la forma en convencional de evitar la infracción a un derecho de marcas.
En este sentido, el artículo 136, literal f), establece: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) g) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”. 75.
Cuando el artículo trascrito se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, se debe entender que los acuerdos de coexistencia de marcas son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial. 76.
En el marco de del artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )”.[16] 77.
En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia de marcas, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”[17].
La autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y, en especial, al público consumidor; teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor. 78.
La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los acuerdos de coexistencia de marcas suscritos entre las partes y determinar, si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales. Es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el acuerdo no son objeto de producir riesgo de confusión en el público consumidor.
7. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS DE USO COMÚN EN CLASES CONEXAS 79. En el presente caso, tanto el signo solicitado UNIVERSAL (mixto) de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, como la marca registrada opositora UNIVERSAL (mixta) de la Case 29 de la Clasificación Internacional de Niza, presentan en su conformación la denominación UNIVERSAL.
El demandante alega que la denominación UNIVERSAL es usual en la conformación de diversos signos, por lo que son los elementos gráficos y fonéticos adicionales en el signo solicitado los que serán suficientes para evitar que se genere riesgo de confusión. 80. Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.
Cabe indicar que, en determinadas Clases, muchas palabras de uso común no se encuentran registradas. Dentro del Proceso 38-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) h) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 81.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 82. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras de uso común se deben excluir del cotejo de marcas[18]. 83. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo en otra. Los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 84.
El Juez Consultante deberá determinar si la palabra UNIVERSAL es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza- una vez establecida la posible conexión competitiva existente-, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común en clases conexas.
Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no son registrables los signos que en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
TERCERO: Al comparar marcas mixtas se determina que si en el signo mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
CUARTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite.
QUINTO: En el caso de signos referidos a productos farmacéuticos el análisis comparativo deberá ser más exigente, pues la naturaleza de tales productos frente al público al que van destinados pueden ocasionar daños a la salud por efectos de la confusión.
SEXTO: La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia de Marcas suscritos entre las partes y determinar, si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales. Es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir riesgo de confusión en el público consumidor.
SÉPTIMO: El Juez Consultante deberá determinar si la palabra UNIVERSAL es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza- una vez establecida la posible conexión competitiva existente-, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común en clases conexas.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 130-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) [2] Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.
Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas. [3] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…) g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [10] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos op. cit. pp. 242 - 246. [13] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008.
Marca: “CALVO” (mixta). [14] Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 1015 del 27 de noviembre del mismo año, caso “BSCH mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [15] Proceso 50-IP-2001. Sentencia de 31 de octubre de 2001, publicada en la G.O.A.C. 739 del 3 de diciembre de 2001, marca: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [16] Proceso 104-IP-2002.
Sentencia de 4 de diciembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “STARBUCKS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [17] Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [18] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.