[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 162-IP-2014 Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, del artículo 138 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134, literales a), b) y g), y 145 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2009-0120. Actor: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. Marca: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los catorce días del mes de enero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio No. 3234 de 10 de octubre de 2014, recibido en este Tribunal el 17 de octubre de 2014, procedente de la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 2009-00120.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de noviembre de 2014.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. iii.
DATOS RELEVANTES a.
HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., solicitó el 30 de octubre de 2007 el registro como marca del signo mixto LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS, para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.
Una vez publicado en el extracto de la Gaceta de Propiedad Industrial, no se formuló oposición al registro solicitado. 2. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 27222 de 30 de julio de 2008, resolvió denegar de oficio el registro solicitado. Se basó en la existencia y confusión con el lema comercial LA RECETA ORIGINAL, registrada bajo el certificado No. 222710 a nombre de la sociedad MADEIRA SERVICES LTD Y TIMBERLAND TRADING INC., para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 31581 de 28 de agosto de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación. 5.
La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 36270 de 29 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. Pero la razón que argumentó no fue la confusión con el lema comercial LA RECTA ORIGINAL, sino que no se reivindicaron los colores ante la existencia de un signo idéntico del mismo titular. 6.
La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. 7. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 42257 de 29 de octubre de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión impugnada. 8. La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nos. 36270 de 29 de septiembre de 2008 y 42257 de 29 de octubre de 2008, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 9.
La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.
FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Manifiesta, que la reivindicación de colores en una marca mixta se entiende realizada con la presentación de la imagen a color, ya que es la única formalidad establecida en el Régimen Comunitario de Propiedad Industrial. Así lo ha interpretado la Superintendencia en casos anteriores. 11.
Sostiene, que la solicitud de registro del signo mixto LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS, incluye la reivindicación de los colores por cuanto está compuesta por “elementos nominativos y gráficos, últimos estos que corresponden al tipo de letra aplicado a la parte nominativa, a la figura de tenedor, cuchara y cuchillo que forman letras TT en la expresión ‘Recetta’, el color rojo aplicado en la expresión ‘La Recetta’, y por último el color negro aplicado en la expresión ‘Soluciones Gastronómicas Integradas’, así como la disposición de cada elemento en el conjunto de la gráfica”.
Por lo tanto, la autoridad nacional viola el principio de complemento indispensable, al adicionar requisitos que no están contemplados en el ordenamiento jurídico comunitario. 12. Adiciona, que la solicitud de registro del signo mixto LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS, cumple con todos los requisitos de forma y de fondo.
C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 13. Indica, que para efectos de la publicación en la Gaceta Oficial, la solicitud de registro debe señalar expresamente los colores que pretenden reivindicarse dentro del conjunto de la marca, a efectos de que terceros puedan identificar que se trata de una marca en la que se pretende la reivindicación de colores, puesto que la publicación se realiza a blanco y negro.
Por lo tanto, no corresponde a la autoridad competente la carga de establecer cuál era la intención original del solicitante, a quien sí le corresponde señalar de manera clara y expresa las características del conjunto de la marca que desea proteger; y mucho menos se desconoció el principio de complemento indispensable. IV. Competencia del Tribunal. 14.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS. 15. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de la siguiente norma: literal b) del artículo 138 de la Decisión 486. 16.
Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literales a), b) y g), y 145 de la misma normativa. 17. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”;
(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. (…) Artículo 138 “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”;
(…) Artículo 145 “Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación”. (…)”. VI. Consideraciones. 18. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca.
Requisitos para el registro de las marcas. B. Requisitos para la solicitud de una marca mixta. Su relación con la publicación. La publicación defectuosa en relación con la reivindicación de colores. A. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. 19. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar el registro del signo mixto LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS.
Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 20. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “1. Requisitos para el registro de las marcas.
Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: - Diferencia los productos o servicios que se ofertan. - Es indicadora de la procedencia empresarial. - Indica la calidad del producto o servicio que identifica. - Concentra el goodwill del titular de la marca. - Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.
(Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). Respecto de la función publicitaria ha señalado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.
(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).[1] El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente (literal g) del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).
Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.
(Proceso 132-IP- 2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.
El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.
Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”). La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.
B. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE UNA MARCA MIXTA. SU RELACIÓN CON LA PUBLICACIÓN. LA PUBLICACIÓN DEFECTUOSA EN RELACIÓN CON LA REIVINDICACIÓN DE COLORES. 21. La demandante sostuvo que la reivindicación de colores en una marca mixta se entiende realizada con la presentación de la imagen a color, ya que es la única formalidad establecida en el régimen comunitario de propiedad industrial.
La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que para efectos de la publicación en la Gaceta Oficial, la solicitud de registro debe señalar expresamente los colores que pretenden reivindicarse dentro del conjunto de la marca, a efectos de que los terceros puedan saber que se trata de una marca en donde se reivindican colores, puesto que la publicación se realiza en blanco y negro. 22.
De conformidad con lo anterior, el Tribunal entrará a establecer la importancia que reviste la publicación de la solicitud de un registro de marcas, así como el efecto de la no publicación o una publicación defectuosa en relación con la reivindicación de colores. 23. Antes de abordar al tema propuesto, el Tribunal hará una breve referencia al concepto de marca mixta.
Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 20 de noviembre de 2013, expedida en el marco del proceso 191-IP-2013: “(…) El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[2], logotipos[3], íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005.
Marca: “GALLO (mixta)”). Lo primero que advierte el Tribunal es que el artículo 138[4] consagra los requisitos formales para la presentación de una solicitud de registro de marca. El literal b) de dicha norma contiene un requisito especial para las marcas mixtas o figurativas: “la reproducción de la marca”. 24. Lo anterior se debe conectar con las previsiones relativas a la publicación de la solicitud, ya que de esto depende la realización del principio de contradicción como pilar básico del debido proceso en la vía gubernativa. 25.
La publicación debe ser fidedigna, es decir, fiel a la solicitud, ya que de lo contrario el acto administrativo sería inválido. Sobre esto es pertinente reiterar lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el proceso 17-Ip- 2013: “El artículo 145 de la Decisión 486 prevé que una vez que la solicitud de registro cumpla con todos los requisitos formales establecidos en la normativa comunitaria, la oficina de registro de marcas deberá publicarla.
El artículo 146 de la misma normativa, siguiendo la secuencia del trámite administrativo de registro, plasma normativamente la gran importancia de la publicación: permitir que terceros con legítimo interés puedan presentar oposiciones y, en últimas, que puedan defender tanto sus derechos como los de la colectividad, cumpliendo ciertos requisitos.
Es importante dejar claro que el trámite de la publicación es esencial o angular para que la oficina competente pueda establecer si un signo es registrable como marca. Es decir, si el signo no incurre en causales absolutas de irregistrabilidad, o si no afecta derechos de terceros amparados mediante las causales relativas de irregistrabilidad.
El Tribunal determinó con claridad este asunto, informando además cómo debe hacerse la publicación para que surta efecto real en cuanto al procedimiento de registro: “Observado lo señalado, una vez cumplidos todos los requisitos para la presentación de una solicitud de marca, la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de ordenar la publicación de dicha solicitud o del extracto de dicha solicitud en la Gaceta Oficial, con el fin de que cualquier persona, provista de interés legítimo, pueda presentar observaciones al registro solicitado, las cuales deberán ser debidamente fundamentadas.
El Tribunal ha manifestado: “Que la publicación por consiguiente, no es constitutiva de derechos, sino es un llamado a eventuales terceros investidos de legítimo interés, sobre la existencia de esa solicitud de registro de un signo que reúne los requisitos previos y necesarios para el posterior y ya definitivo análisis por parte de la respectiva Oficina Nacional sobre su inscripción, para que dichos interesados hagan valer las reivindicaciones que a su juicio consideren válidas frente a ese signo presentado, en armonía con la disposición comunitaria imperante al momento de efectuar su oposición u observación, por cuanto, se aspira por quien lo solicita, y se cree tener por quien lo observa, el derecho exclusivo sobre la creación intelectual que subyace en el signo”.
(Proceso 31-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 291 de 3 de septiembre de 1997, marca DUNAS acompañada en forma explicativa de la partícula WAFER). Por lo tanto, la publicación de una solicitud o la publicación del extracto de una solicitud de marca, constituye el momento procesal a partir del cual, los terceros interesados pueden presentar oposiciones.
La debida fundamentación en la presentación de dichas oposiciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo al que quiere oponerse. De esta manera nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de éste que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos.
De lo expuesto se evidencia, que la publicación de la solicitud o la publicación del extracto de la solicitud del registro de marca, debe, necesariamente, obedecer, coincidir y contener con exactitud la solicitud de registro de marca solicitada, es decir, debe contener todas las características del signo que se pretende registrar. La Oficina Nacional Competente es la encargada de cuidar que los signos solicitados a registro se publiquen de la manera más fidedigna posible, teniendo en cuenta todos los elementos que hacen parte del signo, los elementos que se reivindican o los elementos explicativos.
Dicha Oficina no puede dejar pasar en la publicación correspondiente, elementos denominativos sin determinar el papel que juegan en su conjunto.” (Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 162-IP-2012). Del aparte transcrito se deducen los siguientes elementos para que se dé una publicación real y efectiva: 1.
La publicación debe coincidir totalmente con el signo solicitado para registro, es decir, no puede ser parcial o mutilada. Debe, por lo tanto, mostrarle al público de manera fidedigna cómo es el signo solicitado. 2. La oficina de registro de marcas debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado para registro, así como establecer el papel que juegan en el conjunto, diferenciando entre los que se reivindican y los que no (explicativos, accesorios, etc.).
Ahora bien, si no se realiza la publicación o no se realiza correctamente, de conformidad con lo ya expresado, y se expide un acto administrativo de registrabilidad, se estaría incurriendo en un vicio que afectaría evidentemente la validez de dicho acto; en otras palabras, el acto sería inválido. El Tribunal encuentra que esta es la interpretación que más se acomoda a la finalidad del régimen común de propiedad industrial y a la defensa de los terceros de buena fe”. 26.
La anterior providencia tiene una aplicación muy clara al tratarse de solicitudes de marcas donde se pretende reivindicar colores. En este caso no sólo basta con la reproducción a color de la marca, por lo siguiente: - Los tonos que dan las impresoras cambian; no es lo mismo la vista en pantalla que en la impresión, ya que no sólo tiene que ver la calidad de la máquina utilizada sino el tipo de papel que se usa. - La publicación en las respectivas gacetas oficiales por lo general es en blanco y negro. - La publicación vía electrónica puede variar de conformidad con la calidad de la pantalla, la resolución de la imagen, los pasos previos como la utilización de escáner, etc. 27.
La única manera para dar una descripción acertada del color es mediante la utilización de un sistema de identificación de colores. Hoy en día hay tres sistemas generalmente aceptados: sistema PANTONE[5], sistema RBG[6] y sistema RAL.[7] 28. De conformidad con todo lo anterior, el solicitante tiene las siguientes cargas en relación con una solicitud de dichas características: - Debe mencionar expresamente a la oficina de registro de marcas que pretende reivindicar colores.
Esto es muy importante porque la oficina competente no puede adivinar la intención del solicitante. - Además de lo anterior, el solicitante debe especificar detallada y claramente qué tipo de colores son los que pretende reivindicar, de conformidad con algún sistema de identificación de colores. 29. Si la oficina de registro publica una solicitud a blanco y negro sin especificar claramente la ubicación y el tono del color o colores a ser reivindicados, inevitablemente incurre en una publicación defectuosa con todos los efectos que esto conlleva, de conformidad con lo expresado anteriormente.
En este sentido, mediante señales pertinentes en la publicación la oficina debe informar claramente de esto a los terceros interesados para preservar el principio de contradicción en la vía gubernativa. 30. Los Países Miembros, bajo el principio del complemento indispensable[8], podrán adoptar un sistema de identificación de colores.
Pero si esto no sucede el solicitante deberá especificar el color indicando el código de conformidad con el sistema escogido. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Para que exista una publicación real y efectiva se debe cumplir lo siguiente: 1. La publicación debe coincidir totalmente con el signo solicitado para registro, es decir, no puede ser parcial o mutilada. Debe, por lo tanto, mostrarle al público de manera fidedigna cómo es el signo solicitado. 2. La oficina de registro de marcas debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado para registro, así como establecer el papel que juegan en el conjunto, diferenciando entre los que se reivindican y los que no (explicativos, accesorios, etc.).
Si no se realiza la publicación o no se realiza correctamente, de conformidad con lo ya expresado, y se expide un acto administrativo de registrabilidad, se estaría incurriendo en un vicio que afectaría evidentemente la validez de dicho acto; en otras palabras, el acto sería inválido. El Tribunal encuentra que esta es la interpretación que más se acomoda a la finalidad del régimen común de propiedad industrial y a la defensa de los terceros de buena fe.
En relación con solicitudes de marcas donde se pretenda reivindicar colores, no sólo basta con la reproducción a color del signo, por lo siguiente: - Los tonos que dan las impresoras cambian; no es lo mismo la vista en pantalla que en la impresión, ya que no sólo tiene que ver la calidad de la máquina utilizada sino el tipo de papel que se usa. - La publicación en las respectivas gacetas oficiales por lo general es en blanco y negro. - La publicación vía electrónica puede variar de conformidad con la calidad de la pantalla, la resolución de la imagen, los pasos previos como la utilización de escáner, etc.
La única manera para dar una descripción acertada del color es mediante la utilización de un sistema de identificación de colores. Hoy en día hay tres sistemas generalmente aceptados: sistema PANTONE[9], sistema RBG[10] y sistema RAL.[11] De conformidad con todo lo anterior, el solicitante tiene las siguientes cargas en relación con una solicitud de dichas características: - Debe mencionar expresamente a la oficina de registro de marcas que pretende reivindicar colores.
Esto es muy importante porque la oficina competente no puede adivinar la intención del solicitante. - Además de lo anterior, el solicitante debe especificar detallada y claramente qué tipo de colores son los que pretende reivindicar, de conformidad con algún sistema de identificación de colores. Si la oficina de registro publica una solicitud en blanco y negro sin especificar claramente la ubicación y el tono del color o colores a ser reivindicados, inevitablemente incurre en una publicación defectuosa con todos los efectos que esto conlleva, de conformidad con lo expresado anteriormente.
En este sentido, mediante señales pertinentes en la publicación la oficina debe informar claramente de esto a los terceros interesados para preservar el principio de contradicción en la vía gubernativa. Los Países Miembros, bajo el principio del complemento indispensable, podrán adoptar un sistema de identificación de colores. Pero si esto no sucede el solicitante deberá especificar el color indicando el código de conformidad con el sistema escogido.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00120, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 162-IP-2014 ----------------------- [1] Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.
Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. [2] “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.
OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. [3] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. [4] Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: a) el petitorio; b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; c) los poderes que fuesen necesarios; d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París. [5] Sobre este sistema se puede ver: http://www.pantone- espana.com/pages/pantone/index.aspx [6] Sobre este sistema se puede ver: http://librosweb.es/css/capitulo_3/colores.html [7] Sobre este sistema se puede ver: http://www.coloresral.es/ [8] Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: ‘Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros’”. [9] Sobre este sistema se puede ver: http://www.pantone- espana.com/pages/pantone/index.aspx [10] Sobre este sistema se puede ver: http://librosweb.es/css/capitulo_3/colores.html [11] Sobre este sistema se puede ver: http://www.coloresral.es/